(Старженецкий В. В.) («Арбитражная практика», N 3, 2001)
СПОРЫ О ДОМЕННЫХ ИМЕНАХ В РОССИЙСКОЙ СУДЕБНО — АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКЕ
В. В. СТАРЖЕНЕЦКИЙ
В. В. Старженецкий, консультант Сектора международного частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Президиум ВАС РФ рассмотрел протест заместителя Председателя ВАС РФ на решение первой инстанции, Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по делу корпорации «Истман Кодак компани» (США) к предпринимателю без образования юридического лица Грундулу А. В. Иск был заявлен о запрещении использовать товарный знак «Кодак», зарегистрированный на имя истца, в доменном имени (www. kodak. ru) страницы ответчика во Всемирной компьютерной сети Интернет. Суды нижестоящих инстанций отказали истцу в удовлетворении его исковых требований. Постановлением ВАС РФ N 1192/00 от 16 января 2001 года судебные акты нижестоящих инстанций были отменены, дело было направлено на новое рассмотрение.
В настоящее время практически каждая крупная российская и иностранная компания имеет свой сайт (несколько сайтов), как правило, под доменным именем(ами), сходным с фирменным именованием компании или с товарным знаком, под которым компания предлагает свои услуги, товары на рынке. С помощью доменного имени компании индивидуализируют себя и свои товары, услуги на интернет — рынке. Зарегистрировав доменное имя и разместив по этому адресу сайт, компания может упоминать его в рекламе, предоставлять информацию о товарах и услугах, предлагать их к продаже, выделять последующие подуровни доменного имени, распределять их, взимая за это плату и т. д. Таким образом, доменное имя фактически выполняет функции товарного знака или фирменного наименования и имеет зачастую серьезную коммерческую стоимость <*>. ——————————— <*> Эта точка зрения нашла подтверждение и в российской юридической доктрине. См., например, В. О. Калятин. «Интеллектуальная собственность (исключительные права)». М.: Из-во НОРМА, 2000. С. 377 — 392.
Российские и иностранные компании, осознав значение доменных имен в коммерческом обороте, требуют признания за ними исключительных прав использовать при ведении хозяйственной деятельности в доменных именах обозначения, сходные или тождественные с товарным знаком или фирменным наименованием. В данной статье речь пойдет об опыте, который был накоплен российской судебной практикой по спорам о доменных именах, и об основных проблемах, с которыми сталкивается арбитражная практика по данной категории дел. В российских арбитражных судах за последний 2000 год было рассмотрено несколько дел, связанных с использованием доменных имен в компьютерной сети Интернет. Таких дел по сравнению с общим количеством дел, рассмотренных судами в 2000 году, немного. Однако есть все основания считать, что число споров о доменных именах по мере все более активного использования всемирной компьютерной сети Интернет в коммерческих целях в России будет постоянно увеличиваться. Примечательно, что на данный момент истцами по спорам о доменных именах выступают чаще иностранные компании. Причина этому кроется в том, что фирменные наименования и товарные знаки, принадлежащие иностранным компаниям, имеют латинскую транскрипцию, которая в подавляющем большинстве случаев используется в сети Интернет для регистрации доменных имен. Возможно, что с решением технической задачи регистрации доменных имен с использованием кириллицы и распространением доменных имен в России, споров о доменных именах, по которым истцами выступают российские компании, станет существенно больше. При анализе состоявшихся судебных актов судов всех инстанций можно выделить следующие формирующиеся подходы при рассмотрении данной категории дел. Во-первых, спор о доменном имени может затрагивать 1) право на товарный знак; 2) право на фирменное наименование; 3) отношения, складывающиеся в сфере недобросовестной конкуренции. Во-вторых, арбитражные суды признают себя компетентными рассматривать споры о доменных именах, зарегистрированных в российской зоне Интернета «.ru». При оценке правоотношений, складывающихся по поводу использования доменных имен, российские арбитражные суды применяют международное право и право Российской Федерации. При толковании норм права суды принимают во внимание и рекомендации ведущих международных организаций, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности (например, Всемирной организации интеллектуальной собственности). В-третьих, арбитражные суды признают при наличии определенных условий, о которых речь пойдет ниже, использование доменного имени недобросовестным и запрещают такое использование. Среди проблем, которые в настоящее время существуют в судебной практике, можно выделить следующие: — выбор нормативной базы при рассмотрении такой категории дел, — вопрос о применимом праве и юрисдикции, другие вопросы международного частного права в сфере интеллектуальной собственности, — критерии для признания использования доменного имени недобросовестным, — доказательственная база при рассмотрении споров о правонарушениях в компьютерной сети Интернет, — ответственность уполномоченного органа по регистрации доменных имен, — вопросы исполнения судебных актов, вынесенных по спорам об использовании интеллектуальной собственности в сети Интернет. Теперь остановимся на основных подходах и проблемах при рассмотрении споров о доменных именах более подробно. Правоотношения, складывающиеся по поводу использования доменного имени в силу своей специфики, о которой говорилось с самого начала, являются комплексными: такие отношения могут одновременно затрагивать вопросы, связанные с защитой товарного знака, фирменного наименования, и недобросовестную конкуренцию. Если в доменном имени содержится обозначение, сходное или идентичное товарному знаку или фирменному наименованию, то использование такого имени или даже простая регистрация такого доменного имени может представлять собой нарушение исключительных прав обладателя товарного знака или фирменного наименования. Например, компания «Истман Кодак Компани» и ее дочерняя российская компания ООО «Кодак» обратились в арбитражные суды с исками к частному предпринимателю, использующему доменное имя «Kodak. ru», о прекращении нарушения как товарного знака «Kodak», так и фирменного наименования «Kodak». Исковые требования в обоих случаях были удовлетворены. Говорить о недобросовестной конкуренции при использовании доменного имени можно в тех случаях, когда лицо, зарегистрировав доменное имя, вводит участников экономических отношений в заблуждение, создавая опасность смешения в отношении предприятия, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурента, размещает на своей страничке в Интернете порочащую или уничижительную информацию о конкуренте. Такие действия также могут служить основанием для предъявления иска в арбитражный суд в соответствии с положениями российского законодательства об интеллектуальной собственности и антимонопольным законодательством. Учитывая всемирный характер компьютерной сети Интернет, при рассмотрении споров неизбежно встает множество вопросов, связанных с международным частным правом. Пока те споры, которые рассматривались в арбитражных судах, касались только использования доменных имен, зарегистрированных в России, в российской зоне Интернета «.ru». Ответчиками по данным спорам выступали российские лица, судебное решение исполнялось только в пределах территории Российской Федерации. Однако остается много пока еще не выясненных вопросов. Например. Может ли российский суд рассматривать спор по поводу доменного имени, зарегистрированного в США или другой стране мира? Право какой страны подлежит применению в этом случае? Где и как впоследствии будет исполняться решение, вынесенное по такому спору, и т. д.? При рассмотрении споров о доменных именах к защите прав на интеллектуальную собственность суды применяют право Российской Федерации. Применительно к фирменному наименованию — это Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 54, статья 138), применительно к товарному знаку — это Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Не исключена также защита на основании общих норм гражданского законодательства — статьи 6, статьи 10 Гражданского кодекса РФ. К сожалению, толкование российских норм, регулирующих отношения по использованию объектов интеллектуальной собственности, не может дать однозначного ответа на вопрос о том, является ли нарушением прав правообладателя регистрация и использование доменного имени, содержащего обозначение, сходное или идентичное товарному знаку или фирменному наименованию. Возможно двоякое толкование. Так, в случае с фирменным наименованием Гражданский кодекс определяет, что «лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное наименование… обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки». В п. 1 статьи 54 под фирменным наименованием понимается наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно — правовую форму. Таким образом, защитить свои права при использовании доменного имени, в котором содержится такое же обозначение, как фирменное наименование, но без указания на организационно — правовую форму юридического лица, представляется довольно проблематичным <*>. ——————————— <*> Данная проблема поднималась в судебной практике и в научных кругах. См. ниже спор о фирменном наименовании «Кодак», Д. Лазарев «Доменное имя как повод для судебного разбирательства»: Материалы к семинару «Проблемы защиты интеллектуальной собственности в Интернете», М., 2000.
Похожая проблема, связанная с формулировкой положений российских законов, возникает и на примере защиты товарного знака. Статья 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» устанавливает, что нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Возможно толкование данной статьи Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» таким образом, что под нарушением прав правообладателя понимается незаконное использование товарного знака только на товарах и услугах. Поскольку доменное имя не является ни товаром, ни услугой, оно не подлежит защите согласно статье 4. Такую точку зрения первоначально занимали суды по делу о доменном имени «kodak. ru» и некоторые российские юристы <3>. ——————————— <3> Например, Е. Н. Герцева. См. Законодательство N 11. 2000. «Проблемы квалификации недобросовестного использования доменных имен в Интернете». С. 52.
Однако данные проблемы могут быть разрешены на основании международно — правовых норм. По этому пути направил суды Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в своем Постановлении N 1192/00 от 16 января 2001 года. Дело в том, что согласно Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция), которая распространяется, в том числе, на товарные знаки, фирменные наименования и на пресечение недобросовестной конкуренции <*>, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента (статья 10 bis Парижской конвенции). Такой же подход к охране объектов промышленной собственности используется и в других международных соглашениях и национальных законодательствах зарубежных государств <**>. ——————————— <*> Согласно статье 1 п. 2 Парижской конвенции «объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания или наименования мест происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции». <**> См. подробнее: Старженецкий В. В. «Защита прав владельцев товарных знаков в Интернете», ж-л Арбитражная практика. N 2. 2001. С. 91 — 93.
С учетом международных норм следует признать, что регистрация доменного имени, содержащего обозначение, сходное или идентичное с товарным знаком или фирменным наименованием другого юридического лица, может вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. В этом случае действия владельца домена будут представлять собой нарушение исключительных прав правообладателя и, кроме того, будут являться актом недобросовестной конкуренции. Согласно российскому праву, как отмечено в Постановлении ВАС РФ N 1192/00, действия владельца домена могут быть квалифицированы как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Решив принципиальный вопрос о возможности защиты объектов промышленной собственности в случае их использования в доменном имени, возникает другая проблема — какие критерии для оценки действий лица, зарегистрировавшего и/или использующего доменное имя, использовать при рассмотрении споров о доменных именах, иными словами, в каких случаях такая регистрация и/или использование будут считаться нарушением, а в каких нет. Из приводимого ниже обзора судебных дел видно, что для признания нарушения прав правообладателя необходимы следующие условия. Во-первых, в доменном имени должно использоваться обозначение, сходное или идентичное товарному знаку или фирменному наименованию. Во-вторых, при этом создается опасность (возможность) смешения в отношении предприятия, продуктов или промышленной собственности или торговой деятельности конкурента. В-третьих, доменное имя используется его владельцем в коммерческих целях (в хозяйственном обороте). В-четвертых, владелец исключительных прав не давал разрешения на такое использование. В-пятых, владелец доменного имени не имеет никаких законных прав в отношении данного доменного имени. При наличии всех выше названных условий арбитражные суды признают использование доменного имени недобросовестным и констатируют нарушение прав на товарный знак и/или фирменное наименование <*>. ——————————— <*> Подобная практика арбитражных судов вполне соответствует рекомендациям Всемирной организации интеллектуальной собственности по поводу процесса доменных имен в Интернете, подготовленным в 1999 году. Final report of the WIPO Internet Domain Name Process. http://wipo2.wipo. int.
Можно предположить, что в дальнейшем наиболее сложными спорами, с точки зрения оценки действий владельца доменного имени арбитражными судами Российской Федерации, будут те дела, в которых и владелец доменного имени, и владелец исключительных прав будут обладать законными правами в отношении доменного имени. Например, предприниматель без образования юридического лица зарегистрировал в качестве доменного имени обозначение, идентичное своей фамилии. При этом такое обозначение сходно или идентично товарному знаку, принадлежащему иному субъекту экономической деятельности. Возможно, что такой спор следует разрешать с учетом того, кто первый зарегистрировал доменное имя. Следующей весьма актуальной проблемой остается проблема доказывания тех обстоятельств, на которые ссылаются стороны, если они имели место в сети Интернет. Какие именно доказательства необходимо представить суду для того, чтобы установить, например, факт введения в хозяйственный оборот однородных товаров под доменным именем <*>? Единообразного подхода в отношении данной проблемы еще не сформировалось. ——————————— <*> См.: И. Н. Лукьянова. «Использование документов и материалов, изготовленных посредством электронной связи, в качестве средств доказывания в арбитражном процессе Российской Федерации». Журнал «Государство и право». N 6. 2000.
С предыдущей связаны и другие также очень важные проблемы — проблема исполнения судебного акта и проблема ответственности лица, непосредственно осуществляющего регистрацию доменных имен в Интернете. Конечная задача судопроизводства может быть достигнута, только если судебный акт будет эффективно исполняться, в том числе и в принудительном порядке через службу судебных приставов. А это зависит от того, как будет сформулирована резолютивная часть судебного решения. Судебным решением можно просто запретить использование доменного имени, можно обязать лицо передать доменное имя владельцу исключительных прав, можно также возложить обязанность по аннулированию регистрации доменного имени на регистрирующий орган или обязать его провести перерегистрацию. В последнем случае регистрирующий орган должен быть участником процесса, так как согласно арбитражно — процессуальному законодательству принятие решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является основанием к его отмене. Пока проблем с исполнением вынесенных судебных актов не возникало. Возможно, что формулировки, найденные арбитражными судами, позволяют быстро и эффективно исполнить судебный акт и прекратить имеющиеся правонарушения. Проблема ответственности регистрирующего органа существует во многих юрисдикциях, и решается она по-разному. Судя по принятым судебным решениям, арбитражные суды РФ признают ответственность органа, производящего регистрацию доменных имен (например, в деле о доменном имени «quelle. ru»). Таким образом, несмотря на то, что подает заявку о регистрации и производит выбор доменного имени иное лицо, регистрирующий орган несет ответственность за «чистоту» регистрируемого им доменного имени. Означает ли это, что прежде чем провести регистрацию доменного имени, регистрирующий орган должен провести соответствующую юридическую экспертизу? С практической точки зрения это выглядит довольно проблематично.
Обзор дел о доменных именах, рассматривавшихся в арбитражных судах в 1999 — 2000 гг.
ДЕЛА О ДОМЕННОМ ИМЕНИ «KODAK. RU»
В арбитражных судах рассматривалось несколько дел в связи с доменным именем «Kodak. ru»: о незаконном использовании товарного знака «Kodak» и о незаконном использовании фирменного наименования «Kodak». А) Спор о товарном знаке. Корпорация «Истман Кодак Компани» (США) являлась владельцем товарных знаков в виде обозначения Kodak и комбинированного обозначения со словесным элементом «Kodak» в отношении классов товаров и услуг по международной классификации товаров и услуг, указанных в них. Российский предприниматель без образования юридического лица в 1998 году заключил с институтом договор о регистрации в Российской Федерации доменного имени своей страницы в сети Интернет в зоне RU в виде обозначения www. kodak. ru. Используя данную страницу, предприниматель предоставлял пользователям Интернета информацию о своей коммерческой деятельности по продаже товаров фирмы «Истман кодак компани», информацию о данных товарах и о своем магазине фототоваров и фотоуслуг. Фирма «Истман Кодак компани», полагая, что действия предпринимателя являются нарушением прав владельца товарного знака согласно статье 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», обратилась в арбитражный суд с требованием о защите своих гражданских прав от незаконного использования товарных знаков. Суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции, а также суд кассационной инстанции отказали владельцу товарного знака в защите его исключительных прав. Доводы судов сводились к следующему: 1) в Российской Федерации отсутствует законодательное регулирование отношений, связанных с наименованием доменов в сети Интернет и 2) доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подпадает под действие Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отменил вынесенные судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции Арбитражного суда г. Москвы. В Постановлении Высшего Арбитражного Суда отмечается, что выводы судов нижестоящих инстанций противоречат нормам Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Было отмечено, что отсутствие в Законе прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий предпринимателя правонарушением. Согласно статье 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента. Нижестоящими судами не исследовались вопросы о смешении доменного имени ответчика с товарным знаком истца, о возможности квалифицировать такие действия как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо как проявление недобросовестной конкуренции. В связи с этим состоявшиеся по делу судебные акты были признаны незаконными и необоснованными.
Б) Спор о фирменном наименовании. Российский предприниматель без образования юридического лица в 1998 году зарегистрировал в Российской Федерации доменное имя своей страницы в сети Интернет в виде обозначения www. kodak. ru. Используя данную страницу, предприниматель предоставлял пользователям Интернета информацию о своей коммерческой деятельности по продаже товаров и услуг под товарным знаком «Kodak», информацию о данных товарах и о своем магазине фототоваров и фотоуслуг. ООО «Кодак», полагая, что действия предпринимателя являются нарушением статьи 54 и 138 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратилась в арбитражный суд с иском о защите использования фирменного наименования. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции установили, что предприниматель использует в своем доменном имени «www. kodak. ru» составную часть фирменного наименования истца, которая является объектом исключительных прав истца, и получает возможность привлекать на свой сайт, в котором содержится информация о его магазине, потенциальных покупателей товаров фирмы «Кодак». Элемент «Kodak» в доменном имени «www. kodak. ru» сходен со средством индивидуализации фирменного наименования ООО «Кодак» по звуковому, графическому, а также смысловому признакам, он ассоциируется с известными объектами фотоиндустрии. Суды отметили, что обозначение «Кодак» является произвольной частью фирменного наименования истца, определенного Уставом ООО «Кодак», служит средством индивидуализации ООО «Кодак» среди прочих организаций, и, следовательно, оно может быть использовано только с согласия правообладателя. Оценив действия ответчика, суды признали нарушение ответчиком статей 54 и 138 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 10 Закона Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Судебным решением предприниматель был обязан прекратить незаконное использование доменного имени «www. kodak. ru», содержащее обозначение «кодак», средство индивидуализации фирменного наименования истца ООО «Кодак».
ДЕЛО О ДОМЕННОМ ИМЕНИ «MOSFILM. RU»
Физическое лицо подало заявку на регистрацию и получило доменное имя «mosfilm. ru». Впоследствии киноконцерн «Мосфильм» получил предложение выкупить данное доменное имя. Киноконцерн «Мосфильм» обратился в арбитражный суд с иском к НО «РосНИИРОС», который произвел регистрацию доменного имени, о запрете использования фирменного наименования. Арбитражный суд г. Москвы установил, что слово «Мосфильм» в латинской транскрипции введено в качестве сокращенного наименования фабрики по производству художественных фильмов в г. Москве, что слово «Мосфильм» используется в качестве фирменного наименования и товарного знака Киноконцерна «Мосфильм». Арбитражный суд своим решением со ссылкой на статью 54 ГК РФ запретил НО «РосНИИРОС» использовать и регистрировать имена доменов, содержащих в себе фирменное наименование Киноконцерна «Мосфильм».
ДЕЛО О ДОМЕННОМ ИМЕНИ «QUELLE. RU»
Немецкая фирма «Квелле Акциенгезельшафт» являлась владельцем товарного знака «quelle», который был надлежащим образом зарегистрирован и имел международную защиту, в том числе и на территории РФ. В 1999 году немецкая фирма обнаружила, что обозначение, идентичное товарному знаку «quelle», используется в доменном имени «quelle. ru», что под данным доменным именем расположена страница с изображением титульного листа всемирно известного каталога «Quelle» и товарного знака «quelle». В связи с данным фактом немецкая фирма обратилась с иском в арбитражный суд к российскому юридическому лицу, являвшемуся владельцем доменного имени «quelle. ru», о прекращении незаконного использования товарного знака. Арбитражный суд г. Москвы оценил действия ответчика с точки зрения статьи 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Суд пришел к выводу о том, что в данном случае имеется «иное введение в хозяйственный оборот» товарного знака истца путем регистрации на имя ответчика доменного имени «quelle. ru». Суд запретил российскому ООО использовать товарный знак «quelle» в Интернете, обязал ООО провести мероприятия по передаче прав на домен «quelle. ru» немецкой фирме и опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации немецкой фирмы.
