(Гаврилов Э. П.) («Патенты и лицензии», 2012, N 12)
ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ НА ПРИМЕНЕНИЕ
Э. П. ГАВРИЛОВ
Гаврилов Э. П., доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Москва, sirill@mail. ru), полагает, что прежде, чем вводить понятие «изобретение на применение», следует определить, имеет ли цель любого изобретения правовое значение и должна ли новизна изобретения определяться применительно к отдельной отрасли техники или к технике в целом <1>. ——————————— <1> Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».
Ключевые слова: изобретение на применение, цель изобретения, задача, решаемая изобретением.
Invention concerning new use of aknown product or process
Gavrilov E. P., doctor of legal sciences, professor of civil law department of National research university Higher school of economics (Moscow, sirill@mail. ru), supposes that before the enactment of a notion of invention for a new use of a known product or process, should be determined questions, whether the purpose of any invention has legal significance and whether the novelty of invention to be determined in relation to a single branch of technology or to the whole field of technology.
Key words: invention for new use, purpose of the invention, task solved by invention.
Я с большим интересом слежу за дискуссией, касающейся охраны российским патентным правом изобретений на применение <2>. Конечно, следует учитывать и проект изменений в ГК РФ <3>, который предусматривает новую редакцию первого абзаца п. 1 ст. 1350: «В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению». Кроме того, проект предполагает включить новую дополнительную норму в ст. 1358 ГК РФ. ——————————— <2> Скорняков Э. П. Еще раз о формуле изобретения на применение // Патентный поверенный. 2012. N 2. С. 25. См. также указанную в статье литературу; Шолин Ю. А. Изобретение на применение // Патенты и лицензии. 2007. N 9. С. 28 и др. <3> ГК РФ с изменениями, предусмотренными проектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». М.: Проспект, 2012. Этот проект (N 47538-6) во втором чтении обнародован на сайте Госдумы РФ в сентябре 2012 г.
Ныне действующая ст. 1358 ГК РФ «Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец» гласит: «2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец». Проект предполагает дополнить это положение следующей нормой: «4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с его назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению». Эти две новеллы и будут означать, что в российском патентном законодательстве появится изобретение на применение — изобретение, относящееся к известному продукту или способу, которое применяется по новому назначению. Очевидно, что такое изобретение, кроме новизны, должно обладать изобретательским уровнем («изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники» — второй абзац п. 2 ст. 1350 ГК РФ) и быть промышленно применимым. Дискуссия, развернувшаяся вокруг изобретений на применение, касается двух вопросов: целесообразно ли вообще охранять такие изобретения, и при положительном ответе на первый вопрос как именно их следует охранять и строить формулу таких изобретений. Чтобы ответить на эти вопросы, надо быть специалистом не только в сфере патентных прав, но и в области патентоведения. Патентоведение как самостоятельная научная дисциплина определяет, какие именно объекты признаются изобретениями и как строятся их формулы. Как и многие другие специалисты, я полагаю, что патентовед должен обладать познаниями в области техники. Не обладая такими познаниями, я не буду отвечать ни на первый, ни на второй поставленные вопросы, ибо, как сказал И. А. Крылов: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать — пирожник!». Тем не менее хочу высказать по обоим этим вопросам свои соображения. Критики моей статьи могут здесь вспомнить афоризм Козьмы Пруткова: «Не зная законов языка ирокезского, можешь ли делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?». Отвечаю: патентоведение (в нем я не специалист) и патентное право (его я профессионально изучаю) тесно между собой связаны. Хотя патентоведение имеет свои собственные цели и задачи (логическое построение формулы, поиск аналогов и т. п.), тем не менее оно подчинено патентному праву, обслуживает патентное право. Основная цель и задача патентоведения — определение сферы действия права на изобретение, определение того, на какие случаи распространяется исключительное право на изобретение и когда именно оно считается нарушенным. Вот почему я полагаю, что вправе высказываться по данным вопросам. В проходящей ныне дискуссии об изобретениях на применение меня очень смущает почти полное игнорирование истории этого вопроса: каждый высказывает свое собственное мнение, выдавая его за новое, без учета ранее высказывавшихся соображений. А такие соображения высказывались, причем как в России, так и за рубежом. Остановлюсь лишь на том, что по этому предмету говорилось в России. Ведь без учета этих мнений мы окажемся Иванами, родства не помнящими. В понятие «Россия» теперь мы, конечно, включаем СССР и царскую Россию. Исторический экскурс, касающийся изобретений на применение, значительно облегчается после следующей подсказки: ранее, причем в течение длительного времени, изобретения на применение именовались изобретениями, касающимися переноса, или даже просто — перенос. Об изобретениях на перенос писал еще А. А. Пиленко <4>. Как известно, эта работа была впервые опубликована относительно недавно (всего 110 лет тому назад, в 1902 г.), но в ней имеются ссылки на предшествующие судебные решения и литературу Германии, Франции и США. Ссылаясь на немецкую литературу и судебную практику, А. А. Пиленко приходит к выводу, что перенос в некоторых особых случаях может быть патентоспособным (с. 278 — 279). Вместе с тем его общий вывод состоит в том, что патент на изобретение может содержать указание только на один способ использования изобретения. Тем не менее выдача патента закрепляет за изобретателем даже те способы использования изобретения, до которых он не додумался (с. 436). ——————————— <4> Пиленко А. А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 278 — 281, 433 — 436.
Довольно подробно изобретения, касающиеся переноса, были проанализированы Н. А. Райгородским <5>. Под переносом он понимал предложение применять в какой-либо области техники (или отрасли промышленности) устройство или процесс, уже до этого предложения находившие свое применение или описанные в литературе как возможные для применения в другой области техники (с. 66). ——————————— <5> Райгородский Н. А. Изобретательское право в СССР. М.: Госюриздат, 1949. С. 66 — 70.
Перенос в соответствии с практикой Комитета по изобретениям (1928 г.) должен давать новый эффект (с. 67), существенную новизну мероприятия (с. 70). Проблема переноса, отмечал автор, представляет собой частный случай более общей проблемы о правовом значении цели изобретения (с. 69). Наконец, этот автор подчеркивал, что согласно зарубежной практике патентоспособный перенос появляется, когда запатентованное изобретение применяется в другой отрасли промышленности, для другой цели и когда вследствие этого выдача нового патента не затрагивает интересы прежнего патентообладателя (с. 70). Очень интересные соображения, касающиеся изобретений на применение, можно найти в работах В. А. Дозорцева <6>. По его мнению, «цель изобретения, выраженная в его формуле, не имеет правового значения» (с. 105), но «в формуле изобретения на применение цель имеет правовое значение» (с. 115). ——————————— <6> Дозорцев В. А. Охрана изобретений в СССР. М.: ЦНИИПИ, 1967. С. 105 — 115.
В советский период изобретение на применение исследовал и Н. М. Зенкин <7>. В этих работах, относящихся к сфере патентного права, была выявлена основная проблема изобретений на применение, которую можно сформулировать так: «Имеет ли правовое значение цель изобретения?». ——————————— <7> Зенкин Н. М. Изобретение на «применение» в изобретательском и патентном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: МГУ, 1973.
В патентных документах (описание, формула, резюме) цель изобретения может найти отражение, причем по-разному. В некоторых странах (и в России в отдельные периоды ее истории) она отражается (отражалась) в формуле изобретения: «Стул, состоящий из сидения, четырех ножек и спинки, отличающийся тем, что для того, чтобы спина меньше уставала, сидение выполнено вогнутым». Цель изобретения может быть выражена не в формуле, а в описании изобретения или в реферате. Она может быть выражена в самом названии изобретения: «стул» (то, на чем сидят), «нож» (то, чем режут) и т. п. Полагаю, что само название «стул» означает устройство для сидения человека, а не устройство для сидения слона или кошки. Я пришел к выводу, что в действующем российском законодательстве общее правило гласит: цель изобретения, даже если она включена в формулу изобретения, не является самостоятельным правовым признаком (элементом). Иными словами, цель не учитывается при решении вопросов о том, использовано ли изобретение, или, что одно и то же, нарушены ли исключительные права на изобретение. Даже если цель изобретения выражена (в описании, названии, формуле) узко, изобретение должно распространяться на любые цели, для достижения которых оно может быть использовано. При таком подходе нет места изобретениям на применение. Таким образом, изобретение по ГК РФ есть техническое решение, которое может быть применено для любой цели, по любому назначению. Ситуация, однако, осложняется, если понятие «техника» начинает делиться на отдельные, самостоятельные, независимые друг от друга сегменты, которые обычно именуются отраслями техники. При этом в каждой отрасли техники есть свои собственные технические решения (читай — изобретения), обладающие новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, причем каждый из этих признаков определяется только в пределах соответствующей отрасли техники. Вот при таком подходе, и только при таком подходе, и появляются изобретения на применение в случае, если изобретатель «заглянет через забор на соседний участок», позаимствует техническое решение, уже существующее в другой отрасли техники, попытается применить его на своем участке и обнаружит, что при таком «новом» применении это изобретение является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Таким образом, решая вопрос о том, должны ли существовать в российском патентном праве изобретения на применение, следует предварительно ответить на несколько принципиальных, можно даже сказать философских вопросов. Первый вопрос. Должна ли новизна изобретения определяться по отношению ко всем областям техники или лишь по отношению к той области техники, к которой относится заявленное изобретение? Отвечая на этот вопрос на основе нашего права, не будем спешить. С одной стороны, изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники, а уровень техники включает любые общедоступные в мире сведения (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). С другой стороны, изобретение признается использованным, если продукт содержит, а в способе использованы признаки, эквивалентные тем, которые приведены в независимом пункте формулы изобретения или ставшие известными в качестве таковых в данной области техники (п. 3 ст. 1358 ГК). Кроме того, при определении изобретательского уровня используется фигура специалиста: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники» (второй абзац п. 2 ст. 1350 ГК РФ). В литературе отмечается, что под специалистом здесь следует понимать специалиста в определенной области техники <8> либо лицо, квалификация которого соответствует среднему уровню в данной области техники <9>. ——————————— <8> Таково мнение, в частности, В. И. Еременко (в кн.: Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 407 — 408; о специалисте в данной области техники упоминает и проект изменений ГК РФ (п. 2 ст. 1390, во втором чтении)). <9> Городов О. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 327.
Полагаю, что на первый поставленный вопрос может быть дан только один ответ, касающийся изобретений во всех областях техники. Второй вопрос. Имеет ли правовое значение для определения сферы действия исключительного права на запатентованное изобретение цель изобретения? Понятие «цель изобретения» может быть выражено по-разному, например как назначение изобретения (см., например, п. п. 10.7.3, 10.8.1.3 Административного регламента по изобретениям <10>), «область применения изобретения» (п. 10.7.4) или «область техники, к которой относится изобретение» (п. 10.10). ——————————— <10> Патенты и лицензии. 2009. N 8. С. 17.
Полагаю, что действующее российское законодательство дает отрицательный ответ на этот вопрос: цель изобретения не имеет правового значения для определения сферы действия исключительного патентного права. Именно поэтому из определения изобретения (а классическое его определение — «техническое решение задачи») было исключено слово «задача». В результате этого получился ребус: становится непонятным, что именно решает изобретение. Логика подсказывает, что глагол «решать» требует прямого дополнения: что именно решается? Решаться может конкретная задача, проблема, вопрос. Решение без указания предмета решения не имеет смысла. Поэтому и в предшествующем советском законодательстве, и в научной литературе постоянно указывалось на то, что изобретение представляет собой решение какой-либо задачи. Нынешнее определение изобретения, которое является беспредметным (безобъектным), не поддается логическому толкованию. Тем не менее я предполагаю, что такое определение появилось не случайно: задача (проблема), решаемая изобретением, всегда конкретна. Поэтому указание на конкретную задачу всегда ограничивает сферу действия исключительного патентного права и может привести к тому, что цель изобретения может стать юридически значимой. Однако иногда оказывается, что техническое решение конкретной задачи может быть использовано и для решения других задач, в более широкой сфере. В этой связи приходится либо признать, что изобретением является техническое решение, в частности, указанной конкретной задачи, причем решение любых других задач также подпадает под действие исключительного патентного права, возникающего на изобретение, либо признать, что изобретение представляет собой решение только указанной задачи, причем решение других сходных, эквивалентных задач также подпадает под действие исключительного патентного права, а вот решение иных задач выходит за его пределы. В первом случае цель изобретения не имеет правового значения, а потому изобретениям на применение нет места, а во втором случае могут появляться изобретения на применение. Во втором случае цель изобретения получает правовое значение, она ограничивает действие исключительных патентных прав. Участники современной дискуссии о введении изобретений на применение, которая проходит в основном на страницах журналов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» и «Патентный поверенный», к сожалению, из-за деревьев не видят леса. Они предлагают ввести изобретения на применение без решения общей, единой, принципиальной проблемы: имеет ли цель изобретения правовое значение? Эклектический ответ, который проникнет в российское патентное право в случае принятия проекта изменений в ГК РФ, состоит в следующем: «Цель изобретения не имеет значения для определения сферы его правовой охраны, кроме случаев изобретений на «применение», где эта цель приобретает правовое значение». Этот ответ никого не устраивает: сфера действия исключительного патентного права становится неопределенной. Если будет избран общий подход, состоящий в том, что цель изобретения имеет правовое значение для определения сферы действия исключительного патентного права (а только при таком подходе могут иметь место изобретения на применение), то надо будет решить, причем так же принципиально и общим образом, ряд дополнительных вопросов. К их числу относится вопрос о двойном патентовании. «Двойное патентование» — очень широкое понятие. Мы рассмотрим только одно его конкретное проявление: может ли владелец патента на изобретение, относящееся к продукту или способу, через некоторое время после получения патента претендовать на выдачу ему другого патента, касающегося применения этого продукта или способа по новому назначению? В случае принятия проекта изменений в ГК РФ на этот вопрос придется ответить утвердительно. Тем самым мы допустим увеличение срока патентной монополии, что, по моему мнению, будет несправедливым. Полагаю, что в этом случае следовало бы установить, что срок действия патента на применение не может превышать предельного срока действия основного патента. Вообще, проблемы, касающиеся изобретений на применение, тесно связаны с вопросами зависимых изобретений и дополнительных патентов, которые в последнее время в нашей литературе оказались вне поля зрения. Наконец, следовало бы рассмотреть вопрос: не являются ли изобретения на применение непатентоспособными в связи с тем, что они являются решениями, заключающимися только в представлении новой информации об уже известных продуктах или способах (подпункт 6 п. 5 ст. 1350 ГК РФ)? В заключение хочу сказать: в замечательном фильме «Иван Васильевич меняет профессию» царь Иван Грозный (артист Ю. Яковлев) произносит знаменитую фразу: «Требую продолжения банкета!». А автор настоящей статьи (юрист Э. Гаврилов) требует продолжить дискуссию об изобретениях на применение! От редакции. Редакция поддерживает предложение Эдуарда Петровича и приглашает читателей принять участие в дискуссии по охране патентным правом изобретений на применение.
Список литературы
1. Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 2. Дозорцев В. А. Охрана изобретений в СССР. М.: ЦНИИПИ, 1967. 3. Зенкин Н. М. Изобретение на «применение» в изобретательском и патентном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: МГУ, 1973. 4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. 5. Райгородский Н. А. Изобретательское право в СССР. М.: Госюриздат, 1949. 6. Пиленко А. А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. 7. Скорняков Э. П. Еще раз о формуле изобретения на применение // Патентный поверенный. 2012. N 2. 8. Шолин Ю. А. Изобретение на применение // Патенты и лицензии. 2007. N 9.
