(Гаврилов Э. П.) («Патенты и лицензии», 2005, N 12)
НОВИЗНА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Э. П. ГАВРИЛОВ
Э. П. Гаврилов, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института международной торговли и права, доктор юридических наук.
Новизна изобретения — первый признак патентоспособного изобретения. Отсутствие новизны подтверждается конкретными источниками, в отличие от изобретательского уровня, наличие которого может опровергаться без ссылок на какие-либо источники информации. Это обстоятельство приводит к тому, что новизна становится наиболее важным объективным требованием к патентоспособному изобретению.
Изобретения и патентоспособные изобретения
В первом абзаце п. 1 ст. 4 Патентного закона (далее — Закон) указывается: «В качестве изобретения охраняется техническое решение. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». Из этой нормы Закона следует, что правовая охрана может быть предоставлена изобретению только тогда, когда ему присущи три перечисленных признака. Такие изобретения называют еще патентоспособными или охраноспособными. Но если следовать формальной логике, то нельзя не признать, что Закон называет изобретениями и такие технические решения, у которых отсутствуют некоторые или даже все из перечисленных признаков. Не будем, однако, так строго оценивать формулировку Закона. Отметим, что Закон фактически оперирует только понятием патентоспособного изобретения, ставя знак равенства между понятиями «изобретение» и «патентоспособное изобретение». Таким образом, не новое техническое решение не является изобретением. Этой терминологии мы и будем придерживаться в дальнейшем.
Новизна изобретения — общий принцип
Новизна изобретения — сложное правовое понятие. Оно состоит из общего принципа и нескольких исключений из него. Вначале рассмотрим общий принцип определения новизны изобретения так сказать «в чистоте», без учета исключений. В соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 4 Закона «изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники». В свою очередь, уровень техники определяется как любые общедоступные сведения (абзац четвертый п. 1 ст. 4 Закона). Таким образом, новизна изобретения — это его неизвестность, выявляющаяся при сравнении изобретения с общедоступными сведениями. Термин «уровень техники» является неудачным, поскольку речь идет не об уровне техники, а об уровне сведений, знаний, информации. На это уже обращалось внимание в литературе <*>. ——————————— <*> Корчагин А. Д. и др. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. М.: Компания Димитрейд График групп, 2004. С. 17 (прим. 6 к ст. 4).
Под термином «техника» в понятии «уровень техники» (как и в определении изобретения как «технического решения») следует понимать его широкое значение: техника — это все то, что человек ставит между собой и природой для того, чтобы подчинить природу, заставить ее служить человеку <*>. ——————————— <*> См. также: Ревинский О. В. Что считать техническим решением при оценке изобретений и полезных моделей? // Патенты и лицензии. 2004. N 6. С. 12.
В уровень техники включаются любые общедоступные (общеизвестные) сведения При этом термины «общедоступный» и «общеизвестный» представляются нам синонимами: предпринятая в литературе <*> попытка выявить разное значение этих определений неубедительна. Сведения относятся к числу общедоступных (общеизвестных), если любые лица могут с ними ознакомиться, то есть имеют принципиальную возможность такого ознакомления. При этом не имеет значения, где, в каком месте они стали общедоступны — в России или за рубежом. Закон говорит об общедоступности этих сведений в мире, то есть о мировой новизне. ——————————— <*> Корчагин А. Д. и др. Указ. соч. С. 17 (прим. 6 к ст. 4).
Если сведения представляют собой литературные произведения, то язык, на котором они выражены, не имеет значения для квалификации их как общедоступных. Если за доступ к сведениям необходимо внести определенную плату и ее может внести любое лицо, то такие сведения также считаются общедоступными <*>. ——————————— <*> См.: Бутенко Л. В. Общедоступность — понятие определенное? // Патенты и лицензии. 2002. N 1. С. 12.
При установлении новизны изобретения уровень техники оценивается на определенную дату. Это дата, которая непосредственно предшествует дате приоритета изобретения. Сама дата приоритета (употребляются также термины «приоритет заявки» и «приоритет заявленного изобретения»), как известно, определяется в основном датой поступления заявки в Роспатент или — при испрашивании конвенционного приоритета — датой поступления заявки в иностранное патентное ведомство. Впрочем, ст. 19 Закона предусматривает и другие случаи установления приоритета изобретения. Отметим, что в ст. 19 Закона во всех этих случаях говорится о датах подачи заявки. Эта формулировка может вводить в заблуждение, так как ее можно понимать как дату направления заявки. На самом деле дата подачи — это дата поступления заявки в Роспатент или в иностранное патентное ведомство. Дата приоритета изобретения состоит из указания на год, месяц и число месяца. Часы и минуты определенного дня при установлении даты приоритета не учитываются. Дата приоритета определяется по местному времени подачи заявки в Роспатент — по московскому времени, за рубежом — по времени, действующему для соответствующего зарубежного патентного ведомства. Итак, уровень техники для определения новизны изобретения берется на дату «приоритет минус один день». Все, что стало общедоступным на саму дату приоритета или позже, не имеет никакого значения при определении того, является ли изобретение новым. Это особенно важно помнить, потому что экспертиза, публикация заявки и выдача самого патента происходят много месяцев (а иногда — несколько лет) спустя после даты приоритета изобретения. Поэтому во многих случаях патентуемое изобретение морально устаревает, оно не является уже прогрессивным, представляет собой вчерашний день уровня техники. Получение патента в этих случаях имеет смысл не для последующего внедрения изобретения, а для создания препятствий на пути конкурентов. Из сформулированного выше правила, которое гласит, что уровень техники определяется на дату «приоритет минус один день», вытекает и то, что две заявки с одной и той же датой приоритета не могут быть противопоставлены друг другу. Но на этот случай предусмотрены особые нормы, содержащиеся в п. 7 ст. 19 Закона. Их суть сводится к следующему. В случае поступления в Роспатент двух или большего числа заявок на изобретения с одинаковыми датами приоритета каждая из них порочит новизну других таких заявок. Однако на основе этих заявок может быть получен только один патент на изобретение. Владелец этого патента указывается самими заявителями первоначальных заявок, а авторами патентуемого изобретения автоматически становятся все авторы, которые были указаны в первоначальных заявках. Если заявители в течение 12 месяцев со дня получения ими соответствующего уведомления Роспатента не укажут, на чье имя должен быть выдан патент, то все заявки признаются отозванными. Эти нормы, содержащиеся в п. 7 ст. 19 Закона, должны применяться с соответствующими изменениями и к тем случаям, когда уже после выдачи патентов будет обнаружено, что они относятся к одинаковым изобретениям, имеющим одну и ту же дату приоритета. К сожалению, в Законе и во многих других случаях нормы материального права увязаны с процедурой экспертизы заявок, что принципиально неверно, поскольку их приходится применять по аналогии к тем ситуациям, когда патент уже выдан и действует. В этом отношении Закон требует значительных корректировок. Следует ответить на вопрос о том, на какую дату те или иные сведения считаются включенными в уровень техники, то есть становятся общедоступными. Из нормы, содержащейся в абзаце четвертом п. 1 ст. 4 Закона, очевидно, что это та дата, с которой указанные сведения фактически стали общедоступными. Однако в п. 22.3(2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее — Правила) <*> содержатся несколько иные указания: ——————————— <*> Патенты и лицензии. 2003. N 11. С. 27.
«Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, являются: — для опубликованных патентных документов — указанная на них дата опубликования; — для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР — указанная на них дата подписания в печать; — для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий — дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления — последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом…» Содержащиеся в Правилах указания, касающиеся определения тех дат, с которых указанные источники информации должны признаваться общедоступными, можно рассматривать как конкретизацию общей нормы, содержащейся в Законе. И все же следует выяснить, как соотносятся эти нормы Правил с общей нормой Закона: отменяют или лишь разъясняют эту общую норму? Как должен реагировать эксперт, Палата по патентным спорам или суд, если заявитель, патентовладелец или иное заинтересованное лицо будут пытаться доказать, что определенные сведения стали общеизвестными не на указанную дату опубликования, а раньше или, наоборот, позже? Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу случай, который относится к смежной с патентным правом сфере авторского права. Как известно, 27 мая 1973 г. СССР стал участником Всемирной конвенции об авторском праве и начал охранять авторским правом произведения иностранных граждан большого числа стран — членов Конвенции, если они были впервые опубликованы 27 мая 1973 г. или позже этой даты. В свою очередь, в зарубежных странах — членах Конвенции стали охраняться (в том числе в США) советские произведения, опубликованные начиная с 27 мая 1973 г. Что касается ранее опубликованных советских произведений, то они за рубежом так и остались неохраняемыми. Одна книга была подписана в печать в апреле 1973 г. Американцы посчитали ее неохраняемой и стали использовать бесплатно уже после 27 мая 1973 г. Но когда Всесоюзное агентство по авторским правам, действуя в интересах авторов книги, направило использовавшей ее американской организации справку о том, что данная книга появилась в открытом доступе в Библиотеке им В. И. Ленина лишь в июне 1973 г. (то есть позже 26 мая 1973 г.), то авторам было выплачено вознаграждение. Этот пример показывает, что в авторском праве решающее значение имеет та дата, с которой произведение стало фактически общедоступным. Другой аналог. Конституционный Суд Российской Федерации при рассмотрении вопроса о дате публикации нормативного акта также пришел к выводу о необходимости учитывать не формальную дату публикации, а фактическую дату, с которой нормативный акт стал общедоступен. В этой связи я уверен, что такой же подход следует применять и при оценке дат, перечисленных в п. 22.3(2) Правил: эти даты определяют включение источника информации в уровень техники, если не будет доказано, что этот источник информации был фактически включен в уровень техники в другую дату <*>. Таким образом, общее правило о сведениях, включенных в уровень техники, таково: сведения порочат новизну заявленного изобретения с той даты, когда они были включены в уровень техники, то есть стали общедоступными. ——————————— <*> Иное мнение, высказанное на основе ранее действовавшего законодательства, см.: Дозорцев В. А. Охрана изобретений в СССР. М.: ЦНИИПИ, 1967. С. 17.
Исключения из общего принципа определения новизны изобретения
Из общего принципа включения источника информации в уровень техники с той даты, когда он стал общеизвестным, имеется несколько исключений: некоторые источники информации включаются в уровень техники по истечении определенного срока после того, как они стали общедоступными, другие — ранее той даты, когда они стали общедоступными. Всего таких исключений четыре. 1. Опубликованные заявки других заявителей считаются включенными в уровень техники с даты их приоритета (абзац пятый п. 1 ст. 4 Закона). 2. Опубликованные сведения о заявке того же заявителя, которые на дату публикации были отозваны или признаны отозванными, включаются в уровень техники по истечении 12 месяцев с даты публикации такой заявки (вторая фраза абзаца второго п. 6 ст. 21 Закона). 3. Запатентованные в России изобретения и полезные модели включаются в уровень техники с даты их приоритета (абзац пятый п. 1 ст. 4 Закона). 4. Опубликованная информация о позднее заявленном изобретении включается в уровень техники по истечении шести месяцев с даты ее опубликования (абзац седьмой п. 1 ст. 4 Закона).
Опубликованные заявки других заявителей
Эти заявки включаются в уровень техники с даты их приоритета при одновременном наличии следующих условий <*>. ——————————— <*> В п. 19.5.3 Правил говорится о «соблюдении совокупности следующих условий». Полагаю, это выражение не очень удачно
Заявка должна быть подана в Роспатент. К ней приравниваются также международные заявки, в которых в качестве государства, где заявитель желает получить патент, указана Россия, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки. Заявка должна быть подана другим лицом, то есть другим заявителем. Заявка должна быть опубликована, а точнее, должна стать доступной для ознакомления (в соответствии с п. 6 ст. 21 или частью второй ст. 25 Закона), а международная заявка должна быть опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке. При наличии всех этих трех условий такая заявка считается включенной в уровень техники при определении новизны заявленного изобретения не с даты публикации заявки, а с даты ее приоритета. Если бы такая заявка включалась в уровень техники с даты ее публикации, то такое правило подпадало бы под общий принцип определения уровня техники. Представляется уместным дать некоторые комментарии к изложенному выше особому правилу включения опубликованных заявок других заявителей в уровень техники. Прежде всего отметим, что противопоставляемая заявка включает формулу изобретения (или полезной модели}, описание и чертежи. Все ли эти части заявки порочат новизну изобретения с даты приоритета заявки? В абзаце пятом п. 19.5.2(2) Правил указывается, что в данном случае новизна определяется по сравнению с описанием и формулой более ранней заявки. А как насчет чертежей и иных материалов, если они приложены к заявке? По нашему мнению, эти части заявки тоже могут противопоставляться. Налицо неточность, содержащаяся в Правилах. Порочащая новизну изобретения обнародованная заявка должна на дату обнародования оставаться заявкой, то есть притязанием на получение патента на изобретение или полезную модель. Если же на дату публикации сведений о такой заявке она является отозванной или признана отозванной, то материалы такой заявки не раскрываются и не могут порочить новизну других изобретений. Эта норма вытекает из оговорки, содержащейся в первой фразе абзаца второго п. 6 ст. 21 Закона <*>. ——————————— <*> Строго говоря, отозванная или признанная отозванной заявка уже как заявка не существует, и поэтому она не должна публиковаться. В этой связи указание на 12-месячный срок, содержащееся в абзаце первом п. 6 ст. 21 Закона, выглядит не очень обоснованным. Оговорку, содержащуюся в первой фразе этого абзаца, следовало бы изложить так: «за исключением случаев, когда такая заявка была отозвана или признана отозванной, либо на ее основании состоялась регистрация изобретения».
Порочат новизну с даты приоритета опубликованные заявки других заявителей. Таким образом, заявки того же заявителя не порочат новизну его последующих, более поздних заявок. Следовательно, если заявитель последующей заявки является заявителем предшествующей заявки или его правопреемником, то такая предшествующая заявка не порочит новизну. Полагаю, что определенный заявитель и лицо, которому уступлено право на заявку (то есть его правопреемник), это один и тот же заявитель. Иное мнение содержится в Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели (далее — Рекомендации) <*> (абзац пятый п. 1.5.3.1), где рассматриваются две возможные ситуации: ——————————— <*> Патенты и лицензии. 2004. N 7. С. 29.
более поздняя заявка подана заявителем, который был первоначально заявителем более ранней заявки, но затем, до опубликования заявки, передал права на нее другому лицу; изначально заявители более ранней и более поздней заявки не совпадали, но затем один из заявителей уступил права на получение патента другому, первоначальному заявителю. Рекомендации говорят о том, что в первом случае первая заявка порочит новизну с даты приоритета, а во втором — «более ранняя заявка исключается из уровня техники». С этим мнением трудно согласиться. Кроме того, неясно, с какого момента должно вступать в силу это противопоставление или исключение из уровня техники — с даты приоритета или с даты передачи прав по заявке? Но если заявители (созаявители) последующей и предшествующих заявок не совпадают или их составы не полностью совпадают, то предшествующая заявка порочит новизну более поздней заявки. Норма о том, что новизну изобретения с даты приоритета порочат заявки только других заявителей, представляется не совсем обоснованной. В Комментарии <*> эта норма объяснена так: ——————————— <*> Корчагин А. Д. и др. Указ. соч. С. 18 (прим. 8 к ст. 4).
«Это является своеобразной льготой для заявителя более ранней заявки, позволяющей ему подать новую заявку на изобретение, раскрытое в более ранней заявке, без испрашивания приоритета на основании пунктов 4 или 5 статьи 19. Такому заявителю его собственная более ранняя заявка не будет противопоставлена, тогда как для заявки другого лица на идентичное изобретение она была бы включена в уровень техники». Однако такое объяснение представляется неудовлетворительным, поскольку оно не дает ответа на следующие вопросы. Почему заявитель более поздней заявки не воспользовался льготой по приоритету по п. 4 и 5 ст. 19 Закона, если он имел на это право? Надо ли предоставлять ему в этих условиях какую-то дополнительную льготу по новизне? Сфера применения норм, содержащихся в п. 4 и 5 ст. 19 Закона, является ограниченной. Дополнительная льгота по новизне позволяет обойти установленные в Законе ограничения. В связи с вышеизложенным было бы целесообразно исключить из абзаца пятого п. 1 ст. 4 Закона слова «другими лицами». Завершая рассмотрение этого особого случая, обратимся к норме, содержащейся в абзаце втором п. 19.5.2(5) Правил. Здесь устанавливается, что если эксперт обнаружит более раннюю заявку другого заявителя, которая в случае ее опубликования в будущем будет порочить новизну более поздней заявки, то заявителю этой последней заявки сообщается, что он, заявитель, может либо внести изменения в формулу изобретения с тем, чтобы более ранняя заявка другого заявителя в случае ее публикации не порочила бы новизну изобретения, либо ходатайствовать об отложении рассмотрения его заявки. Вполне понятно, что внесение заявителем изменений в формулу своего изобретения — это всегда сокращение формулы, отказ от каких-либо притязаний. Очень жаль, что Правила не определяют дальнейших последствий принятия заявителем более поздней заявки того или иного решения. Предположим, заявитель отказался от отдельных пунктов формулы изобретения, а после этого заявка с более ранним приоритетом была отозвана или признана отозванной. Должен ли эксперт сообщить об этом заявителю и может ли заявитель восстановить исключенные им притязания? Что будет, если по второй заявке выдан патент, а первая заявка была опубликована только после этого? Очевидно, что патент должен быть признан недействительным, однако только с даты публикации заявки. А это значит, что в течение некоторого срока патент действовал. Все это должно быть прописано в нормативных актах. Не лучше ли ввести норму о том, что в ситуации, рассматриваемой в абзаце втором п. 19.5.2(5) Правил, Роспатент обязан отложить рассмотрение второй заявки и в ускоренном порядке рассмотреть первую заявку?
Опубликованные сведения о заявке того же заявителя
Если на дату публикации сведений о заявке сама заявка отозвана или признана отозванной, то никакие ее материалы не раскрываются. Но сами-то сведения о заявке, в частности формула изобретения, опубликованы. Эти сведения с даты публикации включаются в уровень техники, то есть порочат новизну всех заявок, которые будут иметь приоритет на дату, следующую за датой публикации, или на более позднюю дату. А вот для заявителя этой опубликованной заявки будет применяться льгота по новизне: для этого заявителя (и для его правопреемников) эти сведения будут считаться включенными в уровень техники только по истечении 12 месяцев с даты опубликования. Как отмечалось выше, эта льгота по новизне представляется не вполне обоснованной в связи с наличием норм, содержащихся в п. 4 и 5 ст. 19 Закона.
Запатентованные в России изобретения и полезные модели
Запатентованные в России изобретения и полезные модели — это прежде всего охранные документы (патенты), зарегистрированные Роспатентом в соответствующих государственных реестрах Российской Федерации и выданные на руки заявителям (п. 1 ст. 26 Закона), а также изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (абзац первый п. 19.5.2(3) Правил). Они включаются в уровень техники с даты их приоритета, а не фактической публикации. Эти документы порочат новизну изобретения, независимо от того, является ли их заявителем (владельцем) другое лицо, либо то же самое лицо, которое является заявителем (владельцем) изобретения, новизна которого проверяется в ходе экспертизы или устанавливается после выдачи патента. Само понятие «запатентованное изобретение» или «запатентованная полезная модель» включает не только формулу, содержащуюся в патенте, но и другие сведения, в частности описание и чертежи. Поэтому имеющееся в Законе указание на то, что при установлении новизны в уровень техники включаются запатентованные в России изобретения и полезные модели с даты их приоритетов, можно понимать как включение в уровень техники всех частей запатентованных изобретений и полезных моделей, то есть и формулы, и описания, и чертежей. Однако подзаконный нормативный акт толкует эту норму Закона ограничительно: «Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента» — п. 19.5.2(3) Правил. Не будем анализировать здесь вопрос о том, насколько такое ограничительное толкование правомерно и можно ли было его включать в данный подзаконный акт — Правила. Отметим лишь, что отрицательные последствия такого ограничительного толкования (если они имеются) в значительной степени нивелируются тем, что и после того, как изобретения считаются запатентованными, в уровень техники остаются включенными с даты приоритета заявки, на основе которой они были выданы, и на эти заявки по-прежнему могут даваться ссылки.
Льгота по новизне на основе абзаца седьмого п. 1 ст. 4 Закона
Эта норма Закона относится к следующему случаю. Сведения об изобретении стали общедоступными и включены в уровень техники. В принципе новизна такого изобретения уже опорочена, отсутствует. Тем не менее если в течение шести месяцев с даты раскрытия этих сведений будет подана заявка на изобретение и заявитель укажет, что стали общедоступными те сведения, которые относятся к его изобретению, что именно он, заявитель, является автором этого технического решения или получил права на подачу заявки от этого автора (по договору или в рамках трудовых отношений), то данные сведения не должны учитываться при определении патентоспособности этого заявленного изобретения. Заявитель может указать на это обстоятельство как в первоначальных материалах заявки, так и в ответе на возражение экспертизы. Датой истечения указанного шестимесячного срока является дата подачи заявки (дата ее поступления в Роспатент). В этой связи совершенно очевидно, что это — не дата конвенционного приоритета (п. 2 ст. 19 Закона). Определенные сложности могут возникать при доказывании факта, что опубликованная информация относится именно к тому техническому решению, которое описано в заявке. В Законе отмечается, что «обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе» (вторая фраза абзаца седьмого п. 1 ст. 4 Закона). В Комментарии <*> эта норма поясняется следующим образом: эта норма «освобождает федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в процессе экспертизы заявки от проведения какого-либо анализа выявленных общедоступных источников, препятствующих выдаче патента, с точки зрения того, осуществлена ли их публикация самим автором или заявителем, либо, если публикация осуществлена другими лицами, — то получена ли опубликованная ими информация от автора или заявителя». ——————————— <*> Корчагин А. Д. и др. Указ. соч. С. 22 (прим. 13 к ст. 4).
Давая оценку этому пояснению, прежде всего отметим, что вопрос заключается не в том, кем осуществлена эта публикация и от кого получен опубликованный материал. Вопрос ставится иначе: кто является автором опубликованного технического решения — тот автор, который указан в заявке, или же иное лицо. Указанная льгота должна применяться, если заявитель сможет доказать, что было опубликовано его изобретение. Как видно из процитированного выше отрывка из Комментария, на этот вопрос дается такой ответ: Роспатент не должен в процессе экспертизы требовать от заявителя каких-либо доказательств, относящихся к данному общедоступному источнику. Роспатент должен исключить этот источник из уровня техники, если заявитель просто заявит: «То, что раскрыто, — это мое изобретение, это я придумал». Что касается истинности или ложного характера такого заявления, то это, очевидно, должно устанавливаться в Палате по патентным спорам, а затем — в суде. Рассматриваемая льгота может быть применена и в том случае, если опубликованная информация, раскрывающая существо заявляемого технического решения, появилась против воли заявителя (например, в результате неправомерного использования коммерческой тайны). В литературе однако было высказано мнение о том, что данная льгота по новизне распространяется только на те случаи когда раскрытие информации было добросовестным. Это мнение не основано на Законе. Рассматриваемая льгота не может быть применена, если будет доказано, что раскрыто изобретение, автором которого является не заявитель, а другое лицо. Это правило относится и к тем ситуациям, когда имеет место несколько случаев раскрытия изобретения.
