УСТУПКА ПРАВ ИЗ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА В ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ США
Я. А. ГАЕВА
Гаева Яна Анатольевна, консультант Центра международного правового образования Питтсбургского университета.
В статье представлен обзор прецедентной практики судов США в делах об уступке прав из лицензионного договора. Область разрешенной уступки патентной лицензии, исходя из принципа исчерпания патентных прав, в настоящее время ограничена сферой отношений, привлекающих исключительные лицензии. Правило исчерпания патентных прав применяется и к случаям продажи продуктов, произведенных лицензиатом в рамках предоставленной ему лицензии.
What is authorized is not always an easy question to answer <1>.
——————————— <1> Не всегда просто говорить о том, что разрешено (англ.) (Harmon R. L., Homan S. A., McMahon C. M. Patents and the Federal Circuite. Tenth Edition 2012. Arlington, VA, Bloomberg, BNA Books, A Division of Bureau of National Affairs. 2011. P. 627).
В юридической литературе США продолжается широкая дискуссия об уступке прав из лицензионного договора. В качестве исходного общего правила, закрепленного в известном судебном решении по делу Troy Iron & Nail Factory v. Corning, рассматривается положение о том, что соглашения, предоставляющие лицензию на запатентованное изобретение, создают личные обязательства, не подлежащие уступке, если иное прямо не предусмотрено соглашением сторон <2>. Поскольку уступка прав из лицензионного договора в США на уровне федерального законодательства прямо не регулируется, общие положения об уступке прав из лицензионного договора были выработаны на уровне судебной практики: ——————————— <2> См.: Lipscomb E. Lipscomb’s Walker on Patents. Bainbridge, 1984. Vol. 6. P. 106.
— права из лицензионного договора не подлежат уступке, если иное прямо не предусмотрено соглашением сторон (Troy Iron & Nail Factory v. Corning (1853); Hapgood v. Hewitt (1886); PPG Industries, Inc v. Guardian Industries Corp. (1979) <3>); ——————————— <3> PPG Industries, Inc. v. Guardian Industries Corp., 597 F.2d 1090, 1979.
— права из лицензионного договора в отношении патента не могут быть уступлены без согласия патентообладателя (Schlesinger v. Regenstreif (1954)); — права в отношении патента, которые принадлежат лицензиату в силу обстоятельств (предполагаемая лицензия) являются неуступаемыми (Potter Instrument Co. v. United States (1979)); — фидуциарные права из лицензионного договора не подлежат уступке (Oziagcilar v. Davis (1983)); — в случаях, когда условия лицензии ограничивают предоставление сублицензии, не является нарушением лицензии производство изобретений для последующей продажи исключительными дистрибьюторами под их собственными торговыми марками (Lisle Corp. v. Edvards (1985)). В то же время Верховный суд штата Калифорния упоминал о «современной тенденции, приветствующей передачу прав из лицензионных договоров» (в которых отсутствует специальная оговорка о передаваемости прав), еще в 1950-х гг. <4>. До этого судебная практика пришла к выводу о том, что право на передачу лицензии может вытекать из обстоятельств, в которых лицензия была выдана <5>, что патентообладатель может, если требуется, выразить согласие на уступку, если она была изначально запрещена по условиям лицензии <6> (выражение согласия на ранее запрещенную уступку дает разрешение на все последующие уступки <7>), и что право лицензиата может перейти к другому лицу в порядке правопреемства <8>. Передача прав из лицензионного договора в отношении патента может быть признана недействительной, если не было получено согласия патентообладателя на уступку <9>. ——————————— <4> См.: Farmland Irrig. Co. v. Dopplmaier, 48 Cal 2d 208, 1956 Cal App. <5> См.: Lane & Bodley Co. v. Locke, 150 US 193, 1893. <6> См.: Hammond v. Mason & Hamlin Organ Co., 92 US 724, 1876. <7> См.: Browers v. Lake Superior Contracting & Dredging Co., 149 F 983, 1906. <8> См.: Lightner v. Boston & Albany Railroad Co., 15 F. Cas. 514, 1869. <9> См.: Sprague v. Rust Market Chemical Corp., 320 Mass 668, 1947; Schrank v. Sterling Products Co., 33 Cal App 2d 107, 1939.
Уступаемые лицензии могут передаваться только полностью, поскольку иное прямо не предусмотрено и не требуется в связи с множественностью лиц в обязательстве <10>. Письменной формы не требуется <11>. ——————————— <10> См.: Lipscomb’s Walker on Patents. P. 112. <11> Ibid. P. 114.
Обзор судебной практики по делам об уступке лицензии 1997 г. предлагает следующее решение: «…патентообладателю должно быть предоставлено право свободно распоряжаться патентом, как только он предоставлен. Результатом должно стать закрепление общего положения о договоре, разрешающего свободную уступку лицензии. Однако до сих пор суды предпочитают обращаться к данной категории дел с точки зрения исследования приоритета федерального права. Современное право признает, что в случае, если федеральное законодательство не имеет приоритета над местным законодательством, регулирующим уступку лицензии, суд может рассмотреть вопрос о том, следует ли применять общее правило. С точки зрения теории общее правило поощряет такое поведение сторон, как если бы препятствий для эффективного исполнения договора не существовало. Общее правило о свободной уступке лицензии, таким образом, способствует укреплению прав как патентообладателя, так и лицензиата, и в целом укрепляет благосостояние» <12>. ——————————— <12> Wilson D. A. Patent license assignment: preemption, gap filling, and default rules // HeinOnline — 77 Boston University Law Review, 1997. P. 910 (перев. авт.).
В настоящее время свободная уступка лицензии обсуждается в американской литературе в связи с решением по делу Rembrandt Data Techs., LP v. AOL, LLC <13>. ——————————— <13> Rembrandt Data Techs, LP v. AOL, LLC, 641 F.3d 1331, Fed. Cir., 2011.
Исчерпание патентных прав в результате продажи рассматривается судом как основание для признания приоритета прав ответчиков над иском цессионария. В решении по делу Rembrandt Data Techs упоминается о безусловном ограничении уступки в отношении лицензионного договора, права по которому являются неисключительными. Дополнение 2012 г. к комментарию судебных решений апелляционного суда Федерального округа поддерживает довод, выраженный в исковом заявлении истца: если лицензионное соглашение не предусматривает обратного, по общему правилу законодательство не признает никаких прав на уступку неисключительной лицензии и любые последующие уступки <14>. ——————————— <14> См.: Homan S. A., McMahon C. M. Patents and the Federal Circuite. Tenth Edition 2012 Supplement. Arlington, VA, Bloomberg BNA. 2012. P. 75.
Исчерпание патентных прав
Концепция исчерпания патентных прав в результате продажи (patent exhaustion) рассматривается в традиционном смысле. Фундаментальный принцип патентного права закреплен в решении United States v. Univis Lens Co. <15>: первое правомерное приобретение запатентованного продукта исчерпывает патентное право в отношении этого продукта. Приобретатель запатентованного изобретения имеет право его использовать и сохранять в рабочем состоянии для использования по назначению без вмешательства патентообладателя, исходя из презумпции добросовестного приобретения. Добросовестный приобретатель запатентованного продукта вправе самостоятельно перепродавать его дальше <16>. В соответствии с решением по делу Univis Lens последующие продажи находятся за пределами контроля патентообладателя <17>. ——————————— <15> United States v. Univis Lens Co., 316 U. S. 241, 1942. <16> См.: Harmon R. L., Homan S. A., McMahon C. M. Op. cit. P. 626. <17> Из решения по делу Univis Lens: «Провозглашаемый принцип патентного права — содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на определенный срок за авторами и изобретателями исключительные права на их сочинения и открытия, использование которых будет обеспечивать вознаграждение… Полнота исключительного права выражается в правомочиях патентообладателя «создавать, использовать и передавать право на изобретение или открытие». Патентообладатель может передать свое исключительное право полностью, путем уступки патента, или в части, путем передачи права на вещь, в которой воплощено запатентованное изобретение. Его исключительное право сохраняется постольку, поскольку ему принадлежит запатентованная вещь. Продажа исчерпывает исключительное право, запатентованное изобретение выходит из области контроля патентообладателя. Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539, 549 — 50; Adams v. Burke, 17 Wall. 453; Hobbie v. Jennison, 149 U. S. 355. Следовательно, патентообладатель не может определять цену, по которой проданное им изобретение будет продаваться в дальнейшем, не имеет права на иск о нарушении патента, а также, в соответствии с Законом Шермана (если не применяется акт Миллера — Тай-динга), об удержании цен его покупателями. Bauer & Cie v. ODonnell, 229 U. S. 1; Boston Store v. American Graphophone Co., 246 U. S. 8; Straus v. Victor Talking Machine Co., 243 U. S. 490; Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 390 U. S. 436, 456 — 57 и другие цитированные решения». — Перев. авт.
Этот важный принцип применяется и к случаям продажи продуктов, произведенных лицензиатом, в рамках предоставленной ему лицензии <18>. Производитель-лицензиат прямо наделен правом производить и продавать продукт третьим лицам, даже если их деятельность является нарушением патента <19>. В комментарии к делу Intel Corp. указывается, что лицензия, предоставленная патентообладателем (Intel) лицензиату (HP), являлась основанием производства, осуществляемого ответчиком. В решении по делу суд установил, что продажа запатентованного продукта лицензиатом не рассматривается в качестве сублицензии, запрещенной договором. ——————————— <18> См.: Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech. Inc., 995 F.2d, 1566, 1993. <19> См.: Zennith Elec. Corp. v. PDI Comm. Sys. Inc., 522 F.3d 1348, 2008.
Продажа запатентованного продукта эксклюзивному дистрибьютору лицензиатом по исключительной лицензии без права сублицензирования не была признана нарушением патента в деле Unidisco Inc. v. Schatter <20>, где патентообладатель предъявил иск о нарушении патента к дистрибьютору, заявляя, что в нарушение лицензионного договора продажа представляет собой договор сублицензии <21>. ——————————— <20> Unidisco Inc. v. Schatter, 824 F.2d, 965, 1987. <21> См.: Harmon R. L., Homan S. A., McMahon C. M. Op. cit. P. 627.
Сказанное относится к предоставлению исключительной лицензии. Прецедент Univis Lens не предлагает сужения принципа исчерпания патентных прав, прямо не ограничивается упоминанием исключительной лицензии. Ограничение уступки лицензионного договора в привязке к концепции исчерпания патентных прав объясняется общими положениями патентного права и подтверждается в процитированных судебных решениях. Патент предоставляет право ограничивать создание, использование или продажу изобретения другими лицами. В случае выдачи лицензии имеет место отказ от права запрещать деятельность, которая в противном случае была бы ограничена. В большинстве случаев в соответствии с договорным правом обладатель патента добровольно предоставляет прямую или подразумеваемую лицензию — защиту от исков о нарушении патента. Неисключительная лицензия представляет собой простое обещание отказаться от иска о нарушении патента. Выдача такой лицензии не создает обязательств на стороне правообладателя, она лишь предоставляет лицензиату гарантию того, что к нему не будет предъявлено требование о нарушении патента. По своей правовой природе это соглашение не предъявлять иска. Правообладатель соглашается получать royalty или другое вознаграждение за обещание не предъявлять иска и не вмешиваться в деятельность лицензиата <22>. ——————————— <22> Неуплата royalty составляет существенное нарушение условий договора (repudiation) и является основанием для его прекращения.
Лицензионные соглашения о патентах могут быть составлены с тем, чтобы переносить различные варианты обязательства отказаться от иска, например обязательство не предъявлять иска по определенному патенту или — более широко — обязательство не предъявлять иска по всем патентам, которые патентообладатель имеет или может приобрести в будущем. Имущественное право, предоставляемое патентом, — это право ограничивать создание, использование или продажу изобретения другими лицами в пределах определенной территории. Если в договоре указано, что «лицензиату предоставлено право создавать, использовать или продавать X», то соглашение не может перенести такого абсолютного права, поскольку даже патентообладатель X таким правом не наделен — он может лишь ограничивать создание, использование или продажу X другими лицами. Патентообладатель X и его лицензиаты могут быть подвержены исковым требованиям со стороны других патентов, имеющих сходство с патентом X. Исключительное право стремится разрешить столкновение интересов таких патентообладателей, устанавливая правомочие ограничивать создание запатентованного продукта третьими лицами. Данное правомочие является исключительным. Патентная лицензия в отношениях между лицензиатом и патентообладателем может иметь действие также и в отношении имущественных прав, которые патентообладатель переносит на лицензиата. В таком случае лицензия является не только обязательством не предъявлять иска (простая лицензия): в дополнение к этому она предоставляет лицензиату как бенефициарному собственнику определенную часть совокупности прав патентообладателя ограничивать создание, использование или продажу предмета лицензии другими лицами. Таким образом, лицензия, которая предоставляет имущественные права в отношении патента, является исключительной. Разграничение исключительной и неисключительной лицензии — это вопрос определения намерений сторон, выраженных в условиях договора, а также исследования сущности передачи. Поскольку патентные права являются исключительными, т. е. правами ограничивать (исключать) создание, использование или продажу другими лицами, лицензия является исключительной, если стороны согласились прямо или подразумевается, что согласились о том, что другие будут ограничены в использовании изобретения в пределах, определенных в лицензии. Правомерная продажа изобретения неисключительным лицензиатом не может привести к исчерпанию патента. Патентообладатель, оставивший за собой исключительное право, передает лицензиату лишь возмездное обещание не предъявлять иска о нарушении патента, сохраняя право самостоятельно ограничивать или разрешать использование изобретения третьими лицами. Все последующие уступки неисключительной лицензии, предоставляющие отдельные неавторизованные исключения из права патентообладателя, создают ряд «неправомерных пользователей», находящихся вне действия фундаментального принципа Univis Lens. В решении по делу Rembrandt Data Techs уточняется, что лицензиат, который не является исключительным, не может быть заявителем по иску о нарушении прав к патентообладателю, в то время как лицензиат, который действительно является исключительным, может предъявить к патентообладателю иск о нарушении патента, если выступает в качестве соответчика согласно требованиям процессуального права. Напротив, продажа первым или последующими лицензиатами изобретения, в отношении которого предоставлялась исключительная лицензия, может подпадать под действие принципа исчерпания лицензии. Уступка патентной лицензии осуществляется в согласовании с договорными обязательствами лицензиата и применимым правом. Лицензионное соглашение руководствуется общими принципами договорного права. Конструкция лицензионного договора зависит от договорного права штата, в котором рассматривается дело. Толкуя лицензионное соглашение, суд применяет знания о патентном праве, свой язык и обычаи к отношениям сторон в момент заключения договора <23>. ——————————— <23> См.: Harmon R. L., Homan S. A., McMahon C. M. Op. cit. P. 619.
Обзор судебной практики США позволяет проследить следующие этапы становления современного подхода к уступке патентной лицензии: 1) общее правило о недопустимости передачи лицензии; 2) выработка исключений: договор прямо предусматривает возможность уступки, передача прав лицензиата связана с правопреемством, право на передачу вытекает из обстоятельств совершения сделки; 3) появление аргументов в пользу свободы договорного распоряжения правами лицензиата; 4) сужение области договорного распоряжения правами лицензиата, запрет уступки в отношении лицензионного договора, права по которому являются неисключительными; это связано с особенностями правовой природы притязаний, которые могут предъявлять лицензиаты по неисключительной лицензии. Вместе с тем уступка лицензии остается в поле юридической дискуссии. Наиболее актуальная аргументация в данном случае представлена в решении и комментарии суда к делу Rembrandt Data Techs, где область разрешенной уступки патентной лицензии ограничивается сферой отношений, привлекающих исключительные лицензии.
