(Гаврилов К. М.) («Патенты и лицензии», 2012, N 10)
КОМПЕНСАЦИЯ ВМЕСТО ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
К. М. ГАВРИЛОВ
Автор статьи, кандидат юридических наук К. М. Гаврилов (Москва) анализирует некоторые практические вопросы взыскания компенсации за нарушения исключительных прав. Компенсация вместо возмещения убытков взыскивается при нарушении исключительных прав на авторские произведения, объекты смежных прав, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. Проект изменений в ГК РФ распространяет правила о взыскании такой компенсации на объекты патентного права. Компенсация взыскивается при наличии вины нарушителя и бывает трех видов: 1) по усмотрению суда — от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб.; 2) в размере двойной цены продаваемого контрафактного товара; 3) в размере двойной стоимости лицензии за использование.
Ключевые слова: компенсация вместо взыскания убытков, компенсация по усмотрению суда, двойная компенсация, двойная стоимость права использования.
Compensation for infringement instead of compensation for damages as a mean to protect exclusive rights K. M. Gavrilov
The author of the article, the candidate of law, K. M. Gavrilov (Moscow) analyses some practical problems of collection of compensation for infringement of exclusive rights. Compensation for infringement instead of compensation for damages can be collected for infringement of exclusive rights for copyrighted works, objects of related rights, trade marks and names of places of origin of goods. The draft of modernization of Civil Code spread the rules concerning such a compensation to objects of patent law. The compensation may be collected when infringer is guilty. There are three types of the compensation: in the amount from 10000 rubles to five million rubles determined at the discretion of the court; in double amount of the value of counterfeited goods; 3) in double the amount of value of the right of license for use.
Key words: compensation for infringement instead of compensation for damages, three types of the compensation: at the discretion of the court, double the amount of value of goods, double the amount of value if rights to use.
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что в случаях нарушения исключительного права на некоторые охраняемые объекты правообладатель вправе потребовать вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Такая компенсация может быть взыскана за нарушение исключительных прав на произведения (ст. 1301), исполнения, фонограммы, вещательные передачи, большие базы данных и первопубликации (ст. 1311), товарные знаки (ст. 1515) и наименования мест происхождения товаров (ст. 1537 ГК РФ). Проект изменений в ГК РФ предусматривает, что такая компенсация может быть взыскана за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец (ст. 1406.1 проекта). Не будем касаться вопроса, как и почему появилась в нашем законодательстве эта компенсация, освещать историю ее развития и пытаться ответить на вопрос о ее правовой природе <1>. Цель настоящей статьи — ответить на практические вопросы применения норм о взыскании указанной компенсации, в том числе на те, которые на практике встречались автору настоящей статьи и актуальны для практикующих специалистов. ——————————— <1> См. по указанным вопросам, например: Уваркин Г. Компенсация за нарушение исключительных прав как особая форма гражданско-правовой ответственности // Хозяйство и право. 2005. N 11. С. 78; Маковский А. Л. Способы защиты интеллектуальных прав и ответственность за их нарушение (статьи 1250 — 1254) // Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2008. С. 371 — 381; Богданова О. Взыскание компенсации внедоговорного вреда как способ защиты авторских прав // ИС. 2011. N 9. С. 31.
Компенсация взыскивается при нарушении исключительного права ответчиком
Компенсация взыскивается только в случае, если ответчик (нарушитель) вторгся в пределы исключительного права истца (правообладателя). Поэтому истец должен доказать, что ответчик совершил действия, нарушающие исключительное право на произведение (ст. 1270), исполнение (ст. 1317), фонограмму (ст. 1324), вещательную передачу (ст. 1330), базу данных (ст. 1334), первопубликацию (ст. 1339), товарный знак (ст. 1484), наименование места происхождения товара (ст. 1519 ГК РФ). В случае принятия проекта изменений в ГК РФ истец для взыскания компенсации должен будет доказать, что действия ответчика нарушают исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст. 1358 ГК РФ). Вторая фраза первого абзаца п. 3 ст. 1252 ГК РФ устанавливает: «Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения». Факт правонарушения доказывается истцом. При нарушении договорных обязательств компенсация не может быть взыскана.
Взыскание компенсации и убытки
Компенсация взыскивается «вместо возмещения убытков» (первая фраза первого абзаца п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Это означает, что, заявляя требование о выплате ему компенсации, истец отказывается от взыскания убытков, даже если об этом прямо не говорится в исковом заявлении. Вопрос о том, может ли истец отказаться от заявленного требования о выплате компенсации и потребовать возмещения убытков, решается в соответствии с процессуальным законодательством (ст. 39 ГПК, ст. 49 АПК РФ). Третья фраза первого абзаца п. 3 ст. 1252 ГК РФ устанавливает, что «правообладатель, обратившийся за защитой права (потребовав компенсации), освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков». Это означает, что истец не должен представлять никаких доказательств о наличии у него убытков и об их размере. Более того, следует считать, что даже если в суде будет установлено полное отсутствие у истца каких-либо убытков (что представляется вполне вероятным), то и в этом случае суд обязан присудить ему искомую компенсацию. Однако возникает вопрос: в каком размере должна быть тогда определена судом такая компенсация? Следует считать, что в этом случае суд должен присудить минимальную компенсацию, поскольку второй абзац п. 43.3 Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» <2> (далее — Постановление N 5/29) предусматривает, что «размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности… вероятные убытки правообладателя, принимает решение <3>». ——————————— <2> Патенты и лицензии. 2009. N 6. С. 27. <3> Данное разъяснение касается только компенсации первого вида.
Определение судом размера компенсации
Второй абзац п. 3 ст. 1252 ГК РФ указывает: «Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требования разумности и справедливости». Это общая, генеральная норма, относящаяся к установлению размера любой компенсации. Полагаю, что она еще не была предметом практического анализа. С одной стороны, в ней говорится, что размер компенсации «определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом». Но ГК РФ устанавливает пределы только одного (первого) вида компенсации. Таким образом, это указание следует отнести только к первому виду компенсации, но остальная часть этой нормы может и должна распространяться на компенсацию любого вида. Поэтому суд в любом случае обязан определять размер компенсации «в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требования разумности и справедливости». Следует считать, что судейское усмотрение (и даже обязанность его применения) при определении размера компенсации — коренное отличие взыскания компенсации от взыскания убытков: при взыскании убытков судейского усмотрения в принципе не должно быть.
Правонарушение, за которое может быть потребована компенсация
Третий абзац п. 3 ст. 1252 ГК РФ устанавливает: «Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом». Смысл этой нормы не совсем ясен: если компенсация за каждый случай правонарушения может составить большую сумму, чем компенсация за правонарушение в целом, то любой более или менее разумный правообладатель, конечно, потребует компенсацию за каждый случай правонарушения. Именно это и имеет место на практике. На окраине города Тмутаракань индивидуальный предприниматель Ш. продает контрафактные диски по 70 руб. за диск, на котором записано 12 песен. Правообладатель требует по суду компенсацию в размере 10 тыс. руб. за каждую песню, и суд без колебаний взыскивает компенсацию в размере 120 тыс. руб. Обжалование судебного решения бессмысленно: оно признается верным и законным. Принцип разумности и справедливости суды при этом не применяют, хотя это было бы уместным. Можно, однако, выразить надежду, что положение изменится с принятием проекта изменений в ГК РФ, который предусматривает, что третий абзац п. 3 ст. 1252 будет исключен из ГК РФ. В этом случае с продавца Ш. по суду была бы взыскана компенсация в размере 10 тыс. руб. Хотя эта сумма также не отвечает принципу разумности, но все же она на порядок ниже того, что взыскивается в настоящее время.
Компенсация и уплата государственной пошлины при подаче иска
Пункт 43.1 Постановления N 5/29 разъясняет, что требование о выплате компенсации носит имущественный характер. В этой связи в исковом заявлении должен быть указан точный размер взыскиваемой компенсации, и с этой суммы уплачивается госпошлина, размер которой указан в Налоговом кодексе РФ (НК РФ). Так, при подаче иска в суд общей юрисдикции при цене иска 10 тыс. руб. госпошлина составит 400 руб., при цене иска 5 млн. руб. — 20 тыс. руб. При подаче иска в арбитражный суд госпошлина составит при цене иска 10 тыс. руб. 500 руб., при цене иска 5 млн. руб. — 36 тыс. руб. В НК РФ предусмотрены случаи освобождения истцов от уплаты госпошлины за подачу иска. Если иск будет удовлетворен полностью, сумма уплаченной госпошлины взыскивается с ответчика в пользу истца. При частичном удовлетворении иска с ответчика взыскивается соответствующая часть уплаченной госпошлины.
Вина ответчика
Если факт правонарушения установлен, ответчик все же может освободиться от ответственности, доказав отсутствие свой вины. Если ответчик не поднимает вопрос о том, что в его действиях не было ни умысла, ни неосторожности, направленных на нарушение исключительно права, то его вина презюмируется (предполагается): в гражданском праве действует презумпция вины правонарушителя (ст. ст. 1064 и 401 ГК РФ). Факт наличия или отсутствия вины того или иного лица обозначается в ГК РФ по-разному: добросовестный приобретатель — лицо, которое не знало и не могло знать (ст. 302); недобросовестный приобретатель — лицо, которое знало или должно было знать; лицо, не виновное в неисполнении обязательства, — лицо, которое «при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота… приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства» (ст. 401 ГК РФ). Проект изменений в ГК РФ предусматривает, что ст. 1250 дополнит новый п. 4, в соответствии с которым компенсация и некоторые иные меры ответственности, предусмотренные ст. 1252 ГК РФ, подлежат применению при наличии вины нарушителя, если нарушение допущено не при осуществлении предпринимательской деятельности. Указанная оговорка означает, что если такое правонарушение допущено при осуществлении предпринимательской деятельности, то нарушитель несет ответственность независимо от своей вины.
Виды компенсации
Как уже говорилось, действующий ГК РФ предусматривает три вида компенсации, взыскиваемой вместо убытков при нарушении исключительных прав: 1) компенсация в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб. (размер определяется по усмотрению суда); 2) компенсация в размере двукратной стоимости контрафактных объектов; 3) компенсация в двукратном размере стоимости права использования соответствующего объекта. К сожалению, в действующем ГК РФ нормы, относящиеся к компенсации второго и третьего видов, четко не разделены. Более того, они взаимно переплелись. Разделять их приходится с помощью логики. За нарушение исключительного права на наименование места происхождения товара компенсация третьего вида не предусмотрена. При подаче искового заявления истец обязан указать, компенсацию какого вида он требует взыскать с ответчика. Изменение вида истребуемой компенсации после подачи иска может производиться в соответствии с положениями процессуального законодательства об изменении основания иска (ст. 49 АПК РФ, ст. 39 ГПК РФ).
Взыскание компенсации первого вида
Компенсация в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб. — самый распространенный вид применяемой компенсации. Для ее взыскания достаточно доказать факт правонарушения. Никаких дополнительных доказательств представлять в суд не надо, и в этом огромное достоинство этой компенсации. Есть и другое большое достоинство — размер компенсации не может быть менее 10 тыс. руб. Но у этого вида компенсации есть и недостатки. Первый состоит в том, что максимальный размер компенсации — 5 млн. руб. А это по нынешнему валютному курсу 150 тыс. долл. США, или 125 тыс. евро: для крупных правонарушений этого может быть недостаточно. Есть и второй большой недостаток при взыскании этого вида компенсации: суд вправе уменьшить ее размер, что обычно и делает. Строго говоря, если истец никак не обосновывает размер искомой компенсации, но требует взыскания суммы, превышающей 10 тыс. руб., то суд, как я полагаю, должен снизить размер компенсации до 10 тыс. руб. Чтобы этого не произошло, истец должен доказывать, что: ответчик нарушал исключительное право длительное время; ответчик действовал умышленно при этом правонарушении либо по крайней мере с грубой неосторожностью; ответчик совершал другие нарушения исключительных прав истца; действия ответчика причинили истцу убытки, состоящие в том-то и выражающиеся такой-то суммой, и т. п. В решении суда размер компенсации первого вида должен быть обоснован. Однако суд не имеет права взыскать компенсацию в большем размере, чем указано в исковом заявлении (п. 43.3 Постановления N 5/29). Если после подачи искового заявления истец ходатайствует об увеличении размера компенсации, суд принимает это ходатайство только после того, как дополнительная сумма иска будет оплачена госпошлиной.
Взыскание компенсации второго вида
Это компенсация в размере двукратной стоимости материальных объектов, использование которых нарушает исключительное право истца, например стоимости книги, содержащей авторское произведение, звукозаписи, содержащей исполнение или фонограмму, товара, обозначенного товарным знаком. Проект изменений в ГК РФ предусматривает взыскание двойной стоимости товара, в котором использовано запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец (ст. 1406.1 проекта). Считаю, что под стоимостью контрафактного товара следует понимать цену, по которой этот товар продается, поступает на рынок. Иными словами, это цена товара ответчика. Поэтому «двукратный размер стоимости» контрафактных товаров (именно это словосочетание употребляется в ст. ст. 1301, 1311, 1515 и 1537 ГК РФ, а также в ст. 1406.1 проекта изменений в ГК РФ) рассчитывается довольно просто. Книга, воплощающая контрафактное произведение, выпущена ответчиком без договора с владельцем авторского права тиражом 1000 экз. и продается им по цене 200 руб. за экземпляр. В этом случае размер компенсации второго вида составит: 1000 (экземпляров) x 200 руб. x 2 = 400 тыс. руб. Но на практике приходится сталкиваться с более сложными случаями. Обычно издательство, выпустившее в свет контрафактную книгу, продает весь ее тираж посреднику по оптовой цене. Посредник, в свою очередь, перепродает ее по повышенной цене отдельным книжным магазинам, причем по разным ценам. Возникает вопрос: можно ли взыскать с издательства двойную стоимость розничной цены экземпляра книги, реализуемой розничным торговцем? Разумеется, двукратный размер розничной цены книги может быть взыскан с книжного магазина, однако только за ту часть тиража книги, которую он реализует. Эти вопросы, по сути, судебной практикой не ставились. Выпущенная издательством книга может содержать несколько произведений, одно из которых контрафактное. Значит, при взыскании двукратного размера стоимости следует предварительно определить долю стоимости (цены), которая падает на контрафактное произведение. Нельзя не обратить внимание и на то обстоятельство, что зачастую владельцами исключительного права являются несколько лиц, в то время как иск заявлен лишь одним из них. И в этом случае может быть взыскана лишь соответствующая часть двукратного размера стоимости, поскольку остальные владельцы исключительного права в деле участия не принимают. Ранее уже говорилось, что под двукратным размером стоимости подразумевается цена контрафактного товара, реализуемого ответчиком. Следует, однако, учитывать, что нарушитель исключительного права обычно не уплачивает государственные налоги и часто стремится побыстрее сбыть свои контрафактные товары, устанавливая на них низкие цены. В связи с этим ГК РФ предусматривает, что в расчет должна приниматься не низкая цена контрафактного товара, применяемая ответчиком, а обычная цена законно продаваемого товара. Такие указания содержатся в ст. ст. 1301, 1311 и 1515 ГК РФ в отношении авторских произведений, объектов смежных прав и товарных знаков. Это означает, что если ответчик продает поддельные кожаные сумки с товарным знаком «Gucci» по 10 тыс. руб. за экземпляр, а владелец товарного знака докажет, что обычная цена сумок с таким знаком — 50 тыс. руб., то компенсация второго вида (двойная стоимость товаров) должна рассчитываться исходя из обычной цены таких сумок. С другой стороны, если ответчик продает контрафактные экземпляры книги по обычной цене, то истец, ранее выпустивший ее эксклюзивное издание (кожаный переплет, необычные иллюстрации, веленевая бумага), не вправе требовать взыскания двукратной стоимости контрафактных экземпляров исходя из цены уникального издания, выпущенного истцом. Корректировка (повышение) цены контрафактных экземпляров, продаваемых ответчиком, не предусматривается при взыскании компенсации второго вида за нарушение исключительных прав на наименования мест происхождения товаров (ст. 1537 ГК РФ). Проект изменений в ГК РФ, вводя норму о взыскании компенсации второго вида за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предусматривает возможность применения более высокой цены по сравнению с той, которую использовал ответчик (ст. 1406.1 проекта).
Взыскание компенсации третьего вида
Компенсация третьего вида равна двукратному размеру стоимости права использования охраняемого объекта (авторские произведения, объекты смежных прав, товарные знаки). Проект изменений в ГК РФ предусматривает введение этого вида компенсации для объектов патентных прав: в ст. 1406.1 указывается на компенсацию «в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец». В отличие от компенсации второго вида, где под стоимостью товара подразумевается стоимость контрафактного товара, реализуемого ответчиком, в компенсации третьего вида под стоимостью права использования охраняемого объекта имеется в виду цена лицензии, по которой обычно приобретается право использования соответствующего объекта. Поясним это на гипотетическом примере. Организация «Взгляд» подготовила аудиовизуальное произведение — телевизионную передачу «Поле чудесное» и за сумму 100 тыс. долл. США продала телевещательной организации А право на разовый ее показ. Телевизионный показ осуществился. После этого организация «Взгляд» (владелец авторских прав на это произведение) обнаружила, что эту передачу показала также телевещательная организация Б, не получившая на такой показ никаких прав. В этом случае владелец авторских прав может потребовать от организации Б выплаты компенсации третьего вида в сумме 200 тыс. долл. США (100 тыс. долл. x 2). Если исходить из этого примера, то может сложиться впечатление, что взыскать такую компенсацию очень просто. На самом деле это не всегда так: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить!» Вот некоторые из этих «оврагов». Известно, что лицензионные договоры о предоставлении права использования того или иного объекта исключительных прав подразделяются на договоры исключительной лицензии и договоры простой (неисключительной) лицензии. Первые стоят намного дороже. Нарушитель, к которому предъявлено требование о взыскании компенсации третьего вида, может возразить: «Почему с меня взыскивают 200 тыс. долларов? Ведь я мог бы получить не исключительную, а простую лицензию, что мне обошлось бы в два раза дешевле?» В этой связи п. 43.4 Постановления N 5/29 разъясняет, что в случаях, когда заявляется требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения правонарушения. Телевещательная организация А сама может быть изготовителем телепередачи «Поле чудесное», которую незаконно использовала телевещательная организация Б. Предъявляя требование о компенсации третьего вида в сумме двукратного размера стоимости права использования, истец (организация А) может сослаться на то, что он приобрел за 100 тыс. долл. США право на использование аналогичной телепередачи — «Поле ужасное». В этом случае ответчик будет доказывать, что «Поле чудесное» вовсе не аналогично «Полю ужасному». Очевидно, придется назначать экспертизу (за счет истца). В любом случае независимо от того, на какую телепередачу заключено лицензионное соглашение (на «Поле чудесное» или «Поле ужасное»), ответчик, очевидно, будет добиваться подтверждения того, что цена лицензии в 100 тыс. долл. США — цена за право использования. Поскольку телевизионные передачи обычно предоставляются для вещания по лицензионному договору с включением в них рекламы, цена рекламы и расчеты за нее должны быть отделены от цены использования и расчетов за использование объекта, охраняемого исключительным правом. Таковы некоторые практические вопросы взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на некоторые объекты вместо возмещения убытков.
Список литературы
1. Маковский А. Л. Способы защиты интеллектуальных прав и ответственность за их нарушение (статьи 1250 — 1254) // Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2008. 2. Уваркин Г. Компенсация за нарушение исключительных прав как особая форма гражданско-правовой ответственности // Хозяйство и право. 2005. N 11.
