(Мингалева Ж. А.) («Вестник Пермского университета», 2012, N 3)
ВЫБОР ФОРМ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <*>
Ж. А. МИНГАЛЕВА
——————————— <*> Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ N 10-03-00481а, а также в рамках Темплана-2012 ФГБОУ ВПО ПГНИУ по заказу Федерального агентства по образованию (тема N 6.4662.2011).
Мингалева Ж. А., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления на предприятии, Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
В статье дается анализ условий рационального выбора формы охраны результатов интеллектуальной деятельности с учетом надежности их охраны и наиболее эффективного использования в инновационной деятельности предприятий и организаций. Разработаны критерии выбора конкретной формы охраны результатов интеллектуальной деятельности. Выявлены риски утраты или нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Проведено сравнение эффективности защиты результатов интеллектуальной деятельности с помощью патентования и коммерческой тайны. Показана особая роль защитных публикаций.
Choosing of intellectual property protecting forms in process of innovation activities Zh. A. Mingaleva
Mingaleva Zh. A., Perm State National Research University.
The paper analyzes the main factors and conditions of rational choice of intellectual property protecting forms. The criterions of choice of intellectual property protecting forms are worked out. On this base it was made a comparative analysis of the three main intellectual property protecting forms and use in commercial innovation activities: patenting, commercial secrets, defending publication. The analysis was made according to the requirements of effective protecting and use of intellectual property in innovation activities. The choosing peculiarities of the two protecting forms: patent and commercial secrets were analyzed. It was pointed down that for choosing he appropriate protecting form it is necessary to analyze the technical exclusiveness of the novelty, market conditions and technical and financial opportunities of the enterprise. The comparative analysis of the effectiveness of intellectual property protecting by patenting and commercial secrets was made. It was revealed that patenting is more secure than protecting as commercial secrets because commercial secrets are protected as confidential information from illegal access, use and disclosure. When technical novelty obtains high commercial value and exclusive rights give wide opportunities for the owner patenting becomes the best intellectual property protecting form. The loss risks and risks of intellectual property infringement were revealed. A special role of defending publication was analyzed. Defending publication is a special intellectual property protecting form. It is made by the inventor in order to spread the information about technical novelty without intention of patenting. So the technical novelty comes into public domain. Defending publication is very useful for providing security in scientific and technical progress for several sectors of economy (especially for the information and communication technology sector). The conclusion was made that the correct use of all intellectual property protecting forms (patents, commercial secrets and defending publication) makes it possible to take into account all peculiarities of innovation business projects of enterprises and that is why fulfill innovation activities on appropriate base.
В последнее время в юридических науках все чаще ставятся и решаются вопросы не просто охраны интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности, но и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в хозяйственной практике, и в первую очередь в инновационной деятельности предприятий и организаций. Свидетельством этого является появление целого ряда междисциплинарных работ, посвященных вопросам управления интеллектуальной собственностью на всех этапах — от ее создания до использования в инновационной деятельности [1, 3, 5], в том числе с многочисленными пробелами в законодательстве и несоответствием положений российского права международным нормам в области охраны результатов интеллектуальной деятельности [4, с. 122 — 126]. Постановка данной научной проблемы является неслучайной, поскольку медленные темпы инновационного развития отечественной экономики связываются многими учеными, политиками и практиками с существующим в отечественном законодательстве порядком охраны результатов интеллектуальной деятельности и способами их вовлечения в хозяйственный оборот. В отношении используемых в настоящее время в инновационном предпринимательстве объектов интеллектуальной собственности (секретов производства, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, торговых марок, информации, баз данных, программ для ЭВМ, бизнес-процессов, селекционных достижений и многих других) применяются три основных способа охраны при их использовании в предпринимательской деятельности: патентование, охрана в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) и публикация. При этом правильный выбор первоначального способа охраны может предотвратить преждевременное разглашение потенциально ценной в технологическом и коммерческом плане информации, уменьшить или предотвратить финансовые потери, а также, при изменении производственной, технологической, правовой, маркетинговой, научно-технической ситуации, обеспечить возможность использования другого способа защиты результатов интеллектуальной деятельности. Главным и основным вопросом, который встает перед предпринимателями при выборе формы охраны полученных в ходе интеллектуальной деятельности результатов, которые могут быть далее использованы в производстве или иным способом вовлечены в хозяйственный оборот (например, в виде объекта купли-продажи), является вопрос долговременности, стабильности и величины получения дохода от использования объекта интеллектуальной собственности. Решение этого вопроса в контексте выбора способа охраны прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности в значительной степени определяется самим объектом интеллектуальной собственности, в отношении которого устанавливается охрана. Итак, в настоящее время российским законодательством к результатам научно-технических достижений, внедрение которых в производство непосредственно влияет на темпы и характер развития как отдельных предприятий, так и экономики в целом, относятся в первую очередь результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (изобретения, полезные модели) и в сфере художественного конструирования (промышленные образцы), а также секреты производства (ноу-хау). Для их охраны российским законодательством предусмотрены три основных способа защиты прав интеллектуальной собственности: патентование, охрана в качестве коммерческой тайны (ноу-хау) и публикация (или, как ее еще называют, защитная или оборонительная публикация [7]). При принятии решения о выборе способа охраны результатов интеллектуальной деятельности необходимо проанализировать значительное количество самых разнообразных факторов. И. А. Близнец с коллегами выделяют следующие факторы [1, с. 63]): — особенные свойства результата интеллектуальной деятельности, подлежащего охране (наличие альтернатив у созданного технического новшества и т. д.); — стоимость охраны прав, которая складывается из первоначальных единовременных затрат (например, стоимость патента, включающая оплату услуг патентного поверенного, уплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением заявки, а также с выдачей патента — при патентовании, или первоначальные расходы на осуществление всех мероприятий по введению режима конфиденциальности на ноу-хау (секреты производства) и т. д.), а также текущих затрат (например, затраты на поддержание патента в силе; сумма ежегодных расходов организации на поддержание мер охраны объекта коммерческой тайны и т. д.); — условия обнародования информации об открытии, иных результатах интеллектуальной деятельности; — возможность наступления риска и величина риска утраты прав на результат интеллектуальной деятельности; — срок действия исключительных прав и возможность его продления; — степени научной, технической, коммерческой проработанности результатов интеллектуальной деятельности с точки зрения их внедрения в процесс производства и готовности рынка его воспринять; — возможности повышения статуса организации в результате обнародования результатов интеллектуальной деятельности; — соответствие решения о выборе способа охраны результатов интеллектуальной деятельности общекорпоративной и инновационной стратегии организации. Итоги анализа преимуществ и недостатков каждой из трех основных форм охраны результатов интеллектуальной деятельности с учетом перечисленных выше факторов, а также иных факторов и условий, выделенных в более ранних наших работах [4 — 5], с точки зрения направлений их влияния на стабильность, долговременность и величину получения дохода от использования объекта интеллектуальной собственности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии выбора способов охраны результатов интеллектуальной деятельности при их использовании в производственной и инновационной деятельности <*>
——————————— <*> Для составления таблицы использованы следующие источники [1, с. 48 — 63; 4, с. 122 — 126; 5, с. 139 — 148].
Способ охраны права
Патентование Коммерческая тайна Публикация
Необходимость — при невозможности — при — при отказе от патентной защиты воссоздания невозможности самостоятельного конкурентами через конечный получения патента технического продукт, введенный результата на в гражданский основе данного оборот, определить продукта способ его производства
— при наличии у — при обладании — при желании объекта охраны секретами лишить конкурента актуальности и производства, возможности перспективности знание которых получить патент дальнейшего необходимо для на данное использования, т. е. наиболее изобретение пригодно ли эффективного изобретение для воплощения совершенствования запатентованного уже существующей новшества в продукции или для конкретный разработки новой материальный объект — при низкой вероятности того, что другие лица, в т. ч. конкуренты, смогут изобрести и запатентовать аналогичное изобретение
— при отсутствии уже существующих альтернатив созданному техническому новшеству
Экономическая — при превышении — при превышении — при превышении целесообразность прибыли расходов по расходов, от патентной патентованию над связанных с монополии ожидаемыми получением над расходами на доходами от патента, над патентование патентной доходами, которые монополии могли бы быть получены от использования запатентованного результата научно — технической деятельности
— при наличии — при проведении — при расширении значительного разработок в распространения рыночного спроса на новых областях своей технологии продукцию, в техники, при путем привлечения которой будет имеющейся максимально реализовано потенциальной большего числа изобретение возможности их компаний к ее успешной использованию — при наличии коммерческой (пример — времени и реализации — т. е. компания IBM и ее финансовых в ситуациях, программный возможностей когда раннее продукт Windows) для защиты патентование нарушенных прав нецелесообразно
Состояние — необходимость и — при высокой — при наличии патентного возможность степени риска эффективной законодательства получения одного нарушения патента патентной охраны, или нескольких конкурентами когда изобретения патентов на данное в совокупности новшество охватываются действующими патентами
— при наличии — при — при возможности невозможности опубликовании осуществления выявить и изобретения с надежного контроля установить факт расширенным над нарушения патента, объемом охраны несанкционированным чаще всего (риск использованием относящегося к патентования запатентованных способу улучшений технических изобретения новшеств конкурентами снижен) — при наличии — при наличии значительной широты очень ограниченной объема полученной патентной охраны, охраны прав когда патент может быть легко обойден конкурентами
Отраслевые — при достаточно — при высокой — в отдельных особенности медленных с скорости областях современной точки морального деятельности, зрения темпах старения техники например при научно-технического (или продукта), защите свободных прогресса, когда когда операционных срока патентной техническое систем [3] защиты хватит решение может быть для полного воспроизведено морального износа конкурентами и изобретения, без знания ноу-хау например в (сфера ИТК и т. д.) большинстве обрабатывающих отраслей (химической, медицинской промышленности и т. д.)
Период — при наличии — при — при желании охраны права долгосрочных необходимости отсрочить (долгосрочность конкурентных охраны технических возможность защиты) перспектив продаж решений в течение получения патента запатентованной более длительного конкурентами на продукции срока, чем срок как можно более действия патента долгий срок — при необходимости получения патентов на дополнительные технические новшества, когда патент на основные технологии прекратил свое действие, особенно если они носят долгосрочный характер или являются альтернативными решениями
Возможность — низкая при — высокая — отсутствует оппортунистического наличии надежных («моральный поведения отношений с риск» нарушения партнерами по условий бизнесу — особенно конфиденциальности важно в тех информации случаях, когда после продажи правообладателями права весьма могут стать велик) несколько сотрудничающих друг с другом организаций
Иные факторы — при наличии — при — при и мотивы потенциальных невозможности использовании в лицензиаров или подтверждения благотворительных инвесторов, использования целях пожелавших принять патента в участие в конечной продвижении продукции изобретения на рынок
— при наличии условий и возможностей для рейдерских посягательств на новые разработки
— при наличии стремления автора изобретения получить патент и тем самым зафиксировать свое первенство на техническое новшество (моральный фактор)
Анализ результатов, приведенных в таблице, позволил сделать следующие выводы. В тех случаях, когда изобретение имеет высокую коммерческую ценность, а ценность патента определяется выгодой, которую может получить патентообладатель в результате приобретения исключительных прав на данное изобретение, полезную модель, промышленный образец, целесообразным является именно патентование. Кроме того, выбор в пользу патентования должен быть сделан при принятии решения о возможном патентовании изобретения, представляющего собой устройство или промышленный образец. Однако решение о патентовании должно учитывать степень проработанности новшества. Если речь идет о прорывной технологии, о новом продукте, а также если новшество находится на стадии идеи или базовой наработки, то возможность защиты данной информации с помощью патента практически равна нулю, ведь, согласно российскому законодательству, в качестве любого объекта патентного права должен выступать результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающий строго установленным законом требованиям к изобретениям и полезным моделям, а в сфере художественного конструирования — требованиям к промышленным образцам [1, с. 59]. Поэтому такие разработки целесообразно охранять в режиме конфиденциальности. Выбор способа охраны результатов интеллектуальной деятельности в режиме конфиденциальности в качестве ноу-хау (секрета производства) целесообразен в тех случаях, когда создатель новшества или руководитель организации еще не определился с выбором способа его охраны и ему необходимо время для оценки возможности, необходимости и перспективности патентования. В этом случае целесообразно сначала сохранить результаты интеллектуальной деятельности в режиме конфиденциальности (в качестве ноу-хау). И только после формирования соответствующего рынка продукта (платежеспособного спроса на продукт), полной технической доработки изобретения (новшества) можно подать заявку на получение патента на данный объект интеллектуальной собственности. В этом случае обязательное условие новизны не нарушается, конечно, если предприняты все необходимые меры для сохранения коммерческой тайны, поскольку при охране в режиме конфиденциальности риск утраты новизны результатов интеллектуальной деятельности значительно выше, чем при патентовании. В случае нарушения режима конфиденциальности хотя бы одним из сотрудников исключительное право на секрет производства пропадает. И хотя организация может и дальше использовать свое ноу-хау (секрет производства), но те преимущества, которые дает исключительное право, пропадают. Преимущества ноу-хау могут быть также потеряны по причине независимого открытия и опубликования его третьими лицами. Более того, самостоятельное получение другими лицами результатов, аналогичных уже существующим и охраняемых в виде ноу-хау (секретов производства), не только не лишает их права пользования данными результатами, но и не препятствует получению патента на эти результаты в случае соответствия их условиям патентоспособности. Наконец, сравнение эффективности защиты с помощью патентования и коммерческой тайны показало, что охрана прав на ноу-хау (секрет производства) имеет более ограниченный и менее надежный характер, чем патентная защита — ее действие распространяется только на незаконное получение, использование или раскрытие конфиденциальной информации. Что касается третьего из анализируемых способов охраны прав интеллектуальной собственности — публикации, то ее применение целесообразно в тех случаях, когда основной задачей защиты является снятие любых барьеров для распространения информации и недопущение создания каких-либо монопольных прав на новшество (открытие, изобретение). Публикация как особая форма охраны прав интеллектуальной собственности представляет собой действие, в результате которого определенная информация становится доступной для всеобщего сведения (в отношении объекта публикации следует отметить, что опубликована может быть практически любая информация, за исключением прямо указанной в законодательстве). Целью публикации чаще всего является сознательное обнародование информации о сущности открытия, произведения, изобретения, иного научного, технического или коммерческого достижения для всеобщего обозрения. Защитная публикация осуществляется в тех случаях, когда у автора изобретения нет намерений в дальнейшем получить патент или иным способом монополизировать права на новшество. В результате с помощью защитной публикации изобретение, с одной стороны, переводится в разряд «общественного достояния», с другой — лишает конкурентов возможности получить патент на данное изобретение, если оно было сделано параллельно или украдено. При этом в современном обществе выбор формы публикации (печатная — т. е. на бумажном носителе или электронная — размещенная на сайте или в сети Интернет) юридического значения не имеет. Главное — чтобы предоставление доступа к информации было неограниченным, т. е. для неопределенного круга лиц. Практически любой документ, описывающий техническое новшество и имеющий четкую дату публикации, может рассматриваться как защитная публикация, в которой содержатся сведения, входящие в уровень техники. Таким образом, решение о публикации должно приниматься только в контексте всеобъемлющей стратегии в области интеллектуальной собственности. В заключение можно сделать вывод, что правильное использование всех способов охраны результатов интеллектуальной деятельности (патентов, ноу-хау и публикаций) применительно к различным объектам интеллектуальной собственности позволяет наиболее полно учитывать все особенности инновационных бизнес-процессов в организации, а следовательно, осуществлять инновационную деятельность на более надежной основе.
Библиографический список
1. Интеллектуальная собственность: от создания до использования в инновационной деятельности предприятий / Под общ. ред. И. А. Близнеца, Е. В. Королевой, Б. П. Симонова. М.: Рос. гос. ин-т интеллект. собственности, 2010. 120 с. 2. Каланже Кристофер М. Роль интеллектуальной собственности в процессе инноваций и разработки новой продукции [Электронный ресурс]. URL: http://www. wipo. int/export/ sites/www/sme/ru/ docs/ip_innovation_development. pdf. 3. Компания Open Invention Network продвигает метод защитной публикации [Электронный ресурс]. URL: http://www. info-foss. ru/ news/2008/08/ 09/543. 4. Мингалева Ж. А. О формировании правового поля в области инновационной и интеллектуальной деятельности // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Юрид. науки. 2010. N 4. 5. Мингалева Ж. А., Логинова Т. Е. Опыт правового регулирования объектов интеллектуальной собственности и инновационной деятельности (на примере Германии) // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Юрид. науки. 2012. N 1. 6. Полищук Л. Стратегия управления интеллектуальной собственностью в инновационном процессе // Интеллект. собственность. Пром. собственность. 2009. N 4. С. 31. 7. Comparison of Defensive Publication Mechanisms — News [Электронный ресурс]. URL: http://ip-updates. dlogspot. com/ 2007/12/ comparison-of-defensive — hublication. html.
Bibliograficheskij spisok
1. Intellektual’naja sobstvennost’: ot sozdanija do ispol’zovanija v innovacionnoj dejatel’nosti predprijatij / Pod obw. red. I. A. Blizneca, E. V. Korolevoj, B. P. Simonova. M.: Ros. gos. in-t intellekt. sobstvennosti, 2010. 120 s. 2. Kalanzhe Kristofer M. Rol’ intellektual’noj sobstvennosti v processe innovacij i razrabotki novoj produkcii [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www. wipo. int/export/sites/ www/sme/ru/docs/ ip_innovation_development. pdf. 3. Kompanija Open Invention Network prodvigaet metod zawitnoj publikacii [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www. info-foss. ru/news/ 2008/08/09/543. 4. Mingaleva Zh. A. O formirovanii pravovogo polja v oblasti innovacionnoj i intellektual’noj dejatel’nosti // Vestn. Perm. un-ta. Ser.: Jurid. nauki. 2010. N 4. 5. Mingaleva Zh. A., Loginova T. E. Opyt pravovogo regulirovanija objektov intellektual’noj sobstvennosti i innovacionnoj dejatel’nosti (na primere Germanii) // Vestn. Perm. un-ta. Ser.: Jurid. nauki. 2012. N 1. 6. Poliwuk L. Strategija upravlenija intellektual’noj sobstvennost’ju v innovacionnom processe // Intellekt. sobstvennost’. Prom. sobstvennost’. 2009. N 4. S. 31. 7. Comparison of Defensive Publication Mechanisms — News [Jelektronnyj resurs]. URL: http://ip-updates. dlogspot. com/ 2007/12/ comparison-of-defensive-hublication.
