ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 14.10 КОАП РФ «НЕЗАКОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА»
И. Д. АБАКУМОВА, Г. И. ОСИПОВ
Абакумова И. Д., заместитель председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Осипов Г. И., советник заместителя председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) к объектам гражданских прав относит охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную собственность).
Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения (статья 1225 ГК РФ).
Государство предоставляет объектам интеллектуальной собственности, в том числе средствам индивидуализации, специальную правовую охрану в форме исключительного права.
Такие средства индивидуализации, как, например, словесные обозначения, символы, запахи, звуки, цвета и формы, которые позволяют отличать одни товары и услуги от других, могут охраняться с помощью товарных знаков.
Товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) — это обозначение, отличающее соответственно товары и услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг (далее — товары) других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, включая иностранных.
В настоящее время правовая охрана результатов интеллектуальной собственности в России регулируется нормами международных договоров, законодательством Таможенного союза и национальным законодательством.
Полномочия в сфере защиты прав интеллектуальной собственности возложены в Российской Федерации на ряд государственных органов.
Так, в соответствии со статьей 6 Таможенного кодекса Таможенного союза одной из задач таможенных органов является обеспечение в пределах их компетенции защиты прав интеллектуальной собственности.
Федеральная антимонопольная служба России осуществляет защиту заинтересованных лиц от недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством и законодательством о рекламе.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) осуществляет функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.
На органы внутренних дел Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» возложена задача по пресечению административных правонарушений и осуществлению производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции.
Это не исчерпывающий перечень органов, осуществляющих защиту прав интеллектуальной собственности.
За нарушение прав интеллектуальной собственности законодательством Российской Федерации предусмотрена гражданско-правовая, уголовно-правовая и административная ответственность.
В настоящей статье приведены наиболее часто встречавшиеся в практике Тринадцатого арбитражного апелляционного суда за 2011 — 2012 годы дела о защите прав интеллектуальной собственности путем привлечения виновного лица к административной ответственности.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), а именно статья 14.10, устанавливает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
Здесь следует отметить, что согласно абзацу третьему части 3 статьи 23.1 КоАП РФ к подведомственности арбитражных судов в том числе отнесены дела о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, если они совершены юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
Протоколы об указанных административных правонарушениях составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции), таможенных органов (пункты 1 и 12 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ), органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка (пункт 63 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ).
Доказывание факта контрафактности товара
Основным вопросом, который суды разрешают по делам об административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ, является доказывание контрафактности товара.
Понятие контрафактности товара дано в статье 1515 ГК РФ, где установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
В целях определения контрафактности товара доказыванию подлежат следующие обстоятельства: предоставлена ли спорному товарному знаку правовая охрана на территории Российской Федерации и каков ее объем; кто является обладателем исключительного права на товарный знак; является ли изображение на реализуемой продукции (документации) тождественным либо сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; является ли товар однородным с теми, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.
Установление перечисленных обстоятельств отражают признаки события рассматриваемого административного правонарушения, без выяснения которых дело не может быть возбуждено (статья 28.1 КоАП РФ).
Предоставление спорному товарному знаку правовой охраны
на территории Российской Федерации и ее объем
Общество представило в таможенный орган декларацию для помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товара «кондитерские изделия в ассортименте», ввезенного из Республики Польша, в том числе карамель «БОН-БОН», изготовитель — ООО «Бомилла», товарный знак BOMILLA.
На упаковку (картонные коробки) было нанесено обозначение «БОН-БОН». Находящиеся в картонных коробках конфеты были упакованы в полиэтиленовую упаковку по 500 грамм, на каждой из которых имелась маркировка BON BON, первичная обертка конфет имела надпись Bomilla.
Товарный знак в виде словесного обозначения «БОН-БОН» и комбинированный товарный знак «БОН-БОН BON-BON» зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Правообладателем товарного знака является ОАО «Рот Фронт».
Товарный знак «БОН-БОН» внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
Правообладатель товарного знака сообщил таможенному органу, что обозначение BON BON, которое использовано на упаковке товара, является сходным до степени смешения с охраняемым товарным знаком. ОАО «Рот Фронт» не заключало лицензионные либо иные договоры с кем-либо по поводу указанного товарного знака.
Критерии оценки товарных знаков на предмет схожести до степени смешения обозначений предусмотрены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее — Правила N 32), согласно пункту 14.4.2 которых обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Рассматривая вопрос о привлечении общества к ответственности по статье 14.10 КоАП РФ, суд указал, что в качестве признаков, свидетельствующих о незаконном использовании товарного знака, являются действия общества, направленные на таможенное оформление ввезенного товара с размещенным на нем товарным знаком, — в данном случае декларирование товара таможенному органу с целью выпуска в свободное обращение (введения в гражданский оборот).
Ввоз товара, обозначенного охраняемым товарным знаком, знаком обслуживания, наименованием места происхождения товара или сходными с ними обозначениями для однородных товаров не правообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, рассматривается как противоправное деяние независимо от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве товара за пределами Российской Федерации.
Ответственность юридического лица за совершение правонарушения, установленного статьей 14.10 КоАП РФ, наступает в том числе в случае, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) не проверив, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.
По смыслу статьи 2.1 КоАП РФ критерии виновности юридического лица подразумевают необходимость оценки его фактического поведения как коллективного субъекта права, располагающего иными, нежели физическое лицо, возможностями и условиями для реализации требований публичного порядка.
Суд сделал вывод, что в данном случае общество не представило доказательств, свидетельствующих, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля. Кроме того, общество имело реальную возможность для соблюдения требований законодательства — получить необходимую информацию из Роспатента, касающуюся объекта интеллектуальной собственности, который предполагается использовать, так как данные Роспатента о зарегистрированных товарных знаках являются открытыми, однако не приняло адекватных и всех зависящих от него мер по их соблюдению.
Суд не принял довод общества о том, что товарный знак BON BON размещен на упаковочном материале непосредственно иностранным производителем, являющимся правообладателем товарного знака BON BON, на территории Республики Польша, что исключает вину общества. Суд отметил, что в материалах дела отсутствуют доказательства международной регистрации товарного знака ООО «Бомилла». Представленное свидетельство о правовой охране — патент на товарный знак BON BON является документом, действующим только на территории Республики Польша.
При отсутствии международной регистрации на территории Российской Федерации правовая охрана предоставляется товарным знакам «БОН-БОН» и «БОН-БОН BON-BON» по свидетельствам, принадлежащим ОАО «Рот Фронт».
Общество было привлечено к ответственности по статье 14.10 КоАП РФ (дело N А21-2645/2012).
Определение обладателя исключительного права
на товарный знак
Вопрос определения обладателя исключительного права на товарный знак влияет на правильное определение круга лиц, участвующих в деле о привлечении лица к ответственности по статье 14.10 КоАП РФ.
В соответствии со статьей 202 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным законом к подведомственности арбитражных судов, рассматриваются по общим правилам искового производства, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными в главе 25 АПК РФ и федеральном законе об административных правонарушениях.
Исходя из этой нормы, суды привлекают обладателей прав на товарный знак в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 АПК РФ.
Участие в деле в качестве третьего лица позволяет правообладателю пользоваться процессуальными правами стороны по делу в целях защиты своего права, в том числе представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать пояснения по делу, обжаловать судебные акты.
Представленные правообладателем доказательства и полученные пояснения позволяют суду установить фактические обстоятельства дела и определить, является ли товар контрафактным.
Административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за незаконное использование товарного знака Sony Ericsson.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен признанный потерпевшим представитель правообладателя товарного знака Sony Ericsson, действующий на территории Российской Федерации.
Из материалов дела видно, что компания Sony Ericsson Mobile Communications AB является правообладателем товарного знака Sony Ericsson. Данный товарный знак зарегистрирован для следующих товаров: телефоны, аппаратура телефонная, телефоны сотовые (телефоны мобильной связи) и др.
На основании письма представителя правообладателя товарного знака Sony Ericsson на территории Российской Федерации административным органом была проведена проверка, в результате которой установлено, что общество реализует обладающие признаками контрафактности проводные устройства для прослушивания музыки (наушники), чистящие карандаши для объективов (оптики), маркированные товарным знаком Sony Ericsson.
В материалы дела было представлено письмо правообладателя, в котором сообщалось, что контрафактность исследованной продукции (проводных устройств для прослушивания музыки (наушники)) установлена на основании таких признаков, как неправильные идентификационные номера DPY, несоответствие номерных кодов на продукции и упаковке, низкое качество пластика и спайки упаковки, низкое качество нанесения товарных знаков Sony Ericsson Mobile Communications AB на изделиях, неверное исполнение товарных знаков Sony Ericsson Mobile Communications AB на изделиях и их упаковке, низкое качество печати на упаковке и продукции. Представитель правообладателя также сообщил, что представленная на исследование продукция правообладателем либо с его согласия не производилась, на территорию Российской Федерации правообладателем и уполномоченными им лицами не поставлялась.
Суд признал в качестве относимого и допустимого доказательства письмо представителя правообладателя о контрафактности проводных устройств для прослушивания музыки (наушники), поскольку исходя из содержания доверенности представителю правообладателя названных товарных знаков предоставлены полномочия по проведению сравнительных исследований товаров на предмет подлинности продукции, а также права подписывать соответствующие заключения.
Суд не принял довод общества о невозможности установления признаков контрафактности между изъятой продукцией и товарами, направленными для исследования, без проведения экспертизы и указал, что представленные представителем правообладателя доказательства не вызывали сомнения в контрафактности товара (дело N А56-49954/2010).
Организация ввезла на таможенную территорию Российской Федерации инструмент бензиномоторный ручной, бытовой для применения в садово-огородном хозяйстве, на котором имелось словесное обозначение HUSHCVANA, сходное до степени смешения с товарным знаком Husqvarna, правообладателем которого является компания Husqvarna AB.
Правообладатель к участию в деле в суде первой инстанции привлечен не был.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что использование обществом товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком Husqvarna, на товаросопроводительных документах (инвойсах) не образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, и отказал в привлечении организации к административной ответственности.
На данное решение лицом, не участвующим в деле, — компанией Husqvarna AB — правообладателем товарного знака Husqvarna, подана апелляционная жалоба, которая была рассмотрена, но оставлена без удовлетворения.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ), рассматривая дело в порядке надзора, указал, что в нарушение пункта 5 части 1 статьи 135 АПК РФ судом первой инстанции неправильно решен вопрос о составе лиц, участвующих в деле, поскольку к участию в деле не привлечен правообладатель товарного знака Husqvarna. При этом арбитражный суд апелляционной инстанции после принятия апелляционной жалобы лица, не участвовавшего в деле, должен был определить, затрагивает ли принятый судебный акт непосредственно его права или обязанности, и, установив это, решить вопрос об отмене судебного акта суда первой инстанции, руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 270 этого Кодекса, и о привлечении данного лица к участию в деле (пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»).
Решение суда первой инстанции и Постановление апелляционного суда были отменены (дело N А56-23733/2011).
Определение тождественности либо схожести до степени
смешения изображения на реализуемой продукции
(документации) с зарегистрированным товарным знаком
Как уже указывалось ранее, критерии оценки товарных знаков на предмет схожести до степени смешения обозначений предусмотрены Правилами N 32.
В силу пункта 14.4.2.3 Правил N 32 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.), сочетание цветов и тонов.
Общество на таможенную территорию Таможенного союза ввезло кроссовки в количестве 216 пар. В ходе мероприятий таможенного контроля таможенный орган установил, что кроссовки содержат изображение, сходное до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми по свидетельствам о регистрации товарных знаков, правообладателем которых является компания NIKE INTERNATIONAL LTD, США.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, установил, что охраняемые товарные знаки компании NIKE INTERNATIONAL LTD выглядят как абстрактное изображение в виде «галочки», выполненное в оригинальной лаконичной графической манере и представляющее собой всемирно известный «росчерк» (имитирующий крыло богини победы Ники), выполненный в белом и черном цветах.
Изобразительное же обозначение спорного элемента в виде «галочки» на изъятой продукции отличается от зарегистрированных товарных знаков. Так, на подошве кроссовок нанесена надпись SPORT, не предусмотренная международными товарными знаками, а изображения, нанесенные на спорную обувь, не совпадают во всех элементах с зарегистрированными изображениями охраняемого товарного знака.
Суд апелляционной инстанции сделал вывод об отсутствии схожести до степени смешения между нанесенным на спорные товары изображением и зарегистрированными товарными знаками и отказал в привлечении общества к ответственности по статье 14.10 КоАП РФ (дело N А21-6203/2011).
Схожую ситуацию иллюстрирует и следующее дело.
Рассматривая апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, апелляционный суд на основании исследования образцов спорного товара установил отсутствие схожести до степени смешения между нанесенным на товары изображением и зарегистрированным товарным знаком. Суд отметил, что отсутствует смысловое сходство (HUGO BOSS — это фамилия основателя компании — производителя модной одежды и парфюмерии, а знак Bossi International, размещенный на спорном товаре, не ассоциируется с фамилией основателя компании). Графическое сходство также отсутствует (обозначение на товарах общества не способно вызвать визуальные ассоциации у рядового потребителя с зарегистрированным товарным знаком). Кроме того, при произношении слова «BOSS» имеет место твердое, жестко акцентированное звучание, а при произношении Bossi происходит смягчение согласной «s» за счет гласной «i» и звук «o» звучит не так глубоко, как в слове «BOSS» (дело N А21-6202/2011).
Определение однородности спорного товара с тем,
в отношении которого товарный знак зарегистрирован
Согласно критериям оценки товарных знаков на предмет схожести до степени смешения обозначений, предусмотренных Правилами N 32, в ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) (пункт 14.3). При проверке на тождество и сходство определяется однородность исследуемых товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения) (пункт 14.4.2).
Общество ввезло на территорию Российской Федерации для продажи в магазине беспошлинной торговли алкогольную продукцию — бутылки водки, маркированной товарными знаками BOLCHOJ, «Большой», с тематикой балета, исключительное право на использование которых принадлежит ФГУ «Государственный академический Большой театр России».
Арбитражный суд первой инстанции отказал в привлечении общества к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ и указал, что совокупность совпадающих элементов товарных знаков не исключает вывода о наличии признаков сходства до степени смешения, так как слово «Большой» изображено буквами разных алфавитов и без дополнительных элементов может связывать товар (водку) с Большим театром. В то же время такое смешение может быть нарушением, если оно допущено в отношении однородных товаров. Поскольку однородного товара, выпускаемого с товарными знаками ФГУ «Государственный академический Большой театр России», на момент ввоза обществом в обороте не имелось, не доказано «сходство до степени смешения обозначений однородных товаров», то есть не доказано событие правонарушения. Отсутствие товара со сходным обозначением исключает возможность нарушения прав владельца товарного знака в отношении сходства обозначений однородного товара.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда, и общество было привлечено к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ в виде штрафа и конфискации контрафактной продукции.
Апелляционный суд в результате обозрения образцов изъятого товара пришел к выводу, что наличие на этикетках обозначений «Большой», BOLCHOJ и изображения двух женских ножек на пуантах свидетельствует об опасности их смешения и ассоциации с ФГУ «Государственный академический Большой театр России». Суд признал общеизвестным и не требующим доказывания факт того, что Большой театр является театром оперы и балета (дело N А56-52869/2010).
Суды при удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ проверяют, принадлежит ли спорный товар нарушителю.
Центр по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства при Управлении внутренних дел по Калининградской области обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.
Административным органом при проведении проверки было установлено, что в торговом павильоне предпринимателем реализуется обладающая признаками контрафактности спортивная одежда, маркированная товарными знаками «Адидас».
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления о привлечении предпринимателя к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ, указал на непредставление доказательств принадлежности спорного товара этому предпринимателю.
Судом апелляционной инстанции данный вывод суда был признан ошибочным в связи с тем, что в материалах дела имеется заключенный предпринимателем договор аренды павильона, сведения о расторжении которого отсутствуют. Довод предпринимателя о сдаче данного торгового места в аренду другому предпринимателю не нашел подтверждения, более того, продавец, осуществлявший продажу товара, подтвердил, что спорный товар принадлежит лицу, привлекаемому к ответственности.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и привлек предпринимателя к административной ответственности (дело N А21-622/2011).
Оценка экспертных заключений
Одним из непростых вопросов, возникающих у судов при применении статьи 14.10 КоАП РФ, является оценка экспертных заключений, представленных и административным органом, и лицом, привлекаемым к ответственности. Эти экспертизы готовятся разными экспертными учреждениями и содержат, как правило, противоположные выводы.
В подобных случаях суд оценивает экспертизы на предмет их соответствия Федеральному закону от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» как одно из письменных доказательств и учитывает при разрешении спора в совокупности с другими доказательствами, имеющимися в деле.
Предприниматель в принадлежащей ему торговой точке реализовывал товар — куртки с изображением товарного знака NIKE, сходного до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком NIKE, принадлежащим компании «Найк Интернешнл ЛТД». Лицензионный договор на использование указанного товарного знака с его правообладателем у предпринимателя отсутствовал.
Вместе с тем по данному делу не было представлено надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях предпринимателя состава инкриминируемого ему правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ.
Заключение эксперта, на котором были основаны выводы о незаконном использовании предпринимателем товарного знака NIKE, признано судом ненадлежащим доказательством в связи с нарушением процедуры при проведении экспертизы. Было также отмечено, что заключение эксперта не содержит однозначных выводов о контрафактности изъятого товара. Делая вывод о контрафактности продукции, эксперт не указал признаки, которые, по его мнению, подтверждают изготовление экспертируемого изделия не компанией «Найк Интернешнл ЛТД», выводы эксперта не основаны на исследовании подлинных экземпляров продукции либо пособиях компании «Найк Интернешнл ЛТД», отсутствует ссылка на конкретные пособия и их содержание.
В связи с этим в удовлетворении заявленного требования о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ было отказано (дело N А56-11662/2011).
В другом случае суд, не приняв в качестве доказательства контрафактности товара заключение эксперта, указал, что экспертом не установлено графическое сходство изображения FELERO на ввезенном товаре (мужская обувь) с охраняемым товарным знаком FILERRO ввиду различного общего зрительного восприятия сравниваемых обозначений, использования различного шрифта, наличия фонетического отличия словесных элементов, обусловленного их различным произношением.
Суд сделал вывод, что сравнение обозначений, нанесенных на товар, с обозначением на копии свидетельства о регистрации товарного знака не позволило эксперту сделать обоснованный вывод о наличии графического сходства словесных обозначений. Не имел в своем распоряжении эксперт и оригинальной продукции со спорным обозначением.
Эти обстоятельства послужили основанием для отказа в привлечении организации к административной ответственности (дело N А21-5543/2011).
В случае невозможности устранить возникающие сомнения суд также может назначить судебную экспертизу на основании статьи 82 АПК РФ.
Вместе с тем в информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.
Исходя из этого, суд определяет контрафактность товара путем самостоятельного сравнивания спорного и оригинального товара непосредственно в судебном заседании.
Так, судом апелляционной инстанции в судебном заседании был осмотрен изъятый таможенным органом товар и опрошен эксперт, который представил образец оригинальной продукции с товарным знаком UGG — полусапоги женские зимние из овчины. Эксперт сообщил суду, по каким именно признакам он пришел к выводу о контрафактности ввезенного обществом товара. При сравнении в судебном заседании предъявленного экспертом образца оригинальной продукции и представленного таможней экземпляра изъятого товара суд апелляционной инстанции смог убедиться в обоснованности и аргументированности выводов эксперта. Судом было принято решение о привлечении организации к административной ответственности и об уничтожении контрафактного товара (дело N А56-12107/2010).
Введение товара в гражданский оборот
При рассмотрении дел о привлечении лица к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ спорным бывает и вопрос о том, введен ли товар в гражданский оборот.
Пленум ВАС РФ в пункте 15 Постановления от 17.02.2011 N 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснил, что под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимается совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.
С учетом изложенного административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака, является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.
Общество подало таможенную декларацию для оформления в таможенном режиме беспошлинной торговли товара — пакеты полиэтиленовые с рисунком.
Таможенным органом было установлено, что на товар — пакеты полиэтиленовые, представленные к таможенному оформлению, нанесен товарный знак «BOLCHOJ vodka БОЛЬШОЙ» с изображением фасада здания Большого театра.
Товароведческая экспертиза подтвердила, что комбинированный товарный знак, использованный на представленном образце товара, является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации в качестве товарного знака и зарегистрированным в Роспатенте на имя ФГУ «Государственный академический Большой театр России», по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) критериям и используется в отношении однородных товаров.
При рассмотрении дела общество заявляло, что пакеты со спорным товарным знаком не были ввезены, вывезены, введены в оборот на территории Российской Федерации и не могут считаться предметом административного правонарушения, а само правонарушение не является законченным.
Данный довод был отклонен судом ввиду следующего.
В соответствии со статьей 123 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) товары подлежат декларированию таможенным органам при их перемещении через таможенную границу, изменении таможенного режима, а также в других случаях, установленных данным Кодексом.
В силу пункта 3 статьи 132 ТК РФ с момента принятия таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
Согласно пункту 1 статьи 258 ТК РФ беспошлинная торговля — таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, или российские товары продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной территории Российской Федерации, непосредственно в магазинах беспошлинной торговли без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
Пунктом 1 статьи 259 ТК РФ установлено, что под таможенный режим беспошлинной торговли могут помещаться любые товары, за исключением товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, вывозу из Российской Федерации, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, а также иных товаров, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
В данном случае общество заявило таможенный режим беспошлинной торговли, выполнило все значимые действия по его оформлению. Товар был изготовлен на территории Российской Федерации.
Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что обществом введен в оборот на территории Российской Федерации контрафактный товар, соответственно утверждение о вменении обществу неоконченного правонарушения, что свидетельствует об отсутствии события вменяемого правонарушения, противоречит фактическим обстоятельствам дела и основано на неправильном толковании норм материального права.
Также апелляционный суд пришел к выводу, что таможенный режим беспошлинной торговли предусматривает реализацию товаров на таможенной территории Российской Федерации, следовательно условия данного таможенного режима предполагают введение товаров в оборот на территории Российской Федерации (дело N А42-4834/2010).
Определение контрафактности с позиции потребителя
Одной из целей охраны государством прав интеллектуальной собственности является защита прав потребителя от некачественной продукции.
В соответствии с пунктом 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 при рассмотрении дел о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.
Для выяснения оценки потребителя в отношении спорного товара суд сам выступает в качестве такового.
Общество ввезло товар (постельное белье), маркированный графическим обозначением WINX, выполненным в оригинальной манере, сходным до степени смешения с товарным знаком WINX CLUB, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана.
Учитывая неоднозначность выводов проведенной по запросу таможенного органа идентификационной экспертизы, суд первой инстанции разрешил вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений с позиции рядового потребителя.
Суд сравнил словесные и графические элементы товарного знака правообладателя, а также используемые на спорном товаре словесные и графические элементы и установил, что сравниваемые обозначения характеризуются сходной внешней формой (вид шрифта, графическое написание, расположение букв), имеют звуковое сходство. Суд принял во внимание устойчивую потребительскую ассоциацию означенного словесного (изобразительного) обозначения с товарным знаком правообладателя, завоевавшим на определенном товарном рынке известность и признание потребителей.
Суд сделал обоснованный вывод, что в данном случае представляется угроза смешения рядовым потребителем товара, маркированного товарным знаком WINX CLUB, и товара с обозначением WINX, ввезенного обществом (дело N А56-39834/2011).
Оценивая схожесть изображений на ввезенных товарах с охраняемым товарным знаком, суды исходят из того, способен ли ввезенный товар ввести в заблуждение российского потребителя относительно принадлежности, качества и свойств сравниваемой продукции.
Проблемы конфискации товара
Определенную сложность вызывают вопросы, возникающие в связи с конфискацией контрафактного товара.
Статья 243 ГК РФ устанавливает, что в случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в административном порядке.
В соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ в административном порядке могут быть конфискованы контрафактные экземпляры произведений и фонограмм, а также орудия совершения административного правонарушения в области авторского права.
Санкция статьи 14.10 КоАП РФ предусматривает в качестве обязательного дополнительного наказания конфискацию не любого предмета административного правонарушения, а только предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.
Требование об обязательном применении конфискации предмета правонарушения обусловлено необходимостью изъятия его из оборота либо противоправного владения.
Предметом административного правонарушения выступают предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
При применении статьи 14.10 КоАП РФ арбитражные суды определяют, что является объектом правонарушения и какой объект подлежит конфискации.
Так, общество было привлечено к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа с конфискацией и последующим уничтожением контрафактного товара (консервов), изъятого по протоколу изъятия вещей и документов.
Рассматривая дело в порядке апелляционного производства, суд апелляционной инстанции установил, что из акта таможенного досмотра, протокола изъятия, протокола совместного осмотра товара усматривается, что товарный знак, исключительные права на который принадлежат правообладателю, нанесен на бумажные этикетки, наклеенные на корпуса консервных банок.
Поскольку санкция статьи 14.10 КоАП предусматривает конфискацию предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, а в данном случае воспроизведение товарного знака содержится только на этикетках, то суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что уничтожению подлежат именно они, а не банки с консервами.
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части назначения санкции в виде конфискации и последующего уничтожения товара — консервов и назначил дополнительную санкцию в виде конфискации и последующего уничтожения бумажных этикеток, нанесенных на банки с консервной продукцией. Банки с консервной продукцией возвращены обществу (дело N А21-7485/2011).
Вместе с тем по другим делам делается вывод о конфискации не этикеток, а самого товара.
По ранее упомянутому делу общество ввезло из Республики Польша на таможенную территорию Российской Федерации карамель «БОН-БОН», изготовитель — ООО «Бомилла», товарный знак BOMILLA.
На упаковку (картонные коробки) было нанесено обозначение «БОН-БОН». Находящиеся в картонных коробках конфеты упакованы в полиэтиленовую упаковку по 500 грамм, на каждой из которых имелась маркировка BON BON, первичная обертка конфет имела надпись Bomilla.
Товарный знак в виде словесного обозначения «БОН-БОН» и комбинированный товарный знак «БОН-БОН BON-BON» зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) на имя ОАО «Рот Фронт».
Ввезенный товар был признан контрафактным, поскольку указанное обозначение являлось сходным до степени смешения с охраняемым товарным знаком. Товар был конфискован.
При рассмотрении дела суд установил, что спорный товарный знак был размещен не только на упаковке товара, но и указан во всех товаросопроводительных документах (инвойсах, сертификатах, таможенной декларации), необходимых для введения товара в гражданский оборот путем ввоза товара на территорию Российской Федерации, и сделал вывод, что подлежит конфискации именно ввезенный заявленный к таможенному оформлению товар, содержащий незаконное воспроизведение товарного знака (дело N А21-2645/2012).
Взыскание компенсации как способ защиты прав
интеллектуальной собственности
Факт привлечения виновного лица к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ важен и при использовании такого способа защиты прав интеллектуальной собственности, как возмещение убытков либо взыскание компенсации.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.
В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер убытков.
Решением суда общество привлечено к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа с конфискацией продукции, содержащей незаконное воспроизведение чужого товарного знака. В рамках дела суд установил, что общество без согласия правообладателя ввезло на территорию Российской Федерации товары (подшипники шариковые для грузовых автомобилей), маркированные изображением, схожим до степени смешения с товарным знаком VBF, зарегистрированным в отношении этого вида товара за ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».
Правообладатель избрал в качестве способа защиты своего права на товарный знак компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Суд взыскал компенсацию в заявленном размере, указав, что законом не предусмотрено право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, предусмотренной указанной нормой права (дело N А56-61861/2010).
Злоупотребление правом в области интеллектуальной
собственности
Вопросы злоупотребления правом также исследуются судом при рассмотрении дел о привлечении организаций и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ.
Суд апелляционной инстанции установил, что общество на таможенную территорию Таможенного союза ввезло мужские туфли и мужские ботинки.
Материалами дела было доказано, что спорный товар, на котором размещено изображение FELERO, не содержит точного воспроизведения охраняемого товарного знака FILERRO, также имеет место фонетическое отличие словесных элементов, обусловленное их различным произношением.
Суд установил, что правообладатель товарного знака FILERRO никогда не выпускал и не предлагал к продаже товары, маркируемые охраняемым товарным знаком FILERRO. Установив отсутствие на товарном рынке соответствующего товара, суд исключил возможность его смешения с товаром, ввезенным обществом, и введения тем самым потребителей в заблуждение.
Рассматривая дело в порядке апелляционного производства, суд высказал мнение, что регистрация товарного знака в отсутствие намерений выпускать продукцию, оказывать услуги, выполнять работы под соответствующей маркой свидетельствует о злоупотреблении правом, что в силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа судом в защите такого права.
По данному делу было отказано в привлечении общества к административной ответственности (дело N А21-10117/2011).
Обжалование решений суда о привлечении
к административной ответственности
В заключение хотелось бы остановиться на некоторых процессуальных вопросах обжалования решений суда о привлечении к административной ответственности.
В соответствии с частью 4.1 статьи 206 АПК РФ решение по делу о привлечении к административной ответственности, когда размер штрафа не превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей пять тысяч рублей, может быть обжаловано по общему правилу в суд апелляционной инстанции, а в суд кассационной инстанции оно может быть обжаловано только по основаниям, связанным с нарушением норм процессуального права, которые в любом случае влекут отмену судебного акта.
При этом апелляционный порядок рассмотрения соответствующих дел призван гарантировать законность и обоснованность судебного решения с учетом доводов всех лиц, участвующих в деле.
Статья 14.10 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака в виде наложения административного штрафа в указанных в пункте 4.1 статьи 206 АПК РФ пределах. Однако санкция статьи 14.10 КоАП РФ предусматривает и обязательную конфискацию предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.
В связи с этим вопрос возможности кассационного обжалования судебных актов по данной категории дел вызывал неоднозначные мнения.
Судебная практика исходит из того, что в случае применения судами дополнительного наказания в виде конфискации товара решения по делам о привлечении к административной ответственности обжалуются в порядке, установленном статьей 181 АПК РФ, то есть с возможностью обжаловать судебные акты в кассационной инстанции.
Такое толкование процессуальных норм отвечает целям Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ, не противоречит инстанционности арбитражного процесса и согласуется с положениями статей 2, 3, 6 и части 2 статьи 7 АПК РФ, а равно с пунктом 40.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции».
В соответствии со статьей 3 Федерального конституционного закона от 06.12.2011 N 4-ФКЗ в Российской Федерации не позднее 1 февраля 2013 года должен быть образован Суд по интеллектуальным правам.
Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (вступает в силу со дня начала деятельности Суда по интеллектуальным правам) судебные акты арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов по делам о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, будут пересматриваться в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам.
