Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 1 июня 2010 года
А. В. ДОЛГОВА
Долгова Анастасия Васильевна, юрист ООО «Деловой город (юриспруденция)».
В соответствии со статьей 9 Закона от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее — Закон о СМИ) каждое СМИ обладает уникальным, отличным от других СМИ с такой же формой периодического распространения наименованием, которое указывается в свидетельстве о государственной регистрации. Данная статья является итогом анализа судебной практики по делам, связанным с защитой учредителей СМИ от претензий владельцев товарных знаков. В настоящее время рассматриваемая проблема достаточно актуальна в связи с тем, что количество зарегистрированных СМИ и товарных знаков с каждым годом становится все больше, соответственно, вероятность совпадения наименования СМИ и зарегистрированного товарного знака возрастает.
Итак, статья 9 Закона о СМИ запрещает повторную регистрацию СМИ с одним и тем же наименованием. В случае установления судом факта повторной регистрации законной из них признается первая по дате.
Если обратиться к судебной практике, то при столкновении норм права о СМИ с нормами права о товарных знаках суды в большинстве случаев принимают решения на основании норм права о товарных знаках. Это связано с тем, что права владельцев товарных знаков нормативно более регламентированы по сравнению с правами учредителей СМИ.
Дело: товарный знак «Персона» против журнала «Персона».
Рассмотрим один из таких споров, где правообладатель товарного знака обратился в суд за защитой своего нарушенного права на товарный знак, предъявив иск к учредителю ранее зарегистрированного СМИ, совпадающего с товарным знаком (дело N А40-55246/03-15-519).
Первая и вторая инстанции: на стороне журнала.
Иск заявлен об обязании ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» (ответчик) прекратить использование товарного знака «Персона» в издаваемом им журнале, о запрете изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в хозяйственный оборот или хранения с этой целью общественно-публицистического журнала, обозначенного товарным знаком «Персона», или обозначения, сходного с ним до степени смешения, опубликовать за счет ответчика в своем издании и в газете «Известия» судебное решение и компенсировать судебные издержки.
ЗАО «Фирма «Информбюро» (истец) обосновывает свои требования тем, что оно является владельцем зарегистрированного товарного знака со словесным обозначением «персона», что подтверждается свидетельством, а ответчик использует его товарный знак в издаваемом под названием «Персона» журнале.
Ответчик иск не признал, мотивируя тем, что журнал зарегистрирован ранее даты регистрации товарного знака и что истец своими действиями имеет намерение причинить вред ответчику, то есть злоупотребляет правом.
Суд не удовлетворил требования ЗАО «Фирма «Информбюро», основываясь на том, что ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» зарегистрировало журнал в Госкомпечати РФ ранее, что подтверждается свидетельством. Регистрация была произведена в соответствии с Законом о СМИ.
Учреждение СМИ, владение, пользование и распоряжение им не подлежат ограничению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ о СМИ.
Лицензия на право выпуска СМИ у ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» не отозвана, учредитель не лишен права на выпуск журнала «Персона», то есть регистрация журнала «Персона», а также начало его выпуска и массовое распространение произошли существенно раньше даты подачи истцом заявки на товарный знак.
Также суд принял возражение ответчика, что действия истца подпадают под недобросовестную конкуренцию, так как при регистрации товарного знака истец знал или должен был знать о регистрации журнала «Персона», что подтверждается решением судебной палаты по информационным спорам, которым Госкомпечатью РФ было рекомендовано вернуться к вопросу о правомерности регистрации газеты «Персона» с учетом обстоятельств, выявленных при рассмотрении информационного спора.
Таким образом, принимая во внимание, что слово «персона» используется ответчиком только в наименовании журнала, являющегося СМИ и зарегистрированного в установленном Законом порядке ранее регистрации товарного знака «Персона», исковые требования суд не удовлетворил.
Истец обратился в апелляционную инстанцию арбитражного суда г. Москвы, где ему также было отказано в удовлетворении иска.
Кассация: поворот дела и возврат в первую инстанцию.
На принятые по делу судебные акты истцом была подана кассационная жалоба, в которой он просил решение и постановление апелляционной инстанции отменить в связи с неправильным применением судами норм материального права. Истец указал, что суд сделал ошибочный вывод о правомерности использования ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» словесного обозначения «персона» в качестве наименования издаваемого им журнала, тем самым нарушив положения статьи 4 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон «О товарных знаках»).
Арбитражный суд кассационной инстанции жалобу удовлетворил.
Как указал суд, из материалов дела усматривается, что ЗАО «Фирма «Информбюро» на основании свидетельства Роспатента является владельцем товарного знака (знака обслуживания) «Персона» в отношении перечня товаров, в том числе газет, журналов (периодических изданий).
Пункт 1 статьи 4 Закона «О товарных знаках», который действовал на тот момент, запрещает использование товарного знака без разрешения правообладателя. Сходная норма содержится и в ныне действующем законодательстве, а именно: статья 1484 Гражданского кодекса РФ (часть 3) определяет, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона «О товарных знаках» нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. Свидетельство о товарном знаке удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
Кассационная инстанция указала, что по настоящему делу судами первой и апелляционной инстанций не дана оценка тому факту, что регистрация журнала ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» произведена под названием «Персона»/»Persona», а выпускается печатное издание под наименованием «Персона» без указания английской транскрипции.
Вместе с тем Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, являющаяся составной частью права РФ, устанавливает запрет любых действий, способных каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.
При изложенных обстоятельствах решение по делу подлежит отмене как принятое с нарушением норм материального права.
Снова первая инстанция: на стороне товарного знака.
При новом рассмотрении дела в Арбитражном суде г. Москвы в удовлетворении иска вновь отказано.
Вторая инстанция: на стороне товарного знака.
Вновь не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просил решение Арбитражного суда г. Москвы отменить и принять по делу новое решение, удовлетворив исковые требования заявителя.
Суд апелляционную жалобу удовлетворил.
Отказывая в иске, Арбитражный суд г. Москвы указал, что ответчик использует слово «персона» только в качестве наименования журнала, зарегистрированного в установленном порядке, что соответствует Закону РФ «О средствах массовой информации». Ни один из законов не имеет приоритета перед другим, поэтому исковые требования не были удовлетворены. По мнению апелляционной инстанции, данные выводы суда не соответствуют нормам материального права.
Иск заявлен о прекращении незаконного использования товарного знака, и, по мнению суда, спор подлежит рассмотрению прежде всего на основании норм Закона «О товарных знаках», исходя из которых действия ответчика по выпуску журнала с использованием наименования «Персона» нарушают исключительные права истца как правообладателя товарного знака.
Ссылка суда первой инстанции на соответствие ответчика нормам Закона о СМИ необоснованна, так как данный спор исходя из предмета и основания спора подлежит разрешению на основании требований иного закона — Закона «О товарных знаках».
Кассационная инстанция: на стороне товарного знака.
Теперь ответчик в свою очередь подал кассационную жалобу. Федеральный арбитражный суд Московского округа отказал в ее удовлетворении по следующим основаниям.
Довод кассационной жалобы о необходимости применения в данном случае Закона о СМИ не может быть принят, так как защиту исключительных прав на товарный знак предоставляет Закон «О товарных знаках». Правообладателем товарного знака «Персона» является ЗАО «Фирма «Информбюро».
Таким образом, судебная практика показывает, что товарные знаки пользуются приоритетом по отношению к наименованию средств массовой информации.
Новая судебная практика: ВАС установил приоритет за СМИ.
В это же время появилась и положительная практика защиты учредителем наименования СМИ от иска правообладателя товарного знака.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел заявление ООО «Юнайтед Пресс» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы, Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда и Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа, которые удовлетворили требование ООО «Издательский дом «Специализированная пресса» и обязали ООО «Юнайтед Пресс» прекратить незаконное использование обозначения «Агробизнес» в качестве названия средства массовой информации — журнала «Агробизнес». Современные стратегии, технологии, менеджмент», переоформить доменное имя www. agro-business. ru на правообладателя товарного знака и удалить обозначение «Агробизнес» из сети Интернет в связи с тем, что ООО «Издательский дом «Специализированная пресса» является правообладателем товарного знака «Агробизнес», зарегистрированного в установленном законом порядке (дело N А40-8298/07-67-89).
Президиум ВАС (Постановление от 30 сентября 2008 г. N 7288/08) отменил все указанные судебные акты по следующим основаниям:
1) право ООО «Юнайтед Пресс» на название журнала, включающего слово «агробизнес», возникло до даты приоритета товарного знака;
2) правовое положение и порядок регистрации СМИ регулируются Законом о СМИ, в соответствии с которым должны быть применены положения о последствиях регистрации, в частности о праве на название, о недопущении регистрации СМИ с тем же названием, то есть о защите названия. Название средства массовой информации используется для его индивидуализации, и исходя из этой функции к нему может быть применено также положение статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая гласит, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Следует учесть, что в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее;
3) название журнала, издаваемого ООО «Юнайтед Пресс», содержит помещаемые на обложках дополнительные слова, уточняющие направленность информации. Спорное обозначение в названии журнала не повторяет зарегистрированных особенностей написания словесного элемента товарного знака, имеет свой особый стиль изображения, в целом воспринимается по-другому, что исключает опасность смешения двух обозначений.
Таким образом, владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего журнала до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака).
Но пересмотр дела невозможен.
Учитывая новые веяния в судебной практике, ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
В качестве вновь открывшегося обстоятельства ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» ссылался на изменение судебной практики по аналогичным делам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 311 АПК РФ основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.
Определением Девятого арбитражного апелляционного суда ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» в удовлетворении заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам отказано. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что факт изменения судебной практики применения законодательства (правовой позиции) Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации при отсутствии или утрате возможности обращения в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в порядке надзора не является основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Что будет дальше?
Итак, положению владельцев журнала «Персона» не позавидуешь. Судебная практика складывается в пользу СМИ, если его регистрация была осуществлена раньше товарного знака, но этот журнал являются единственным в России СМИ, которое не может использовать позицию ВАС РФ.
Однако, несмотря на принятые судебные акты, ООО «ИИЦ «Новый Арбат-21» продолжает осуществлять выпуск журнала.
Закон «О товарных знаках» с 1 января 2008 года утратил силу, но многие положения относительно товарных знаков перешли из Закона в Гражданский кодекс РФ (часть 4). Следует признать, что в России действует негласный принцип, согласно которому решения высших судов обладают таким признаком, как обязательность для судов более низкой инстанции.
Таким образом, владельцы СМИ могут вздохнуть свободно. Высший Арбитражный Суд защитил их приоритет перед сходными товарными знаками, зарегистрированными позже даты регистрации СМИ.
Тем не менее не все так однозначно. В конкретном деле, которое рассматривал ВАС, название журнала и товарного знака не были идентичными — название СМИ включало дополнительные слова. И хотя этот факт не отменяет действие статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, тем не менее при формальном подходе судебного органа, рассматривающего сходное дело, он может стать поводом для новых толкований.
Поэтому мы настойчиво рекомендуем всем владельцам СМИ пройти дополнительную процедуру защиты наименования — зарегистрировать его за собой еще и в качестве товарного знака.
