В. А. Мещеряков, зам. начальника юридического отдела фирмы «Городисский и Партнеры».
Существующий порядок изготовления лекарственных средств предусматривает обязательную их государственную регистрацию, а предприятия — изготовители должны иметь лицензию на производство лекарственных средств (ст. 13 Федерального закона от 22.06.98 г. N 86-ФЗ в ред. от 02.01.2000 г. «О лекарственных средствах»). При этом если лекарственное средство как вещество или способ его получения может быть изготовлено с помощью изобретения, патент на которое действует на территории Российской Федерации, то изготовление, продажа и иные действия, которые признаются использованием изобретения (п. 3 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 г. N 3517-1, далее — Патентный закон), могут быть совершены третьими лицами только с разрешения патентообладателя.
Из этого можно рекомендовать разработчику лекарственных средств, если он намерен изготавливать лекарственное средство, разработанное им самим, и/или иметь преимущества от монопольного права на его использование, перед раскрытием сведений об этом средстве и осуществлением действий по государственной регистрации этого лекарственного средства решить вопрос о патентовании изобретения, относящегося к этому лекарственному средству. У разработчика нового лекарственного средства имеется льгота, предусматривающая возможность раскрытия и опубликования сведений о разработанном лекарственном средстве самим разработчиком либо иными лицами, получившими от разработчика прямо или косвенно эти сведения; при этом указанная публикация не будет препятствовать получению разработчиком патента на изобретение, относящееся к этому лекарственному средству, если заявка на выдачу этого патента будет подана в Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент) разработчиком до истечения шести месяцев с даты опубликования указанных сведений (абзац 7 п. 1 ст. 4 Патентного закона).
Более сложно обстоит дело с использованием названий лекарственных средств. Свободное использование названия лекарственного средства ограничено двумя условиями: оно должно быть зарегистрировано, без чего лекарственное средство с этим названием не может изготавливаться и продаваться (ст. 19 Федерального закона «О лекарственных средствах»), и может охраняться в качестве товарного знака в соответствии с Законом Российской Федерации от 23.09.92 г. N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках).
Первое из указанных ограничений не препятствует любому изготовителю, имеющему лицензию на производство лекарственных средств, изготавливать зарегистрированное лекарственное средство с его названием, а иным лицам — продавать это лекарственное средство и осуществлять иные действия по его введению в оборот.
Второе же ограничение означает, что любой изготовитель, имеющий лицензию на производство лекарственных средств и не являющийся владельцем товарного знака на название лекарственного средства, может изготавливать лекарственное средство с этим названием только с согласия владельца товарного знака, а иные лица — продавать лекарственное средство с этим названием либо осуществлять иные действия по отношению к нему, признаваемые использованием товарного знака (п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках), могут также только с согласия владельца товарного знака.
Кроме того, государственная регистрация лекарственных средств предусматривает также регистрацию так называемых непатентуемых названий, под которыми обычно понимаются обозначения, отнесенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к названиям лекарственных средств, которые не должны быть объектом исключительного права (охраняться в качестве товарных знаков).
Указанные ограничения, как представляется, носят взаимонеприемлемый характер. Если «столкновения» прав на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, и прав на изготовление и иное введение в оборот лекарственных средств логически объясняется тем, что преимущества от патента на изобретение компенсируют затраты разработчика на весь комплекс научно — исследовательских работ по созданию изобретения, то в отношении названий лекарственных средств такое логическое объяснение вряд ли может быть применено. В определенной мере можно считать логичными и приемлемыми случаи, когда товарный знак, являющийся названием лекарственного средства, регистрируется на имя его разработчика, которое зарегистрировано в установленном порядке на основании заявления этого разработчика или по его поручению.
На практике же встречаются случаи, когда владельцами товарных знаков, являющихся названиями зарегистрированных лекарственных средств, могут быть либо один из изготовителей этих средств, либо лица, не желающие и не имеющие возможности изготавливать лекарственные средства (проще говоря, не имеющие никакого отношения к медицине вообще). Эти случаи обусловлены, как правило, недостаточно полными знаниями и опытом в области правовой охраны товарных знаков и вызывают недоумение в медицинских кругах.
Непатентуемые названия лекарственных средств также могут быть признаны в качестве товарных знаков, поскольку Закон о товарных знаках не содержит императивного (обязательного) условия о недопустимости предоставления правовой охраны этим обозначениям в качестве товарных знаков. Имеющиеся в Законе о товарных знаках ограничения о недопустимости предоставления правовой охраны в качестве товарных знаков обозначениям, указывающим на вид товаров или вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, императивными условиями не являются и устанавливаются в результате проведения экспертизы заявленного обозначения или рассмотрения споров об охраноспособности товарных знаков на основе логических доказательств соответствия указанным условиям охраноспособности товарных знаков. По этим причинам в Роспатент могут быть поданы заявки на регистрацию товарного знака на обозначения, которые ВОЗ относит к непатентуемым названиям; при этом решение о предоставлении таким обозначениям правовой охраны в качестве товарных знаков будет приниматься в зависимости от конкретных обстоятельств — при проведении экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении спора об охраноспособности товарных знаков.
Для урегулирования этой проблемы необходимо внести соответствующее дополнение в Закон о товарных знаках, предусматривающее требование о недопустимости регистрации непатентуемых названий в качестве товарных знаков.
Разрешение же коллизии, когда товарный знак, являющийся названием лекарственного средства, регистрируется на имя одного из изготовителей этого средства или на имя лица, не имеющего отношения к изготовлению этого средства, является более сложным.
В ситуации, когда товарный знак регистрируется на имя лица, которое приобретает исключительное право на этот знак только для того, чтобы затем уступить этот знак или разрешать его использование изготовителям, имеющим лицензию на изготовление лекарственных средств, очевидно, можно разрешить указанную коллизию на основе положения, которое предлагается Роспатентом внести в Закон о товарных знаках. Это положение заключается в том, что в этой ситуации действие правовой охраны товарного знака может быть прекращено по решению антимонопольного органа или суда, если ими будет признано, что действия владельца товарного знака, связанные с регистрацией товарного знака и его использованием, являются актом недобросовестной конкуренции. (Соответствующие положения необходимо внести в Федеральный закон от 22.03.91 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».)
В ситуации же, когда владельцем товарного знака, воспроизводящего название зарегистрированного лекарственного средства, является один из изготовителей этого средства (а не разработчик), коллизию разрешить невозможно ни в рамках действующего законодательства, ни с учетом упомянутого предложения Роспатента по его изменению.
В Роспатенте рассматривается предложение о превентивных мерах, направленных на недопущение упомянутого «столкновения» прав. Эти меры предусматривают возможность обращения разработчика лекарственного средства в процессе государственной регистрации этого средства в Роспатент с просьбой предоставить информацию о поступивших в Роспатент и еще не рассмотренных заявках на регистрацию товарных знаков или уже зарегистрированных товарных знаках, тождественных названию регистрируемого лекарственного средства или сходных с ним до степени смешения.
Эти меры в определенной степени могут способствовать предотвращению указанного «столкновения» прав и приобретению разработчиком лекарственного средства прав на товарный знак, который является названием регистрируемого на имя разработчика лекарственного средства; однако они основаны на констатации фактов и дают разработчику лекарственного средства лишь возможность выбора своих действий: либо смириться с тем, что название разработанного им и регистрируемого с этим названием лекарственного средства является объектом исключительного права, принадлежащего иному лицу, либо отказаться от этого названия и принять новое. Кроме того, это связано с потерей определенного времени на исполнение Роспатентом заказа на выполнение работ по поиску соответствующих заявок на регистрацию товарного знака и уже зарегистрированных товарных знаков, а также с финансовыми затратами разработчика на выполнение Роспатентом этих работ. При этом создаются условия для злоупотребления работниками Роспатента, которые ведут поиск упомянутых заявок и товарных знаков, своим служебным положением в части разглашения информации о намерениях разработчика зарегистрировать название лекарственного средства в качестве товарного знака, что может привести к более ранней подаче в Роспатент заявки на регистрацию этого товарного знака иным лицом, получившим такую информацию.
Кроме того, информация, которая должна быть представлена Роспатентом по просьбе разработчика лекарственного средства, должна содержать сведения о наличии заявок и товарных знаков, не только тождественных названию регистрируемого лекарственного средства, но также и сходных с ним до степени смешения. Оценка сходства до степени смешения основана на экспертном сравнительном анализе обозначений и по этой причине может являться дискуссионной. Учитывая, что эта информация Роспатента не является официальным решением экспертизы, она не может служить гарантией того, что в случае если из этой информации следует отсутствие оснований, препятствующих регистрации названия лекарственного средства разработчика, и разработчиком будет подана в Роспатент соответствующая заявка, ему не будет отказано в регистрации этого товарного знака. Принятие же Роспатентом порядка, предусматривающего, что информация, предоставленная по просьбе разработчика, является обязательной (не подлежащей пересмотру) для экспертов Роспатента (Федерального института промышленной собственности, Апелляционной палаты и Высшей патентной палаты), было бы незаконным.
Представляется, что эту коллизию следует решить на основе включения в Закон о товарных знаках императивной нормы, предусматривающей предоставление права на регистрацию товарного знака, воспроизводящего название регистрируемого лекарственного средства, только разработчику этого лекарственного средства или лицу, которому разработчик передаст это право.
Одновременно следует дополнить Закон о товарных знаках альтернативной возможностью разрешения коллизии по рассматриваемому «столкновению» прав. Смысл этого дополнения заключается в том, что в случае регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного названию зарегистрированного лекарственного средства или сходного с ним до степени смешения, на имя лица, не являющегося разработчиком этого лекарственного средства, владелец этого товарного знака не вправе запрещать использовать это обозначение в качестве названия лекарственного средства разработчику этого лекарственного средства и иным лицам, получившим лицензию на производство этого лекарства в соответствии с Федеральным законом «О лекарственных средствах».
Для государственной регистрации лекарственных средств необходимо представление ряда материалов, включая результаты различных испытаний этих средств (п. 9 ст. 19 Федерального закона «О лекарственных средствах»). Проведение этих испытаний и иных работ по государственной регистрации лекарственных средств требует значительного времени. В случае государственной регистрации лекарственного средства, разработанного на основе изобретений, на которые получены патенты, использование этих изобретений не может быть начато до регистрации лекарственного средства. Учитывая это обстоятельство, а также то, что патентование этих изобретений целесообразно осуществлять не дожидаясь проведения всех работ, связанных с регистрацией лекарственных средств, срок действия патента (20 лет) фактически сокращается на период проведения всех работ по государственной регистрации лекарственных средств. Для компенсации потери указанного времени Роспатентом принято предложение о внесении в Патентный закон положения, предусматривающего удлинение срока действия патента на период проведения работ, связанных с получением разрешения на использование средств, изготовленных с помощью изобретений, но не более чем на 5 лет.
