ТОВАРНЫЙ ЗНАК И НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: КОЛЛИЗИЯ ПРАВ
М. Е. БОБРОВ
Бобров Максим Евгеньевич, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Бобров, Толстов и партнеры».
Статья М. Е. Боброва посвящена вопросам столкновения права на товарный знак с правом на фирменное наименование коммерческой организации и правом на наименование некоммерческой организации. Автор рассматривает законодательные механизмы разрешения указанных коллизий, анализирует судебную практику по спорам между владельцами таких обозначений и формулирует предложения по совершенствованию законодательства в данной области.
Ключевые слова: фирменное наименование, наименование некоммерческой организации, товарный знак, столкновение прав, интеллектуальная собственность.
В последнее годы все более острой становится проблема коллизии исключительных прав на различные виды интеллектуальной собственности, причем особенно отчетливо это прослеживается в сфере использования средств индивидуализации. В частности, судебная практика арбитражных судов свидетельствует о росте количества споров, возникающих между правообладателями товарных знаков и обладателями других средств индивидуализации, как являющихся объектами интеллектуальных прав (фирменные наименования, коммерческие обозначения), так и не являющихся таковыми (наименования некоммерческих организаций, названия средств массовой информации, доменные имена и т. п.). При этом законодательные правила разрешения подобных споров во многих случаях обладают серьезными недостатками. В настоящей статье предлагается остановиться на вопросе о законодательных механизмах разрешения споров о столкновении права на товарный знак с правом на фирменное наименование коммерческой организации и правом на наименование некоммерческой организации, а также о проблемах законодательного регулирования в указанной области.
Механизм разрешения споров о столкновении права на товарный знак с правом на фирменное наименование коммерческой организации
На сегодняшний день большое количество споров о столкновении прав на средства индивидуализации касается коллизии прав на товарные знаки и фирменные наименования. Согласно ст. 1477 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Товарный знак отнесен к числу средств индивидуализации, признаваемых интеллектуальной собственностью (ст. 1225 ГК РФ). На основании ст. 1484 ГК РФ правообладателю товарного знака принадлежит исключительное право на его использование для индивидуализации товаров, в отношении которых он был зарегистрирован. В соответствии с п. 1 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Пункт 4 указанной статьи устанавливает, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Согласно ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. В доктрине гражданского права фирменное наименование определяется как обозначение, служащее для индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте <1>. ——————————— <1> Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под ред. И. А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. С. 436.
Несмотря на различия в объектах индивидуализации между фирменным наименованием и товарным знаком, при наличии между ними сходства и одновременной принадлежности разным лицам сферы их коммерческого использования часто пересекаются, что приводит к возникновению споров. Оба указанных обозначения могут наноситься на схожие товары, использоваться в рекламе одинаковой продукции, что влечет вероятность смешения их владельцев, результатов их деятельности и возникновения риска введения в заблуждение потребителей или контрагентов. Для разрешения таких конфликтных ситуаций в ГК РФ был закреплен общий принцип «старшинства» прав на средства индивидуализации. Так, ст. 1252 ГК РФ определяет, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Принцип «старшинства» прав нашел отражение также в ст. ст. 1483, 1512 ГК РФ. Так, п. 8 ст. 1483 ГК РФ устанавливает прямой запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений в отношении однородных товаров, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями (отдельными элементами такого наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Если же такая регистрация все же была произведена, то в соответствии с п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак по требованию правообладателя фирменного наименования. Анализ указанных норм позволяет определить следующие признаки, наличие которых свидетельствует о нарушении прав правообладателя товарного знака или фирменного наименования при их столкновении. Во-первых, в качестве товарного знака и фирменного наименования разными лицами используются тождественные или сходные до степени смешения обозначения. Во-вторых, в результате такого тождества или сходства существует риск введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов. В-третьих, право одного из правообладателей в отношении средства индивидуализации должно возникнуть ранее, чем право другого. Для определения первого признака применима методология, разработанная федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в отношении определения тождества и сходства до степени смешения обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков с другими обозначениями, заявленными на государственную регистрацию в качестве товарных знаков или охраняемых в Российской федерации в качестве таковых <2>. Так, раздел 3 Методических рекомендаций определяет, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. ——————————— <2> См.: Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.
Как известно, фирменное наименование состоит из основной (обязательной) части, определяющей организационно-правовую форму юридического лица, и вспомогательной (отличительной) части фирменного наименования <3>. Учитывая это, закон устанавливает, что первый признак нарушения присутствует даже тогда, когда товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с его отдельными элементами, т. е. с его отличительной частью. Иными словами, сходными до степени смешения будут являться фирменное наименование ООО «Город» и товарный знак «Город», притом что товарный знак тождественен только отличительной части фирменного наименования. ——————————— <3> Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. С. 573. См. также: п. 17 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
Второй признак нарушения согласно ст. 1252 ГК РФ заключается в существовании риска введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов в результате такого тождества или сходства средств индивидуализации. Для установления этого признака сравниваются виды деятельности, которыми занимается обладатель фирменного наименования с видами товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, и определяется их однородность. Это связано с тем, что если такие обозначения используются в различных сферах деятельности (например, фирменное наименование индивидуализирует строительную компанию, а товарный знак зарегистрирован в отношении услуг по радиовещанию), то отсутствует вероятность введения потребителей и контрагентов в заблуждение. Нормативное определение однородных товаров, а также порядок оценки однородности товаров установлены Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198. Согласно п. 2 указанных Методических рекомендаций под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю. Полагаем, что изложенный подход является в достаточной степени обоснованным и оправданным для целей определения факта нарушения указанных прав. Как было отмечено, согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ обладатель исключительного права, возникшего ранее, может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования. При этом, говоря о признании недействительной правовой охраны товарного знака, следует отметить, что, исходя из положений ст. 1512 ГК РФ, аннулирование его регистрации осуществляется в отношении только тех видов товаров, которые однородны видам деятельности правообладателя фирменного наименования. Правообладатель товарного знака в случае нарушения его прав может требовать запрета на частичное или полное использование фирменного наименования. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 985/10 по делу N А40-56945/08-5-500 было разъяснено, что требование о частичном запрете на использование обозначения в фирменном наименовании (п. 6 ст. 1252 ГК РФ) означает запрет на его использование в определенных видах деятельности, а именно в тех, при осуществлении которых под этим фирменным наименованием создается конкуренция с товарным знаком. Порядок применения полного запрета не конкретизирован в действующем законодательстве. Представляется, что полный запрет должен представлять запрет на использование фирменного наименования при осуществлении любого вида деятельности и, по сути, должен влечь обязанность правообладателя по изменению своего фирменного наименования. Учитывая изложенное, в целом можно говорить о наличии достаточно эффективных механизмов, закрепленных в настоящем законодательстве, регулирующих вопросы разрешения споров о столкновении прав на товарный знак и фирменное наименование, которые в равной степени обеспечивают защиту прав каждого из владельцев указанной пары обозначений.
Механизм разрешения споров о столкновении прав на товарный знак с правом на наименование некоммерческой организации
Судебная практика арбитражных судов по спорам о столкновении прав на разные средства индивидуализации свидетельствует, что, помимо конфликтов между правообладателями товарных знаков и фирменных наименований, также имеют место конфликты прав на товарные знаки с правами на наименования некоммерческих организаций. При этом проведенный анализ судебных дел и норм законодательства по данному вопросу свидетельствует о наличии существенных недостатков в правовом регулировании указанных общественных отношений, не предоставляющих некоммерческим организациям должной степени правовой защиты их наименований. Как уже отмечалось, согласно ст. 54 ГК РФ любое юридическое лицо имеет свое наименование, которое индивидуализирует его в гражданском обороте. При этом юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование, права на которое определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. Из этого следует, что ГК РФ разделяет понятия фирменное наименование коммерческой организации и наименование некоммерческой организации. Фирменное наименование в соответствии со ст. 1225 ГК РФ отнесено к интеллектуальной собственности. Согласно ст. 1474 ГК РФ в отношении него возникает исключительное право. В отличие же от фирменного наименования некоммерческая организация исключительным правом и на свое наименование не обладает. Данная точка зрения подтверждена высшими судебными инстанциями Российской Федерации, которые в п. 58.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» <4> указали, что в силу п. 4 ст. 54, п. 1 ст. 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Было также отмечено, что наименования некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ и на них не распространяется правовая охрана, установленная § 1 главы 76 ГК РФ («Право на фирменное наименование») <5>. ——————————— <4> Вестник ВАС РФ. 2009. N 6. <5> См. также: Определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 244-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. N 4.
В юридической литературе указанная правовая позиция обосновывается рядом авторов тем, что только субъекты предпринимательской деятельности должны обладать исключительным правом на свое наименование, так как имеется риск совершения недобросовестных действий со стороны своих конкурентов. Предоставление же таких прав некоммерческим организациям не требуется, так как цель их деятельности не связана с предпринимательством <6>. Вместе с тем такая позиция делает абсолютно беззащитными некоммерческие организации перед действиями других участников гражданского оборота, которые могут, например, зарегистрировать схожее до степени смешения обозначение в качестве товарного знака и запретить использование такого наименования или свободно осуществлять использование товарного знака параллельно указанному наименованию, тогда некоммерческая организация не сможет защитить свои права и воспрепятствовать таким действиям. ——————————— <6> См.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. С. 577.
Так, в одном из судебных дел общественная организация «Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» имени Николая Петровича Старостина», являвшаяся правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения «Спартак» в отношении нескольких классов товаров и услуг, в том числе включающих в себя организацию досуга, массово-зрелищных мероприятий, соревнований, конкурсов, спартакиад, чемпионатов, обратилась с иском в суд к муниципальному учреждению «Футбольный клуб «Спартак» г. Луховицы» о запрете незаконного использования товарного знака в его наименовании. Поводом для подачи иска явилось то, что ответчик размещал обозначение «Спартак» в названии муниципального стадиона, на билетах, в программах футбольных матчей, в наименовании футбольного клуба, в телефонном справочнике и т. п. Рассмотрев дело, суды первых трех инстанций признали исключительным право ответчика использовать свое наименование любым из перечисленных способов и на этом основании отказали в иске <7>. Отменяя судебные акты, принятые по делу, и удовлетворяя требование о запрете использования ответчиком обозначения «Спартак» как нарушающего право на товарный знак истца, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 14 марта 2006 г. N 13421/05 указал, что у ответчика, зарегистрированного в форме муниципального учреждения (некоммерческой организации), отсутствует исключительное право на фирменное наименование, поскольку в соответствии со ст. 54 ГК РФ право на фирменное наименование возникает лишь у коммерческих организаций. ——————————— <7> См.: решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2005; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2005; Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 18.07.2005 по делу N А41-К1-5684/2004.
В другом деле некоммерческая организация фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» (далее — фонд) обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Медиклон», регистрируемого другим лицом. Доводы фонда сводились к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен оригинальной части его фирменного наименования, при этом фонд не давал согласия на его использование в товарном знаке. Палата по патентным спорам Роспатента отказала в удовлетворении возражения на том основании, что фонд, являясь некоммерческой организацией, не может иметь фирменного наименования. Не согласившись с отказом, фонд обратился в арбитражный суд. Суды всех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований, сославшись на то, что фирменное наименование может принадлежать коммерческой организации, каковой заявитель не является. Судами также было отмечено, что согласно п. 8 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения только с фирменными наименованиями, охраняемыми на территории Российской Федерации <8>. ——————————— <8> См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2008, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2008, Постановление Федерального арбитражного суда Московской области от 05.09.2008 по делу N А40-55653/07-133-374.
Представляется, что подход к правовой охране наименований некоммерческих организаций не учитывает то, что такие организации также могут осуществлять коммерческую деятельность, а следовательно, конкурировать с коммерческими организациями при производстве схожих товаров (оказании услуг, производстве работ). Так, согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы; эта деятельность должна соответствовать этим целям. В связи с этим некоммерческие организации должны обладать теми же средствами индивидуализации, что и коммерческие организации, правовой режим которых обеспечивает необходимую защиту их интересов в конкурентной борьбе. Указанная точка зрения поддерживается в юридической литературе рядом авторов. Как указывает В. В. Голофаев, «представляется, что было бы правильнее охватить категорией фирменного наименования юридические лица обоих видов, поскольку правовой режим этих обозначений должен быть одинаковым. Важно здесь и то, что в силу ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации также могут осуществлять предпринимательскую деятельность, а соответственно, их интерес в использовании и охране своих наименований должен быть защищен законодателем с не меньшей степенью» <9>. ——————————— <9> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) (2-е изд.) / Под ред. С. А. Степанова // СПС «КонсультантПлюс». 2009.
В. И. Крон и А. Г. Сафронов пишут, что, «выступая на рынке товаров и (или) услуг, некоммерческая организация должна быть узнаваемой с целью привлечения и удержания потребителей, т. е. иметь свое наименование и, как нам представляется, именно фирменное наименование» <10>. ——————————— <10> Крон В. И., Сафронов А. Г. Как оптимизировать регистрацию фирменных наименований? // Патенты и лицензии. 2004. N 6. С. 7.
Э. П. Гаврилов указывает: «Некоммерческая организация, по крайней мере та некоммерческая организация, которая имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, нуждается в наличии своего фирменного наименования. В случае непризнания за ней права иметь свое фирменное наименование права такой организации существенно ограничиваются, она становится беззащитной при столкновении на рынке с коммерческой организацией» <11>. ——————————— <11> Гаврилов Э. П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2006. N 12. С. 8.
Следует также отметить нелогичность и непоследовательность в подходе законодателя к правовому режиму наименований некоммерческих организаций по сравнению с подходами в отношении товарных знаков и коммерческих обозначений. Некоммерческая организация согласно ст. 1478 ГК РФ вправе зарегистрировать и использовать товарный знак, так же как и коммерческая организация. Коммерческие, а также некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами, могут иметь исключительное право на коммерческое обозначение (ст. 1538 ГК РФ). В завершение анализа вопросов о порядке разрешения споров о столкновении прав на товарный знак с правами на фирменное наименование и наименование некоммерческой организации следует констатировать необходимость изменения правового регулирования механизма разрешения коллизии прав на товарный знак и наименование некоммерческой организации. Некоммерческие организации обладают правом на осуществление предпринимательской деятельности, и поэтому должны иметь исключительное право на фирменное наименование наравне с коммерческими организациями. Это позволит распространить на наименования некоммерческих организаций действие всех норм, касающихся защиты прав на фирменное наименование при столкновении с правом на товарный знак, а именно: применение принципа «старшинства» прав на разные средства индивидуализации (п. 6 ст. 1252 ГК РФ), запрет на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров тождественного и схожего до степени смешения наименования некоммерческой организации (п. 8 ст. 1483 ГК РФ), возможность признания недействительной правовой охраны товарного знака (ст. 1512 ГК РФ), которая была предоставлена с нарушением п. 8 ст. 1483 ГК РФ.
Библиография
Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. Крон В. И., Сафронов А. Г. Как оптимизировать регистрацию фирменных наименований? // Патенты и лицензии. 2004. N 6. Гаврилов Э. П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2006. N 12. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный). 2-е изд. / Под ред. С. А. Степанова // СПС «КонсультантПлюс». 2009. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под ред. И. А. Близнеца. М.: Проспект, 2011.
