(Трахтенгерц Л. А.) («Юридическая литература», 2012)
ТОВАРНЫЙ ЗНАК, СОДЕРЖАЩИЙ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТУПЛЕН ДРУГИМ ЛИЦАМ
(Обзор судебно-арбитражной практики)
Л. А. ТРАХТЕНГЕРЦ
Трахтенгерц Л. А., главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Мясомолпрод» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Аксиома» (дело N А41-39319/10). В исковом заявлении содержались два основных требования. Во-первых, истец просил признать недействительным договор, заключенный истцом с ответчиком об отчуждении принадлежащего ранее истцу исключительного права на товарный знак «Производственное объединение «Мясомолпрод», зарегистрированный по свидетельству N 264748. Во-вторых, истец просил суд, исходя из признания оспоренного договора недействительным, обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности и товарным знакам (далее — Роспатент) внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: исключить из реестра ответчика и восстановить в нем истца в качестве правообладателя товарного знака — «Производственное объединение «Мясомолпрод». В обоснование своих требований истец указал, что товарный знак — «Производственное объединение «Мясомолпрод» — включает его фирменное наименование. Уступка такого товарного знака является нарушением норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих отношения по использованию и распоряжению исключительным правом на товарный знак (п. 2 ст. 1488) и изданных в соответствии с этими нормами подзаконных актов, согласно которым не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак, если это может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Ответчик не согласился с доводами истца. В подтверждение соответствия оспариваемого договора требованиям закона он сослался на регистрацию договора Роспатентом, в функции которого входит проверка правомерности распоряжения исключительным правом на товарный знак. Кроме того, ответчик указал, что в настоящее время он уже не является правообладателем товарного знака. Исключительное право на этот товарный знак было им уступлено ООО «Девилон М», привлеченного к спору по настоящему делу в качестве третьего лица. Заключенный ответчиком договор об отчуждении товарного знака с ООО «Девилон М» уже зарегистрирован Роспатентом. В соответствии с этим договором ОАО «Аксиома» было исключено из Государственного реестра товарных знаков. Новым правообладателем спорного товарного знака зарегистрирован в настоящее время ООО «Девилон М». Решением Арбитражного суда Московской области в удовлетворении иска было отказано. В мотивировочной части решения суд указал, что «истцом не представлены доказательства, подтверждающие, что отчуждение исключительного права на товарный знак N 264748 могло являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя». Кроме того, в качестве главного основания отклонения иска суд сослался на регистрацию оспариваемого договора Роспатентом, указав, что «факт регистрации договора Роспатентом подразумевает его соответствие закону и действительность». Правомерность вынесенного решения вызывает серьезные сомнения. При анализе комментируемого дела возникают два основных вопроса: соответствует ли оспариваемый договор требованиям закона и каковы правовые последствия регистрации Роспатентом договоров о распоряжении исключительным правом? 1. Как установлено в п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак представляет собой любое обозначение, которое служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Важно подчеркнуть, что это определение включает в себя два аспекта, иногда упоминаемые как различные функции товарного знака, которые, однако, взаимозависимы и в практических целях всегда должны рассматриваться совместно. Товарный знак призван информировать не только о товаре, но (что не менее важно) и о его производителе. По сути, речь идет о средстве индивидуализации, одной из функций которого является защита товара данного предприятия от товаров его конкурентов. Более четко эта функция товарного знака сформулирована в ст. 15 «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (Соглашение ТРИПС) <1>, обязательная для всех участников ВТО. «Товарными знаками может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, с помощью которых можно отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия». ——————————— <1> Охрана интеллектуальной собственности в России. М., 2005. С. 821.
Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак служит одним из способов распоряжения исключительным правом на товарный знак, относящийся к охраняемым средствам индивидуализации. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона — правообладатель передает в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на товарный знак в отношении всех (или части) товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю товарного знака. При этом установлено существенное ограничение. Гражданский кодекс Российской Федерации (как и ранее действовавший Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») не допускает отчуждения исключительного права на товарный знак, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). Это императивная норма. Она отвечает обязательствам, вытекающим из членства государств в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно ст. 10-bis (Недобросовестная конкуренция) Конвенции подлежат запрету: «все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента» (подчеркнуто мною. — Л. Т.). Эти условия Парижской конвенции обязывали советскую, а затем российскую правоприменительную практику, исходя из обязательств России как участника Парижской конвенции, квалифицировать отчуждение исключительного права на товарный знак как вводящее в заблуждение во всех случаях, когда товарный знак воспроизводит фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование. Нормативно это было закреплено уже в Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (утверждены Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64) <1>. ——————————— <1> Охрана интеллектуальной собственности в России. С. 296.
Соответствующая норма предусмотрена и в Административном регламенте исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. N 321) <1>. В Регламенте дано разъяснение относительно применения п. 2 ст. 1488 ГК РФ: «отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно осуществляется в отношении товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или отдельные его элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование» (абз. 5 п. 9.9.9) (подчеркнуто мною. — Л. Т.). ——————————— <1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 22.
2. Фирменное наименование как средство индивидуализации юридического лица отнесено к объектам исключительных прав (ст. ст. 1473 — 1476 ГК РФ). Фирменным наименованием признается наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в коммерческом обороте. При этом под собственным наименованием юридического лица понимается его различительный элемент, который включается в фирменное наименование наряду с обозначением его организационной формы (п. 2 ст. 1473). Это очень важная новелла Гражданского кодекса Российской Федерации, которая внесла ясность в понимание структуры фирменного наименования и назначения его частей. В современной практике нередко в целях более полной защиты фирменного наименования различительный элемент фирменного наименования одновременно защищается как товарный знак в качестве словесного знака логотипа, повторяющего фирменное наименование. Однако при сохранении за собой фирменного наименования правообладатель уже не может распорядиться таким товарным знаком. Он не может ни уступить исключительное право на такой товарный знак, ни предоставить лицензию на его использование. Товарный знак становится необоротоспособным. Его применение ограничивается маркировкой продукции правообладателя. Это связано с основной особенностью правового режима фирменного наименования в круге объектов исключительных прав, которая заключается в том, что распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (не только отчуждение, но и предоставление лицензии на использование) не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). 3. Учитывая, что правила, установленные п. 2 ст. 1488 ГК, имеют императивный характер, для их применения не требуется каких-либо дополнительных доказательств, подтверждающих отрицательные последствия использования такого товарного знака. Следовательно, отказ суда в признании недействительным оспариваемого истцом договора об уступке товарного знака на том основании, что истцом в обоснование своих исковых требований не было представлено «доказательств, что отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 264748 могло являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя», прямо противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. 4. К гражданско-правовым договорам применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, если закон не предусматривает иное, должна быть признана ничтожной, т. е. недействительной. Это общая норма. Специальное основание для применения этой нормы к договорным отношениям об уступке товарного знака содержится и в ст. 1488 ГК РФ. И, следовательно, судебное решение в части отказа в удовлетворении исковых требований истца о признании недействительным заключенного им договора с ответчиком об отчуждении исключительного права на товарный знак — «Производственное объединение «Мясомолпрод» — противоречит нормам ст. ст. 168 и 1488 ГК РФ. 5. Не исследованы судом также требования истца об аннулировании регистрации оспариваемого договора Роспатентом и восстановлении его в Государственном реестре в качестве правообладателя товарного знака. Отказывая в удовлетворении иска, суд в мотивировочной части решения указал, что «факт регистрации договора Роспатентом подразумевает его соответствие закону и действительность». Тем самым решение о регистрации признается судом окончательным, не подлежащим оспариванию в суде, что является прямым нарушением конституционного права гражданина на судебную защиту его гражданских прав. Притом, что регистрация Роспатентом оспариваемого договора была совершена в нарушение установленных нормативных требований об условиях такой регистрации и, следовательно, подлежит аннулированию. Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, — ничтожность плюс двусторонняя реституция. Однако в рассматриваемых обстоятельствах требования истца о восстановлении его в Государственном реестре в качестве правообладателя товарного знака на том основании, что оспариваемый им договор должен быть признан недействительным и, следовательно, исключен из Государственного реестра, не могут быть удовлетворены еще и по другим основаниям. Во-первых, оспоренный договор был уже исключен из Государственного реестра вследствие последующей переуступки ответчиком исключительного права на товарный знак ООО «Дивелон М». Во-вторых, на основании второго договора (не рассматривавшегося в суде и не признанного судом недействительным) в Государственном реестре в качестве правообладателя оспариваемого товарного знака зарегистрирован ООО «Дивелон М». До признания судом второго договора недействительным его нельзя исключить из реестра. Следовательно, до исключения этого договора из Государственного реестра в нем нельзя зарегистрировать другого правообладателя. В Государственном реестре не могут содержаться две равнозначные противоречащие друг другу записи, в соответствии с которыми правообладателями одного знака будут указаны различные организации. В сложившейся ситуации истец, очевидно, должен был для восстановления своих прав на товарный знак включить в исковое заявление требование о признании недействительным не только первого, но и второго договора. При этих условиях суд мог бы, удовлетворив требования истца, признать оба договора недействительными и обязать Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр. Однако, как следует из судебного решения, суд не исследовал эту реальную ситуацию и отказал в удовлетворении исковых требований по основаниям, которые, по нашему мнению, противоречат действующему законодательству о распоряжении исключительным правом на товарный знак <1>. ——————————— <1> См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 22. С. 5.
6. Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 13 июля 2011 г. отменил решение Арбитражного суда Московской области от 22 февраля 2011 г. по комментируемому делу на основании п. 2 ч. 4 ст. 270 АПК РФ. В мотивировочной части Постановления приведена, в частности, ссылка на ст. 25 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» <1>, согласно которой уступка товарных знаков не регистрируется, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. ——————————— <1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 42. Ст. 2322.
В Постановлении также разъяснено, что уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.
