Особенности защиты прав при прямом и косвенном нарушении патента (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности — ст. ст. 28, 30, 34 ТРИПС)

(Пирогова В. В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012)

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ ПРЯМОМ И КОСВЕННОМ НАРУШЕНИИ ПАТЕНТА (СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЫХ АСПЕКТАХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — СТ. СТ. 28, 30, 34 ТРИПС)

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 октября 2012 года

В. В. ПИРОГОВА

Пирогова В. В., доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ, к. ю.н., патентный поверенный РФ.

Как указано в ст. 34 ТРИПС, для целей гражданского производства в отношении нарушения прав владельца, упомянутых в пунктах 1(b) статьи 28, если объектом патента является способ получения продукта, судебные власти имеют полномочия потребовать от ответчика доказательств того, что способ получения идентичного продукта отличается от запатентованного способа. Вследствие этого члены предусматривают, по меньшей мере, в одном из следующих случаев, что любой идентичный продукт, произведенный без согласия патентообладателя, при отсутствии доказательств противного считается полученным запатентованным способом: (a) если продукт, полученный запатентованным способом, является новым; (b) если существует значительная вероятность того, что идентичный продукт был изготовлен с применением данного способа, и патентообладатель, прикладывая разумные усилия, не в состоянии определить, какой в действительности процесс был использован. Патент предоставляет его держателю исключительные права (ст. 28 ТРИПС), в соответствии с которыми последний вправе в отношении запатентованного изделия без его согласия совершать действия по изготовлению, предложению к продаже, самой продаже или ввозу этой продукции в указанных целях. Если предметом патентования выступает способ, то третьим лицам запрещается совершать без согласия патентодержателя аналогичные действия по отношению к изделиям, произведенным непосредственно запатентованным способом. Доктрине и практике необходимо было воспринять институт косвенной охраны изобретения, что оказалось для многих стран чрезвычайно сложной задачей <1> в части определения понятия «изготовление непосредственно упомянутым способом» и применения статьи 34 ТРИПС о бремени доказывания в контексте патентов на способы. Любая страна — член ТРИПС по своему выбору может предусматривать, что бремя доказывания, о котором говорится в пункте 1, должно возлагаться на предполагаемого нарушителя только в случае, если выполнено условие, упомянутое в пункте (a), или только в случае, если выполнено условие, упомянутое в пункте (b). При представлении доказательств противного учитываются законные интересы ответчиков по защите их производственных и коммерческих секретов. ——————————— <1> Russel, Hurdle. What it he Direct Product of Patented Process? Pioneer Electronics v. Warner Music Manufacturing// E. I.P. R., 1995. P. 249.

Относительно возможного предоставления исключительных прав другим лицам и наследования следует обратиться к пункту 2 ст. 28 ТРИПС, где говорится, что правообладатель может предоставить исключительные права по лицензионному договору или посредством их отчуждения. Предусмотрено и наследование исключительных прав. Понятие косвенной охраны изобретения в Европе было введено в Конвенции о европейском патенте 1977 г. Одним из центральных положений Конвенции можно назвать новеллу о том, что никому не дозволено предлагать к использованию способ, зная, что данный способ запатентован и лицо, зная об этом факте, намеревается использовать способ без получения от правообладателя соответствующей лицензии. Вторым, не менее важным, обстоятельством следует назвать предложение и использование в пределах национальной юрисдикции и объективных знаний о сущности запатентованного объекта надлежащим лицом <2>. Употребление понятий «существенные элементы» изобретения и поставка «компонентов» для его осуществления следует подвергать анализу и с точки зрения целей использования компонентов. Должно быть установлено, что компоненты, с одной стороны, предназначены для коммерческих целей. С другой стороны, не могут рассматриваться как самостоятельные независимые объекты торгового оборота в пределах рассматриваемой юрисдикции. К слову сказать, отграничение от их коммерческого использования заложено в системе ограничений исключительных прав из патента (ст. 30 ТРИПС), как-то: использование в личных, научно-исследовательских, экспериментальных целях. Последний вид использования наиболее ярко можно проиллюстрировать примерами клинических испытаний медицинских препаратов. ——————————— <2> Из ст. 60 (п. 1b) и ст. 25(b) Конвенции следует условие: предполагаемый нарушитель должен располагать объективными знаниями, что такое использование патента без согласия правообладателя будет составлять нарушение патента.

В современной зарубежной доктрине и практике различают несколько видов косвенных нарушений. Если в лицензионном соглашении отсутствуют ограничительные условия по объему предоставляемых лицензиату прав, то при осуществлении патентных прав и производстве запатентованной продукции вполне может складываться следующая практика. Лицензиат может распорядиться патентом достаточно широко, вплоть до перепродажи лицензионной продукции или ряда компонентов. Именно поэтому в зарубежной практике последнего десятилетия большую роль стала играть доктрина согласия. Немаловажное значение имеет понятие «предпродажная подготовка», в особенности для юрисдикций, где нарушения патента устанавливаются исходя из закрепленных законом содержания и ограничения исключительных прав. Касательно категории «производство запатентованной продукции» отметим следующие особенности толкования: «производство» может включать в себя изготовление продукции и все иные действия, входящие в содержание прав из патента: предложение к продаже, продажу, хранение, ввоз. Уместно подчеркнуть, что использование патента в данном контексте означает его эксплуатацию, изготовление продукции (making a patented product). Если взять за основу более широкое понимание «изготовления», то оно будет включать и снабжение производственного процесса сырьем, комплектующими, узлами, в том числе, для ремонта. Исследуем по очередности каждое из правомочий по использованию изобретения. «Хранение» запатентованной продукции понимается всегда как хранение, складирование с целью продажи, импортно-экспортных операций. В Соглашении ТРИПС о хранении в контексте ст. 28 (пункт 1a) не упоминается. Патентные законы европейских стран во многом последовали традициям Конвенции о европейском патенте <3>: патентом охватываются действия по изготовлению, предложению, введению в оборот или использованию, которое составляет использование в объеме патентных притязаний, а также импорт или хранение продукции в указанных целях. ——————————— <3> Напомним, что Конвенция не вступила в силу, поскольку ее не ратифицировали Ирландия и Дания. С текстом конвенции можно ознакомиться на официальном сайте Евросоюза: http://eur-lex. europa. eu.

В английском патентном законе 1977 г. среди действий, рассматриваемых как нарушение патента по смыслу п. 1 ст. 60, присутствует предлагать к поставке, использовать или импортировать продукцию или хранить ее с целью поставки и прочих действий. «Хранение» понимают не только в целях перевозки продукции, но и как хранение в целях экспорта или внутренних поставок. В одном из судебных решений <4> отмечалось, что «хранение» означает не только само складирование продукции в коммерческих целях, но также и как обоснованное ожидание наступления вышеуказанных перевозки, импорта продукции. ——————————— <4> McDonald v. Graham RPC 407 (CA), 1994.

Относительно понятий «продажа» и «предложения к продаже» (selling, offering patented products) логика правоприменителя такова. Имеется обоснованное ожидание дохода от продажи запатентованной продукции, и нарушение в этой связи лежит в сфере снижения ожидаемых доходов из-за потери рынков сбыта, изменения структуры издержек. Последнее связано с неправомерными продажами контрафактной продукции нарушителем. Данный вид нарушений всегда сложно поддается количественной оценке. Многими юрисдикциями помимо самих продаж вовлекается понятие «предложение к продаже». Так, если посмотреть соответствующие нормы американского закона о патентах (ст. 217), то столкнемся с понятиями «предлагать товар, выводить его на рынок» (англ. offering, putting on the market). В ст. 60 (п. 1) английского патентного закона содержится терминология «реализовывать товар, предлагать на реализацию» (disposing of, offering to dispose of). Это означает, что незаконные действия произведены до продажи товара. Английским профессором Корнишем предлагается термин «putting on the market» — поставка, введение в оборот. Английские суды включают в это понятие и расстройство планов судебной защиты, которую собирался предпринимать патентовладелец <5>. ——————————— <5> Cornish W. R., Llewelyn D. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights// W. Cornish, D. Llewelyn. London, Sweet & Maxwell, 2003. P. 1008. §§ 6 — 12.

Форма нарушения патента, облекаемая в выражение «использование запатентованного продукта» (англ. using patented product,) находит наиболее широкое толкование. В частности, в виду контроля со стороны правообладателя за продажами продукции. Снабжение, поставка любых компонентов запатентованного продукта понимается также с учетом особенностей конкретной юрисдикции. В Канаде судами выдвигается такой аргумент в пользу правообладателя: третьи лица не могут использовать в целях коммерции компоненты запатентованных изделий до тех пор, пока они не будут проданы управомоченным лицом — производителем. К другим основаниям по косвенным нарушениям относят, в частности, снабжение сырьем для обеспечения производства запатентованной продукции или соблюдения запатентованной технологии; производство компонентов; использование запатентованного процесса или предложение к его использованию: поставка сырья для осуществления запатентованного процесса; финансирование третьих лиц в целях незаконной деятельности по нарушению патента; отдельные действия по использованию различных стадий запатентованного процесса; импорт запатентованной продукции на территорию страны. Последнее основание чаще применяется английскими судами, поскольку в английском праве решающее значение имеет факт исключительной лицензии и объем прав, передаваемых по ней. Но и новейшей судебной практике Германии стали присущи подобные подходы <6>. ——————————— <6> Предложения по патентному суду ЕС E. I.P. R., 2003. 25(6). P. 256. Stefan Luginbuehl. ‘A Stone’ s Throw Away from a European Patent Court: The European Litigation Agreement.

В зависимости от юрисдикции концепция косвенного (непрямого) нарушения патента опирается либо на нормы патентного законодательства, либо строится в рамках деликтов. На ранних стадиях становления доктрина о косвенных нарушениях базировалась на теоретических основах понятия «соучастие в актах», квалифицируемых как прямые нарушения. В судебной практике США тогда преобладало применение доктрины косвенных нарушений из деликтов, в основе которых лежали действия по пособничеству и соучастию <7> (tort principle of aiding and abetting). Понятие «косвенные нарушения» закреплено в федеральном патентном законе США. В соответствии с пунктом b статьи 271 Закона о патентах США 1952 г. установлено, что всякое лицо, своими действиями побуждающее к нарушению патента, должно нести ответственность как нарушитель патента. В соответствии с нормами указанной статьи всякое лицо должно нести ответственность как соучастник нарушения патента, если предлагает к продаже, продает на территории США или ввозит на территорию страны компоненты запатентованных машины, устройства, механизма, изделия, их комбинации или композиции или материала, включая вещество, сырье, или оборудования и осуществляет вышеприведенные действия с целью использования компонентов при практическом осуществлении запатентованного способа. И при этом указанные компоненты составляют существенную часть изобретения; при условии, если это лицо знает, что данные компоненты специально предназначены для использования в нарушение патента и что компоненты не являются основными предметами производства или торговли, пригодными к их надлежащему использованию, при этом не нарушающему патент. Для установления факта нарушения патента прибегают к доктрине злоупотребления патентными правами (doctrine of patent misuse). Защита прав возможна при отсутствии их злоупотребления. В статье 271 американского патентного закона содержится правило, из которого следует, что защита допускается, а владелец патента не признается виновным в злоупотреблении правами и, следовательно, может воспользоваться защитой прав, если он законным путем получает доходы от использования изобретения, предоставляет лицензии. Владелец патента может воспользоваться защитой прав, если им было отказано в выдаче лицензий, если лицензия сопровождалась оговорками о приобретении другой лицензии, покупке той или иной продукции, но только при условии, что патентообладатель не занимает преимущественного положения на рынке, где применяется его патент. Эта новелла несколько смягчила требования антимонопольного законодательства США. ——————————— <7> См., например, дело Hewlett-Packard Co v. Bausch & Lomb Inc., 909 F. 2d 1464 (Fed. Cir.), 1990.

Во французском патентном законе 1992 г. согласно ст. L. 613-3 без согласия патентообладателя запрещается изготавливать, предлагать, вводить в торговый оборот, применять, ввозить или хранить изделие, являющееся предметом патентования, с коммерческой целью; применять способ, являющийся предметом патента. В случае, когда третьему лицу известно или это следует из обстоятельств дела, что применение способа без согласия патентообладателя запрещено, накладывается запрет на предложение осуществления способа на территории Франции. Запрещается предлагать, вводить в торговый оборот или применять изделия, непосредственно полученные запатентованным способом, либо ввозить или хранить в коммерческих целях эти изделия. В отношении косвенных нарушений действуют правила статьи L. 613-4.1: без согласия патентообладателя всякому иному лицу, чем то, которое наделено правами из патента, запрещается на территории Франции поставлять или предлагать к поставке любые компоненты, средства для осуществления изобретения, при условии, что это лицо знает или ему известно из обстоятельств дела, что такие компоненты, средства пригодны и предназначены для осуществления этого изобретения. Указанные в пункте 1 статьи L. 613-4 правила не применяются, если компоненты и средства представляют собой основной продукт торговли. Исключения составляют случаи, когда третье лицо, которому поставляются эти средства, побуждает приобретателя совершать действия, составляющие прямое нарушение патента по статье ст. L 613-3 <8>. ——————————— <8> Laurence Petit. Christian Le Stanc. Sanctions for Patent Infringement in France: Injunctive Relief and Damages // E. I.P. R., 2002. 24 (7). P. 353.

Как видим, можно проследить явное текстуальное сходство в соответствующих статьях американского и французского патентного законов. Заметим, что для института косвенной охраны в обеих странах требуется, чтобы потенциальный нарушитель знал о целях использования или это следовало бы из обстоятельств дела. В японском патентном законе 1959 г. нарушениям прав из патента посвящена статья 101. Пункт 1 ст. 101 содержит основания для привлечения к ответственности при нарушении прав на изобретение, включая и защиту прав на продукцию, изготовленную запатентованным способом (косвенная охрана). Нарушением патента или исключительной лицензии будут считаться следующие действия: отчуждение прав и иные подобные действия или ввоз или предложение к продаже и иные подобные действия; при этом в целях торговли все указанные предметы должны использоваться исключительно для производства соответствующей запатентованной продукции. В пункте 2 ст. 101 говорится о косвенной охране изобретения. В случае выдачи патента на изобретение (продукт, способ) нарушениями будут считаться следующие действия любого лица, осуществляемые им в коммерческих целях: отчуждение прав, ввоз, предложение к продаже и иные им подобные действия в отношении компонентов, которые используются при изготовлении запатентованной продукции и имеют прямое отношение к ее освоению. При условии, что это лицо знало о том, что изобретение запатентовано и что компоненты используются при изготовлении запатентованной продукции. Японским правом также законодательно закреплено условие о том, что третьи лица должны знать о факте патентной охраны. В качестве исключения называются независимо пребывающие в обороте на территории Японии. Интересно обратиться к германскому закону как наиболее близкому по структуре и в своей концепции к российскому. Согласно ст. 9 патентного закона ФРГ любому третьему лицу запрещается без согласия патентообладателя: 1) изготавливать, предлагать к продаже, вводить в оборот, или использовать, или в указанных целях ввозить, или хранить продукт, являющийся предметом патента; 2) применять или, если третье лицо знает или это очевидно из обстоятельств дела, что применение способа без согласия патентообладателя запрещено, предлагать к применению в сфере действия настоящего закона способ, являющийся предметом патента; 3) предлагать к продаже, вводить в оборот, или использовать в указанных целях, ввозить, или хранить продукт, изготовленный непосредственно способом, являющимся предметом патента. Следующая новелла (ст. 10, пункты 1 и 2) относится к защите патента от косвенных нарушений. Если следовать логике данной статьи, то любому третьему лицу без согласия правообладателя запрещается предлагать к продаже или поставлять для производства запатентованной продукции компоненты, относящиеся к существенному элементу изобретения, если это лицо знает или это очевидно из обстоятельств дела, что эти компоненты предназначены и могут быть использованы для производства запатентованного продукта. В качестве ограничительного условия закон называет неприменение запрета в отношении компонентов, которые широко используются в торговом обороте, если только третье лицо сознательно не побуждает приобретателя компонентов к нарушению патентных прав по смыслу статьи 9. Итак, немецким законом предусмотрен тот же институт косвенной охраны, косвенное нарушение патента, закрепление условия об осведомленности третьих лиц о поставках так называемых существенных компонентов. В качестве последних в обороте признают различные комплектующие, узлы, соединения. В п. 2 ст. 60 английского патентного закона речь идет о косвенных нарушениях. Лицо, не являющееся патентообладателем, нарушает патент, если в период действия патента и без согласия патентообладателя оно снабжает или предлагает снабдить на территории Соединенного Королевства лицо, не являющееся лицензиатом или другим управомоченным на использование изобретения лицом, любыми компонентами, составляющими и относящимися к существенному элементу изобретения и служащими для его осуществления, когда это лицо знает (или это очевидно для разумного человека в данных обстоятельствах), что указанные компоненты пригодны и предназначены для осуществления изобретения в Соединенном Королевстве. Согласно пункту 3 ст. 60 правила пункта 2 не применяются, если снабжение компонентами (и предложение снабдить) осуществляется лицом посредством поставки иных предметов торговли в коммерческих целях и не с целью склонить приобретателя совершить действия, относящиеся к нарушению патента по смыслу прямых нарушений, о которых говорится в п. 1 ст. 60. Как видим, те же понятия «компоненты», «существенные элементы изобретения», обязательный элемент квалификации — осведомленность лица о предназначении этих компонентов в контексте использования изобретения, неприменение положений о косвенном нарушении, если поставляются независимые изделия для целей коммерции и недопустимость таких поставок в случае содействия приобретателю в прямом нарушении патента. Отличием, пожалуй, является новелла, посвященная норме об исчерпании прав. В ней говорится, что ни прямое, ни косвенное нарушение не распространяется на случаи, когда согласно Конвенции о европейском патенте запатентованная продукция вводится в оборот на территории одного из государств — членов Евросоюза. В случае, когда положения указанной конвенции вступят в силу, исчерпание прав из патента, выданного на территории Соединенного Королевства, будет определяться исходя из вышеизложенных правил (п. 4 ст. 60). Как можно наблюдать из конструкции ст. 60, помимо правообладателя, в ней указывается и иное управомоченное лицо. Так, известно, что рамки правомочий владельца исключительной лицензии достаточно широки. Даже в случае экспортно-импортных поставок запатентованной продукции английское право исходит не из применения соответствующей нормы исчерпания прав, а базируется на факте получения согласия на поставку от владельца лицензии. В качестве примера можно назвать решение Суда ЕЭС по делу Davidoff <9> о параллельном импорте товаров, поставляемых из стран, не входящих в Европейский Союз. ——————————— <9> Zino Davidoff SA v. A&G; Imports Ltd.; Levi Strauss & Co v. Costco Wholesale UK Ltd.; Levi Strauss & Co. v. Tesco Stores Ltd. (ECJ, 20.11.2001).

Интересно в этой связи проследить конвергенцию понятия «прямые нарушения». До принятия патентного закона 1977 года в Англии отводилось значительное место фигуре так называемого «косвенного нарушителя» — того, кто сам, не принимая участия в действиях, составляющих нарушение исключительных прав из патента, оказывал помощь в их подготовке и организации. Суды вменяли в обязанность возместить понесенный правообладателем ущерб всем лицам, которые либо полностью принимали участие в недозволенном производственном процессе по осуществлению изобретения, либо действовали с этой целью скрытым образом, либо принимали участие в его подготовке, либо своими действиями способствовали участвовать в нем третьих лиц. Вместе с тем суды испытывали существенные затруднения при установлении действительного факта участия лица в нарушении патента. В первом случае могла иметь место ситуация, когда нарушитель значительным образом содействовал незначительному нарушению патентных прав, в другом наоборот — действия по нарушению патента квалифицировались судами как малозначащие, но при этом способствовали серьезным по существу нарушениям патентных прав. Еще в ранней судебной практике стало применяться понятие как фактический участник нарушения патентных прав <10>. Нарушитель использовал технологию производства шин компании Dunlop, на которую был выдан патент. Ответчиком технология была использована не напрямую, а опосредованно. Продукция, им выпускаемая, не подходила под охрану институтом косвенной охраны. Но и отвергать факта заимствования технологии было невозможно, поскольку сама технология предполагала некоторую вариантность в осуществлении ряда технологических процессов. То есть, поменяв их последовательность, можно достичь аналогичного результата. Судом тогда было высказано мнение, что вряд ли возможно конкретное патентное притязание покрыть путем патентования конкретного способа производства, поскольку модифицированный способ точно так же может быть осуществлен в пределах тех же притязаний и быть использован в производстве однотипной продукции. ——————————— <10> См.: дело Dunlop v. Moseley 21 R. P.C. 274, CA, 1904. A practical guide to patent law. Brian C. Reid. 1984 ESC Pub. Ltd. http://openlibrary. org/books/OL15175841M/A_practical_guide_to_patent_law.

Можно резюмировать об единстве в формулировке содержания исключительных патентных прав и установлении объема охраны практически всеми развитыми правопорядками. Проанализированные нами новеллы патентных законов признают как прямые, так и косвенные нарушения патента (direct and indirect forms of patent infringement.) Сопоставляя подходы национальных юрисдикций к понятиям прямого и косвенного нарушения патента в контексте требований Соглашения ТРИПС (ст. 34), с учетом их дефиниции в национальных патентных законах целесообразно говорить об их значительном формальном сходстве. Вместе с тем многое зависит от национальной юрисдикции, особенностей процессуального права, системы отправления правосудия в конкретной стране. Важно одновременно понимать и то, что даже при строгом соблюдении гармонизированных критериев патентоспособности и единообразном составлении формулы в разных странах может обнаруживаться различное содержание исключительных прав из одного и того же патента. Поэтому даже при провозглашении необходимости дальнейшей гармонизации материального и формального патентного права нужно отдавать себе отчет в том, что одновременно с достижением этой гармонизации может оставаться различное толкование конкретных составов нарушения патента в разных юрисдикциях. Выход из этой ситуации — знать особенности той юрисдикции, где будут осуществляться патентные права <11>. ——————————— <11> О гармонизации в контексте осуществления прав ИС в Европейском Союзе — Директива 2004/48/ЕС: см. например, Meier — Beck. Damages for Patent Infringement According to German Law — Basic Principles, Assessment and Enforcement 35 IIC 113, 2004; Park J. Interpretation of Patent Claims in the EPO, USPTO and JPO In the Context of the Doctrine of Equivalents and Functional Claims. E. I.P. R. 2005. 27 (7). P. 237.

——————————————————————