(Пирогова В. В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012)
Подготовлен для системы КонсультантПлюс
СУДЕБНЫЕ ЗАПРЕТЫ (СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЫХ АСПЕКТАХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — СТ. 44 ТРИПС)
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2012 года
В. В. ПИРОГОВА
Пирогова Вера Владимировна, доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ, кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ.
Согласно статье 44, судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий любой стороне воздержаться от правонарушения, в том числе чтобы предотвратить поступление в каналы движения товаров, находящиеся под их юрисдикцией, импортируемых товаров, которые приводят к нарушению права интеллектуальной собственности, непосредственно после таможенной очистки таких товаров. Члены не обязаны предоставлять такие полномочия в отношении охраняемых объектов, приобретенных или заказанных каким-либо лицом, прежде чем оно узнает или имеет веские основания узнать, что торговля такими объектами влечет нарушение права интеллектуальной собственности. Несмотря на другие положения настоящей части и при условии соблюдения положений части II, относящихся к использованию прав без разрешения правообладателя государственными органами или третьими лицами, уполномоченными государством, члены вправе ограничить средства судебной защиты, которые могут применяться против такого использования, выплатой вознаграждения в соответствии с подпунктом «h» статьи 31. В других случаях применяются средства судебной защиты в соответствии с настоящей частью или, если эти средства противоречат законодательству члена, предоставляется возможность прибегнуть к деклараторным решениям и соответствующей компенсации. Содержание статьи 44, посвященной судебным запретам, позволяет предположить, что ее нормы вполне могут быть применимы с указанной нами целью. Речь идет о применении различного рода санкций к нарушителям исключительных прав, которые Соглашение ТРИПС допускает разрабатывать на усмотрение национального законодателя. Но при этом указываются некоторые исключения из общего правила ст. 44. Одно из них — ограничение в случае неумышленного нарушения (innocent). Иными словами, когда отсутствуют веские основания того, что оборот или торговля продукцией с охраняемыми правами интеллектуальной собственности повлечет нарушение исключительных прав. Второе исключение изложено в п. 2 ст. 44 и касается органов государственной власти или третьих лиц, уполномоченных ими. Это всего лишь два случая, которые не могут составлять закрытый перечень оснований, ведущих к отказу в применении санкций. Здесь же содержится новелла о том, что в иных случаях, когда основания для этих санкций входят в противоречие с местным законодательством, национальным законодателем допускается рассмотрение этих случаев в рамках судебных разбирательств о нарушении исключительных прав и выплаты соответствующей компенсации. Особо обратим внимание, что при указании на компенсации Соглашение ТРИПС ссылается на нормы подпункта «h» статьи 31, которая посвящена расчету вознаграждения (remuneration). Кроме того, в Соглашении ТРИПС содержатся нормы, могущие иллюстрировать иные случаи, когда национальным судам разрешается отходить от общих правил статьи 44 и не применять санкции против нарушителей исключительных прав. В пункте 4 статьи 70 указано, что в отношении любого действия касательно специфического объекта охраны и при условии нарушения прав в контексте Соглашения ТРИПС или в отношении любого подобного действия и при условии произведенного в этот объект инвестирования и на условиях, что страна еще не стала участницей Соглашения, любой иной участник ВТО вправе предпринять меры, ограничивающие осуществление исключительных прав соответствующего правообладателя после даты вступления Соглашения в силу, и продолжить использование данного объекта. В этих случаях страна-член обязана выплатить правообладателю соразмерное вознаграждение. Речь идет об использовании патентов (на правах преждепользования), которые используются свободно до тех пор, пока предмет патентования не станет охраноспособным в стране — члене ВТО. В п. 4 ст. 70 ТРИПС отдается предпочтение интересам частных пользователей патентной информации, даже если они не могут обосновать факт добросовестного использования (good faith). Конечно, подобная конструкция в отношении товарных знаков применяется в соответствии со ст. 16 ТРИПС. Как и Парижской конвенцией, Соглашением ТРИПС допускается признание исключительных прав на товарный знак на условиях (rights available on the basis of use) использования товарного знака. Обобщая вышеизложенное, можно делать выводы о том, что Соглашение ТРИПС не содержит никаких обязательств стран-членов касательно определения национальными судами запретов и санкций в отношении всех случаев нарушения прав и применения общих принципов справедливости, как полагают некоторые авторы, нельзя избежать. Правилами статьи 41 устанавливается два вида ограничений в осуществлении судебных процедур. Первая группа ограничений основывается на нормах пункта 1 статьи 41. С одной стороны, средства правовой защиты не должны создавать препятствий или барьеров в законном торговом обороте, то есть излишне расширять сферу действия монопольных прав. Вместе с тем, указывается, что действия, направленные против любого нарушения прав интеллектуальной собственности, должны находиться в правовом поле, на которое распространяется Соглашение ТРИПС. Эти две новеллы пересекаются, поскольку сфера действия исключительных прав является центральным звеном Соглашения. Если говорить об обоих приведенных уточнениях, то прежде всего они будут затрагивать вопросы содержания, осуществления и ограничений исключительных прав. В русле ТРИПС все ограничения, как неоднократно отмечалось, должны быть обоснованными и неоправданным образом не умалять законные интересы правообладателей и третьих лиц. Применяемую в Соглашении терминологию, а именно «необоснованность», «неоправданность», как уже не раз отмечалось, следует рассматривать с позиции общих принципов справедливости (principles of equity). Прямое подтверждение находим в пункте 2 рассматриваемой статьи 41, где прямо указано следующее: процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной собственности, должны быть равными и справедливыми. Имея дело с принципами справедливости, мы понимаем, что доктринального толкования явно недостаточно, все пробелы восполняются судебной практикой. Национальные суды вправе отказываться от судебных запретов, если разработанные национальной доктриной понятия справедливости ведут к иным решениям, вне судебных предписаний. Тем не менее международной практике известны по крайней мере некоторые устоявшиеся подходы к подобным пограничным случаям. Наиболее известны способы урегулирования возникающих коллизий в сфере товарных знаков, затрагивающие сферу антиконкурентной практики, когда отказ в вынесении судебных запретов может привести к изъятию из подсудности данной категории дел. Там, где национальным законодательством не предписано иное, суды вправе отказать в судебных запретах в целях прекращения нарушения исключительных прав на товарный знак (или иных прав интеллектуальной собственности) в тех случаях, когда принципы справедливости ведут к такому отказу на позициях одновременного отказа от пресечения нарушения прав. Вместе с тем суды вправе, поскольку подходы к установлению размера выплат (компенсаций) строятся на принципах справедливости, рассчитать размер выплат с тем, чтобы компенсировать правообладателю понесенные им убытки. Подобная практика достаточно ограниченна, но все же известна. Например, в США установлена возможность использования товарных знаков в целях, оправданных общественными интересами, а именно правом на информацию и свободу произносить речи (freedom of speech). В патентном праве США подобное изъятие отсутствует, хотя утверждается, что запреты против нарушения патентов выносятся судами на тех же принципах справедливости или так называемом балансе интересов. Применяя избирательные подходы при вынесении судебных запретов, судам следует понимать, что выносимые судебные запреты должны быть удобоисполнимыми. Что касается части III Соглашения, то нельзя упускать из виду широкое применение традиций общего права при построении норм данной части ТРИПС и, конечно, в качестве опорных точек выступают все те же принцип справедливости и избирательный, предоставленный на усмотрение судов подход к мерам воздействия на нарушителей. Данные традиции постепенно ассимилируются странами континентального права. Примером подобной ассимиляции является и нормативный акт Европейского союза — Директива 2004/48/EC об осуществлении прав интеллектуальной собственности <1>. ——————————— <1> Пирогова В. В. Усиление борьбы с контрафактной продукцией — ожидания европейских стран // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2005. N 12.
Общие принципы Соглашения ТРИПС предписывают, что для стран-участниц должны существовать единые обязательства и единый контроль за соблюдением прав. Однако Европейский союз, в частности, отвергает то, что эти обязательства должны быть включены в национальные законодательства стран — участниц Соглашения. Очевидно, что предлагаемые меры ведут по крайней мере к некоторому изменению санкций и меры ответственности за правонарушения в области интеллектуальной собственности. Как последствия выступают изменения в деликтном и процессуальном праве некоторых европейских стран. Можно было бы выдвинуть предложение о выделении прав интеллектуальной собственности в особую подотрасль, которая для национального деликтного и процессуального права была бы вообще изолирована. Такое положение дел привело бы к еще более глубокому расколу во вторичном праве Евросоюза, на уровне директив ЕС. В конце 2003 года был предложен план действий по созданию единого европейского договорного права. Однако попытки создания единого европейского договорного права не могли увенчаться успехом. В области исключительных прав необходимо сохранить специальное регулирование. Вопрос о гармонизации методов и способов защиты этой группы прав настолько сложен, что требуется время для дальнейшей проработки вопроса, с учетом требований свободного передвижения товаров и услуг внутри стран Евросоюза. Имеется также дополнительная сложность в квалификации понятий «нарушение прав» и «пиратство» и «контрафакция». Существует в ТРИПС ряд недоработок и касательно судебных запретов. Объясняется сложившаяся ситуация тем, что при допустимости избирательных полномочий местных судебных органов в разработке и применении средств и методов защиты прав невозможно установить единые требования и к возмещению убытков. На практике, когда одним судом данное правонарушение рассматривается как факт антиконкурентной практики, а другой суд не считает сложившуюся практику таковой, невозможно адекватно рассчитывать и убытки. Особенно чревато негативными последствиями такое положение дел для товарных знаков. При размытости подходов судебных органов в вопросах установления фактов нарушений не может идти речь и об адекватной объективной оценке убытков. Не будет ли это означать на практике, что одновременный отказ от расчетов убытков и признание факта нарушения исключительных прав на товарный знак напоминают конструкцию принудительного лицензирования? Если обойти стороной основания выдачи принудительной лицензии, а обратиться к условию возмездности договора, то встает вопрос о размере вознаграждения, которое выплачивается правообладателю. Расчет производят на базе существующей практики выплат по аналогичным лицензиям в соответствующем секторе экономики. Иными словами, в ряде пограничных случаев если одной юрисдикцией содеянное признается нарушением прав на товарный знак с последующим возмещением ущерба, то для нарушителя выплату рассчитанных убытков можно рассматривать и как выплату особого вознаграждения в контексте принудительного лицензирования. В особенности если в стране ответчика содеянное им правонарушение судебными органами не рассматривается как подпадающее под п. 1 ст. 41 в том смысле, что может привести к созданию барьеров в законной торговле. Указанные недоработки ТРИПС приводят к нежелательным последствиям для стран-членов, в которых либо отсутствуют четкие критерии для вынесения судебных запретов в контексте статьи 44 ТРИПС, либо затруднено по каким-либо причинам практическое применение вынесенных судами предписаний и мер по защите прав интеллектуальной собственности. Нельзя забывать, что международный торговый оборот продукции, охраняемый правами интеллектуальной собственности, регулируемый в рамках ВТО, особенно подвергается контролю со стороны таможенных служб. Вследствие этого санкции таможенных служб с тем, чтобы предотвратить поступление в каналы движения товаров импортируемых товаров, которые приводят к нарушению права интеллектуальной собственности, применяются непосредственно после таможенной очистки таких товаров на принципах адекватности и соразмерности запретов (п. 1 ст. 44). Заслуживает внимания новелла пункта 2 ст. 44: если все же прошло использование государственным органом без получения разрешения, возможна выплата вознаграждения правообладателю, которое во многом напоминает конструкцию принудительного лицензирования в контексте некоммерческого использования государственными органами (ст. 31). Резюмируя, можно говорить о своеобразном аналоге принудительного лицензирования товарных знаков, строящегося на правилах пункта 2 ст. 44 ТРИПС. Статья 51 ТРИПС посвящена пограничным мерам при импорте товаров. Не огранивается компетенция судов в установлении судебных запретов. Статья 51 не ограничивает подходы в установлении мер прелиминарного воздействия. При этом должен рассматриваться, с одной стороны, интерес правообладателя, импортера и как точка баланса, с другой стороны, — общественные интересы. Отказ от вынесения судебных запретов и расчет по выплатам понесенных убытков созвучна (в некотором смысле близки) конструкции принудительной лицензии. Но существуют и различия. Одно из них проявляется в природе платежей — компенсации убытков и выплате вознаграждения в условиях принудительного лицензирования. Возмещение убытков направлено на восстановление положения, существовавшего до нарушения прав. Компенсация всегда включает расчет на основании аналогичных лицензионных договоров, компенсация должна включать элемент deterrence. Награждение зависит от экономических составляющих: освоения продукции, ее спроса. Например, в фармацевтике при расчете вознаграждения учитываются спрос на эту продукцию и соотношение роялти по другим секторам экономики. В целом практика такова, что компенсация по размерам несколько выше, чем вознаграждение. Проследим, как имплементируются правила статьи 21 ТРИПС в законодательство различных государств — членов ВТО. Безусловно, для российского законодательства интересен подход к вопросу имплементации указанной статьи Соглашения ТРИПС японским законодателем, поскольку, как и Россия, эта страна во многом переняла правовые традиции Германии, в частности при разработке патентного законодательства. Японским Законом 1959 г. о товарных знаках (пункт 6 ст. 24) допускается отчуждение общеизвестных товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат предприятиям, функционирующим на условиях обеспечения общественных потребностей японской экономики, будь то, в частности, экологические, транспортные или энергетические потребности. Общепринятый запрет на регистрацию идентичных или сходных с общеизвестным знаком обозначений третьими лицами соблюдается и Японией. Но, если третье лицо имеет серьезные намерения по использованию знака с высокой репутацией, законодатель предлагает ему воспользоваться возможностью отчуждения знака на условиях п. 6 ст. 24 Закона. Правила допускают отчуждение прав на знак только вместе с передачей предприятия <2>. Законом 1995 г. о товарных знаках Швейцарии допускается использование товарного знака, идентичного или сходного с зарегистрированным, если использование его первым лицом началось до даты регистрации другим лицом. Но при этом введены ограничения в отношении первого лица в целях обеспечения законных интересов лица, зарегистрировавшего знак. Ограничения выражаются в запрете на свободное отчуждение товарного знака первым лицом. Требование о запрете на свободное отчуждение прав на товарный знак вполне сопрягается с нормами ТРИПС, поскольку в пункте «е» ст. 31 прямо указано, что использование знака без получения разрешения правообладателя возможно на условиях неотчуждаемости прав, за исключением того что, отчуждение осуществлено с частью предприятия или его репутации. Обратимся за некоторыми разъяснениями к Парижской конвенции 1883 г. об охране промышленной собственности (далее по тексту — конвенция). В пункте 3 ст. 5 (C) Конвенции содержатся условия одновременного применения, то есть использования одного и того же знака на одинаковых или сходных товарах промышленными или торговыми предприятиями. При этом Конвенцией выдвигается ряд ограничений: во-первых, такой режим одновременного использования не должен препятствовать регистрации знака и ограничивать уже предоставленную знаку охрану в странах Парижского Союза; во-вторых, одновременное использование знака предприятиями допускается, если они рассматриваются в качестве совладельцев знака. В качестве генеральной оговорки выступают запрет на введение общественности в заблуждение и противоречие публичным интересам <3>. Поскольку налицо несоблюдение условия о том, что одновременное использование осуществляется совладельцами товарного знака, можно говорить и об опасности введения в заблуждение общественности. Разумеется, выступая в обороте как независимые лица, они могут, вольно или невольно, допустить факты смешения товарных знаков, что не согласуется с принципом обеспечения законных интересов правообладателя зарегистрированного товарного знака (the principle of legal security) <4>. Путь, по которому пошел швейцарский законодатель, не вполне согласуется с требованиями Парижской конвенции. Подведем некоторые итоги касательно имплементации статьи 21 ТРИПС. На деле, казалось бы, простая формулировка статьи 21 о распоряжении исключительными правами на товарный знак посредством выдачи лицензий и отчуждения прав на него выливается для национального законодателя и правоприменительной практики в целый клубок хитросплетений юридической техники. В добавление к нормам материального права, которые регламентируют переход или предоставление прав на товарный знак и должны подчиняться вышеуказанному принципу законных интересов правообладателя зарегистрированного знака, приходится разбираться с нормами ТРИПС касательно осуществления защиты прав в контексте вынесения судебных запретов. Последнее продиктовано правилами статьи 21 о недопущении выдачи принудительных лицензий в отношении товарных знаков. Вместе с тем, обращаясь к возможным исключениям и ограничениям в контексте статьи 17, можно предполагать, что законодатель страны-члена пойдет по следующему пути. Поскольку Соглашение допускает как генеральную оговорку добросовестное использование так называемых описательных обозначений (descriptive terms) на условиях соблюдения законных интересов правообладателя и третьих лиц, то это изъятие открыто для национального законодателя. Пожалуй, сложно привести единообразное толкование дефиниции «описательные обозначения», поэтому национальные патентные ведомства чаще всего дают общие подходы к его раскрытию во всевозможных внутренних нормативных актах. Широкое толкование статьи 17 дает странам — членам ВТО легитимную возможность выстраивать различные модели изъятий. Нередко законодатель идет по пути недопустимости выдачи принудительных лицензий с параллельным предоставлением исключительных прав третьим лицам на условиях статьи 17. В качестве примера можно привести изъятия в контексте пункта 4 статьи 70. Разрешения на такие изъятия обычно регулируются правилами ст. 40, направленными на пресечение антиконкурентной лицензионной практики, п. п. 1 и 2 ст. 41 об общих обязательствах в контексте части III Соглашения, а также ст. 44 о судебных запретах. Иными словами, если предоставленная возможность использования товарного знака в силу статьи 17 будет идти вразрез с честной лицензионной практикой, приведет к умалению объема первоначально предоставленных правообладателю прав на товарный знак или к их нарушению, то могут применяться судебные запреты (ст. 44). Помимо прочего, имеются возможности в случае нарушения принципа добросовестного использования знака третьими лицами применить конструкцию пункта «h» ст. 31 об обязанности выплаты правообладателю соразмерного вознаграждения, принимая за основу для расчета экономическую ценность знака и преимущества от его использования. Напомним, что статья 31 имеет название «Иное использование без получения разрешения правообладателя» и содержит детальное регулирование принудительного лицензирования. Таким образом, нельзя делать безоговорочные выводы о полном запрете на принудительное лицензирование товарных знаков в контексте ТРИПС. ——————————— <2> http://www. jpo. go. jp/ <3> Боденхаузен в комментарии к Парижской конвенции пишет: «Публичный интерес не следует смешивать с публичным порядком, о котором говорится в статье 6 quinquies B» (Указ. соч. С. 151). <4> На этот принцип, который выступал в Швейцарии при разработке ст. 14 Закона о товарных знаках в качестве руководящего, ссылается Carvalho (Указ. соч. С. 134).
Подобная неоднозначная ситуация складывается с толкованием новеллы об отчуждении исключительных прав на товарный знак. Использование в тексте статьи 21 термина «бизнес» (business) вместо терминов «предприятия или гудвилл» (enterprise or goodwill), которые содержатся в положениях о принудительном лицензировании (пункт «e» ст. 31), приводит к следующим соображениям. Если соблюдать требования Парижской конвенции (пункт 3 ст. 5), то необходимо во избежание введения общественности в заблуждение отчуждать знак вместе с предприятием. Как полагаем, введение в Соглашение терминологии «бизнес» и «гудвилл» обусловлено интересами коммерческих лиц, занимающихся оказанием услуг. Именно тогда требуется возможность отчуждения знака на условиях продажи бизнеса. Строго говоря, обоснованным представляется вывод о том, что Соглашение ТРИПС в изучаемом нами контексте все же отходит от требований, которые предъявляет Конвенция.
