(Пирогова В. В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012)
Подготовлен для системы КонсультантПлюс
ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ В СОГЛАШЕНИИ О ТОРГОВЫХ АСПЕКТАХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (СТ. СТ. 35 — 38 ТРИПС)
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 19 ноября 2012 года
В. В. ПИРОГОВА
Пирогова В. В., доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ, кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ.
Соглашение ТРИПС воспроизводит многие правила Вашингтонского договора об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем ИСИМ (далее по тексту — Вашингтонский договор) <1>. Вместе с тем регулирование гражданско-правовой ответственности в случае нарушения прав на топологии ИМС подчинены общему режиму ТРИПС, что рядом специалистов расценивается как шаг вперед в сравнении с Вашингтонским договором. ——————————— <1> Krieger. Dreier. Bericht der deutschen Delegation zur Washingtoner Diplomatischen Konferenz // GRUR Int. 1989. S. 729.
Согласно ст. 35 Соглашения ТРИПС страны-члены ВТО договариваются обеспечить охрану топологий интегральных микросхем в соответствии со статьями 2 — 7 (кроме пункта 3 статьи 6), статьей 12 и пунктом 3 статьи 16 Вашингтонского договора. Правила п. 3 ст. 6 Вашингтонского договора регламентируют выдачу принудительных лицензий на топологию ИМС. В частности, заслуживают особого внимания положения статьи 2 Вашингтонского договора, которые позволяет охранять не только кристалл схемы, но и чертежи, маски (фотошаблоны). Данной новеллой воспользовались Соединенные Штаты Америки, а затем и ряд некоторых иных стран, предотвращая доступ конкурентов к получению информации о новых ИМС посредством обратного конструирования преимущественно в рамках авторского права. При разработке Вашингтонского договора необходимо было учесть специфику охраняемого объекта. В частности, отсутствие традиционных критериев патентного права — новизны и изобретательского уровня. В соответствии с правилами Вашингтонского договора лицо, приобретающее изделия, включающее контрафактную топологию, может нести ответственность за нарушение прав на топологию, даже если не знало о факте контрафакции. Вопрос о мерах гражданско-правовой ответственности, согласно правилам Вашингтонского договора, должен был решаться участниками договора самостоятельно. Обратим внимание, что ведущие страны — производители микросхем — США и Япония отказались участвовать в договоре, мотивируя отказ недостаточным уровнем охраны, в частности, по объему прав, срокам охраны и положениям о предоставлении принудительных лицензий. Вашингтонский договор так и не вступил в силу. В соответствии со ст. 36 Соглашения ТРИПС (ВТО), страны — члены обязаны квалифицировать как неправомерные следующие действия, совершенные без разрешения правообладателя, а именно: ввоз, продажу, иное распространение в коммерческих целях охраняемой топологии, интегральной микросхемы с охраняемой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему, только постольку, поскольку в них остается неправомерно воспроизведенная топология. Выражение «правообладатель» при этом понимается в том же значении, что и выражение «управомоченное лицо» в Вашингтонском договоре. Согласно ст. 37 ТРИПС и не принимая во внимание правила ст. 36, страны-участницы не обязаны считать неправомерным совершение каких-либо действий, о которых говорится в упомянутой статье, в отношении интегральной микросхемы с неправомерно воспроизведенной топологией, а также любого изделия, включающего такую интегральную микросхему, в случаях, если лицо, совершающее или отдающее распоряжение о таких действиях, при приобретении интегральной микросхемы или изделия, включающего такую интегральную микросхему, не знало и не имело надлежащих оснований знать, что в них включена неправомерно воспроизведенная топология. Страны — члены ВТО предусматривают, что после того, как такое лицо получило уведомление с достаточной информацией о неправомерном воспроизведении топологии, указанное лицо может совершить любое из действий по отношению к наличному запасу или заказанной до этого времени продукции. При этом обязано уплатить правообладателю сумму, эквивалентную разумным отчислениям, которые были бы уплачены по договорной лицензии на такую топологию. В отношении сроков охраны статьей 38 ТРИПС устанавливается, что государства, требующие регистрации в качестве условия предоставления охраны, предусматривают условие, согласно которому срок охраны топологии не должен заканчиваться до истечения периода в десять лет, считая с даты подачи заявки на регистрацию или с первого коммерческого использования, независимо от территории. Страны, не предъявляющие требования регистрации в качестве условия предоставления охраны, предусматривают, что срок охраны топологии составляет не менее 10 лет с даты первого коммерческого использования. Национальному законодателю разрешается также закрепить режим, в соответствии с которым охрана прекращается через пятнадцать лет после создания топологии. Правила, изложенные в подпунктах (a) — (k) статьи 31 ТРИПС, применяются mutatis mutandis в случае любого принудительного лицензирования топологии или ее использования государством или в интересах государства без разрешения правообладателя. Говоря об эволюции охраны топологий, заметим, что успехи ведущих стран-производителей электроники в 70 — 80 годах прошлого столетия привели к возможности массового создания новых интегральных микросхем, которые изготавливаются в соответствии с подробными схемами или топологиями. Термин «интегральная микросхема» (ИМС, англ. integrated circuit, IC, microcircuit), или чип, микрочип (англ. microchip, silicon chip, chip), означает электронную схему произвольной сложности на полупроводниковой подложке и реализованную в неразборном корпусе или без такового. Топологии интегральных микросхем являются результатом интеллектуальной деятельности и требуют значительных инвестиций; находят широкое применение в производстве новейших электронных приборов и оборудования, которые используются в информационных технологиях, медицине, космической промышленности, и изделий бытовой электронной техники. Весьма уместно заметить, что при огромных финансовых издержках, которые несут инвесторы, производители при освоении новых технологий, в области электроники одновременно существуют относительно недорогие способы их незаконного копирования. Прежде всего, копирование направляется на заимствование информации об устройстве чипов и масок посредством фотографирования каждого слоя микросхемы с последующим изготовлением масок в коммерческих целях. Вскрытие нарушителем масок как определенных слоев топологии, вполне окупается при нелегальном производстве полупроводниковых чипов. В области полупроводников часто используется так называемый метод «обратного конструирования». Согласно этому методу разрешается использование существующей разработки для создания более усовершенствованной, при условии, что усовершенствованная топология обеспечивает прогресс техники в интересах общества. Обратное конструирование было принято в качестве законного способа конкуренции в электронной промышленности. Вместе с тем следует понимать, что этот метод требует соответствующих технологических средств и ресурсов, которыми обладают преимущественным образом страны-экспортеры микросхем. Необходимость предотвращения незаконного копирования информации о новых технологиях в данной сфере привела к созданию специального правового регулирования в рамках института sui generis. Институт патентной охраны был отвергнут по причинам того, что топологии ИМС как таковые не отвечают классическим критериям патентоспособности, в особенности критерию изобретательского уровня (неочевидности); достаточно больших сроков, требуемых на рассмотрение заявки и выдаче патента, при том, что новшества в сфере электроники подвержены быстрому моральному устареванию. Итак, под топологией ИМС понимают зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Правовая охрана распространяется как на готовые микросхемы, так и на промежуточные схемы, в частности матрицы логических элементов. Материалы и технологии их изготовления правового значения при этом не имеют. В мировом сообществе технологическими лидерами электронной промышленности общепризнанно выступали Соединенные Штаты Америки и Япония. Закон об охране в сфере полупроводников принят в США в 1984 году, получил название Закон о полупроводниковых чипах (Semiconductor Chip Act) и распространяет действие на охрану масок. Под маской (англ. mask works) законом признаются шаблоны, используемые в целях травления, копирования или зашифровки электронных схем на полупроводниковом чипе. Важно заметить, что охрана обеспечивается в рамках преимущественно авторского права (17 U. S.C. параграф 901 (а) (1)), хотя, строго говоря, данный результат интеллектуальной деятельности не отвечает критерию «творческий» по смыслу признанной в мире авторско-правовой охраны <2>. ——————————— <2> Charles N. Quinn. Protecting Semiconductor Chips in U. S. // Les Nouvelles. 1987. N 9. P. 95.
Критерий «оригинальности» выдвигается как требование «независимой креативности авторов», исключающий использование уже известных видов технического дизайна. Изъятия в смысле регистрации прав накладываются на иностранных производителей чипов, тем самым отвергая известный международному частному праву национальный режим. Для оформления прав необходимо уплатить пошлину и направить заявку в Ведомство США по авторскому праву. Заявка, оформленная надлежащим образом, рассматривается, как правило, в течение четырех месяцев. Факт регистрации предоставляет правообладателю объем исключительных прав, которые будут действовать в течение десяти лет. Необходимо, чтобы заявка была подана в течение двух лет с даты первого коммерческого использования. Следовательно, регистрация удлиняет охрану с двухлетнего срока, который гарантирован как минимальный в силу факта первого коммерческого использования до срока в десять лет. В случае регистрации правообладатель может разместить информацию о предоставлении охраны путем нанесения специальных символов в виде буквы «М» либо словосочетания «mask work», либо указания сведений о правообладателе. Информация об охраняемых масках размещается на официальном сайте Ведомства США по авторскому праву <3>. По примеру американской модели охраны была принята японская модель, которая реализована в законе об охране полупроводниковых чипов 1985 года. В скандинавских странах также практикуется охрана масок в рамках авторско-правовой модели. ——————————— <3> http://www. copyright. gov
Сфера исключительных прав на маски распространяется на их воспроизведение, импорт и распространение полупроводниковых чипов, а также на действия, сознательно приводящие к указанным выше. Под охрану подпадают не только тождественные, но и сходные копии масок. По сути, данный режим означает расширение охраноспособности, поскольку защищается форма изделия. Под ограничения исключительных прав подпадают случаи воспроизводства масок в целях обучения, проведения научно-исследовательских работ. Не предоставляется охрана маскам, которые уже были введены в оборот по типу исчерпания прав на них (доктрина первой продажи, англ. «first sale»). Подобный правовой режим позволяет избежать обратного конструирования, которое возможно в условиях охраны топологии ИМС по аналогии с патентным правом, как это предусмотрено рядом европейских государств, стран СНГ, включая Российскую Федерацию. В странах Европейского союза действует Директива N 87/54 об охране топологий интегральных микросхем от 16 декабря 1986 г. <4> (далее по тексту — Директива N 87/54), устанавливающая общие условия охраны топологий интегральных микросхем, используя институт sui generis. Положения Директивы N 87/54 не запрещают охрану топологий авторским правом. ——————————— <4> Official Journal of the European Communities (OJ) C 189/5-7 of July 28, 1986; Th. Dreier. Development of the Protection of Semiconductor Integrated Circuits’, 19 International Review of Industrial Property and Copyright Law // IIC. 1988. P. 427.
Понятие «топография ИМС» приводится в ст. 1 указанной Директивы и не содержит термина «маски». Из этого следует разрешение на законное использование масок путем обратного конструирования, что запрещено американским законом. Статьей 3 регламентируется возможность охраны для заявителей из стран Европейского союза, а также для лиц, которые на территории Евросоюза осуществили первое коммерческое использование топографии. Если иметь в виду мировые рейтинги производителей в сфере электроники, то данное правило будет означать некоторые преимущества для американских и японских заявителей. Статья 5 Директивы посвящена исключительным правам. Ограничения прав вытекают на основании исчерпания прав, если топография была введена в оборот на территории одной из стран Европейского союза. Допускается обратное конструирование (англ. reverse engineering), что в американском праве запрещено, тем самым и ослабляет защиту топографий <5>. Разрешается, согласно ст. 6, использование топологии, если лицо не имело надлежащих оснований знать, что в ИМС топология воспроизведена неправомерно. В данном случае требуется выплата правообладателю компенсации. Вполне обоснованно встают вопросы толкования термина «надлежащие основания» и расчеты справедливой компенсации. ——————————— <5> Angelika Schnell, Anna Freca. Reverse Engineering // Computer und Recht. 1990. P. 157; Cf. RJ. Hart. High Technology: Reverse Engineering-The Dual Standard. EIPR. 1987. N 5. P. 139.
Рядом европейских стран была избрана охрана топологий авторским правом, что, собственно говоря, Директивой не воспрещено. В частности, Англией разрабатывается ряд норм об охране чипов, которые синтезируют американскую модель охраны и требования Директивы. Интересно заметить, что английским правом опускается критерий оригинальности как требования интеллектуальной деятельности автора и расширяется предмет охраны. Охране подлежат чертежи, фотошаблоны, базы данных. В Российской Федерации, как рядом стран СНГ, признается регистрационная модель охраны, тяготеющая к патентной модели. В российском праве срок действия исключительных прав на топологию составляет десять лет <6>. Возникновение исключительных прав связано с двумя датами: днем первого использования топологии и днем государственной регистрации топологии. Исключительные права возникают с более ранней из этих дат. Днем первого использования признают наиболее раннюю документально зафиксированную дату введения в оборот. ——————————— <6> Калятин В. О. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского, вступ. ст. В. Ф. Яковлева. Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2008. С. 600 — 604; СПС «КонсультантПлюс».
Для независимо созданных тождественных топологий действует общий срок исключительных прав. Это правило означает, что если, например, какое-либо лицо ввело топологию в оборот или зарегистрировало ее, то другие лица, независимо создавшую тождественную топологию двумя годами позднее, смогут использовать ее не десять лет, а восемь лет. До возникновения исключительного права на топологию ИМС данная топология не охраняется. С истечением десятилетнего срока охраны топология переходит в общественное достояние и может свободно использоваться любым лицом без получения какого-либо согласия. Критериями охраноспособности является оригинальность топологии. Оригинальность должна быть обусловлена творческой самостоятельностью автора топологии и не связана с объективной новизной топологии. Признается возможность независимого создания двух одинаковых топологий разными лицами. Основным требованием для возникновения охраны признается самостоятельный характер разработки. Указанное правило позволяет обеспечить защиту интересов разработчиков топологий ИМС и в тех случаях, когда несколько лиц параллельно работали и создали одинаковые топологии. Топология не должна быть известна автору и (или) специалистам в области разработки топологий ИМС на дату ее создания. Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное. Следует понимать, что ознакомление с топологией узкого круга специалистов, привлекаемых экспертов не приводит к утере критерия оригинальности. Известность должна проверяться на момент создания топологии. Если топология ИМС нашла широкое применение позднее, пусть даже на начала ее коммерческого использования, этот факт уже не ведет к возникновению прав на топологию. Следовательно, важным признается фиксация момента создания топологии ИМС, сбор и представление доказательств ее создания на определенную дату. Бремя доказывания того, что топология не является оригинальной, законом возлагается на лицо, оспаривающим права на топологию. Критерий оригинальности не может распространяться на все элементы топологии, поскольку при ее создании используются, как правило, уже известные элементы. Однако совокупность элементов и их взаимосвязи должны быть оригинальными. При создании топологий ИМС могут содержать другие объекты исключительных прав. Получение прав на топологии не дает прав на охраняемые элементы, которые были использованы в ней, например, определенные технологии производства ИМС. Для практических целей, связанных с доказыванием авторства в судебных спорах, желательно зарегистрировать топологию в Патентном ведомстве. Лицо, указанное в заявке в качестве автора на выдачу свидетельства о регистрации топологии, считают автором топологии. Презумпция авторства опровержима, поскольку заинтересованное лицо может пытаться доказать, что авторство принадлежит другому лицу или лицам. На практике топологии создаются преимущественным образом несколькими лицами. Соавторы должны внести определенный творческий вклад в создание топологии, о наличии которого необходимо указать при подаче заявки на регистрацию топологии. Соавторы могут заключить договор об условии использования топологии и формах распоряжения исключительными правами на нее. При условии отсутствия договора о распределении доходов между всеми соавторами доходы будут распределяться поровну. По общему правилу каждый из соавторов может использовать топологию по своему усмотрению. Однако распоряжаться исключительными правами на топологию соавторы могут только совместно. В отношении получения свидетельства о государственной регистрации топологии существует особое правило. Распоряжение этим правом должно осуществляться правообладателями совместно. Другая особенность оформления прав на топологию заключается в том, что каждое лицо, независимым образом создавшее топологию, получает самостоятельные исключительные права на нее. На таких независимых авторов не распространяется институт соавторства. Исключительные права всех указанных лиц будут иметь общий срок действия. Топология, содержащая государственную тайну, не может быть зарегистрирована. Заявитель, подавший такую заявку, несет ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Заявка подается самим правообладателем или его представителем. В случае регистрации топологии, когда заявленные материалы соответствуют определенным требованиям, топология вносится в Реестр топологий ИМС. Заявителю выдается свидетельство о регистрации. Публикацию сведений о топологии осуществляет официальный бюллетень Патентного ведомства. Правообладатель в целях оповещения об исключительных правах может использовать знак охраны. Знак размещают на документации или ИМС, в которых воплощена охраняемая топология. Знак состоит из прописной буквы «Т», даты начала срока действия исключительных прав на топологию и сведений о правообладателе. Исключительные права на топологию реализуются в предоставлении возможности использования топологии правообладателем любым не противоречащим закону способом. В отношении топологии предусмотрено специальное ограничение о том, что некоммерческое использование топологии не признается использованием, основанным на исключительных правах. Установлены два способа коммерческого использования топологии. Во-первых, к ним относят воспроизведение топологии в целом или частично, которое осуществляется путем изготовления ИМС или другого соответствующего изделия с применением данной топологии. Воспроизведением будет рассматриваться также изготовление чертежей и другие проектные работы, направленные на введение в оборот топологии. Исключением является возможность использования части топологии, которая не является оригинальной. Во-вторых, продажу, хранение, перевозку, ввоз и иные действия, направленные на введение в оборот топологии ИМС, или ИМС, изготовленной на основе данной ИМС, или иного изделия с применением данной ИМС. В отношении исключительных прав действуют следующие ограничения. Так, не являются нарушениями исключительных прав следующие действия: использование в личных целях, которые не преследуют прибыли; в научно-исследовательских, образовательных целях. Это уточняющее ограничение относительно свободного некоммерческого использования топологии ИМС; использование топологии в отношении микросхем, если лицо, совершающее действия, входящие в сферу исключительных прав, не знало и не должно было знать, что в ИМС топология воспроизведена неправомерно. Добросовестный приобретатель таких изделий может использовать их свободно только до момента получения уведомления о нарушении исключительных прав путем незаконного воспроизведения топологии. Со дня уведомления приобретатель может использовать лишь имеющийся у него наличный запас изделий с охраняемыми топологиями и заказанные им на этот момент. Использование возможно лишь при условии выплаты специальной компенсации правообладателю. Размер компенсации должен быть соразмерен вознаграждению, которое могло бы быть выплачено при сравнимых обстоятельствах за аналогичную топологию. При отсутствии достижения согласия между сторонами спор разрешается в судебном порядке; распространение ИМС с использованием топологии, ранее введенных в оборот правообладателем или иными лицами, действовавшими с его согласия. Данное ограничение основано на правиле об исчерпании исключительных прав. Для его применения необходимо, во-первых, чтобы конкретные экземпляры ИМС с топологией были введены в оборот, и, во-вторых, требуется законное введение в оборот либо самим правообладателем, либо другим лицом, преимущественным образом использующего топологию ИМС как лицензиат. Таким образом, не признаются неправомерными действия лиц, которые не знали и не имели разумных оснований знать, что приобретенные изделия содержат контрафактную топологию. Это правило позволяет добросовестному приобретателю техники, содержащей ИМС, получить защиту до момента получения им уведомления о незаконном воспроизведении топологии. Уведомление направляется правообладателем. С момента получения уведомления приобретатель может использовать только наличный запас изделий, содержащих ИМС с соответствующей охраняемой топологией. Правообладателю должна быть выплачена специальная компенсация, размер которой при отсутствии соглашения может быть установлен в судебном порядке. Можно сделать выводы о том, что модель охраны, тяготеющая к патентному праву, не позволяет реализовать адекватную защиту масок (фотошаблонов). Причинами являются сложные конструкции регистрационной системы, требования оригинальности и новизны. Вместе с тем, говоря о соответствии положениям ст. ст. 35 — 38 Соглашения ТРИПС, можно резюмировать о широких нормах ТРИПС, позволяющих национальному законодателю самостоятельно разрабатывать концепцию охраны полупроводников. Отказ от положений пункта 3 статьи 6 Вашингтонского договора, как представляется, вызван растущими тенденциями в выдаче свободных лицензий (англ. GNU — General Public License). Ни много, ни мало, приведенные ниже цифры свидетельствуют, что производители электронного оборудования, микропроцессоров заинтересованы не столько в принудительном лицензировании, сколько в привлечении пользователей своих технологий. Так, за период с 1998 по 2007 г. инвестиции в сфере дизайна полупроводников в США возросли с цифры 140 млн. до 1,4 млрд. долларов <7>. ——————————— <7> Greenbaum. Open source semiconductor core licensing // Harvard Journal of Law & Technology. 2011. Vol. 25. N 1 // http:// jolt. law. harvard. edu/ articles/pdf/ v25/25HarvJLTech131.pdf.
Крупнейшие компании не практикуют отказы в выдаче обычных лицензий на приемлемых коммерческих условиях, что не дает оснований для принудительного лицензирования. Вместе с тем вопросы охвата клиентской базы со снижением рисков незаконного копирования микропроцессоров продолжают оставаться актуальными <8>. ——————————— <8> См., например: Проект OpenSPARC корпорации Sun Microsystems, по разработке микропроцессоров архитектуры SPARC с открытым кодом, начатый в 2005 г. Проект, открывший исходный код на языке Verilog 64-битного, 32-поточного процессора UltraSPARC T1. 21 марта 2006 года Sun выпустила код T1 IP core под лицензией GNU General Public License.
Различные правовые модели охраны топологий и масок в странах мирового сообщества, по нашему мнению, приводят к необходимости крупнейших производителей в сфере микроэлектроники идти на компромиссы, внедряя модели специфического свободного лицензирования дизайна микросхем на коммерчески приемлемых условиях с тем, чтобы минимизировать риски незаконного копирования архитектуры микропроцессоров в целом. Все изложенные правовые схемы тем не менее нисколько не противоречат правилам ст. ст. 35 — 38 Соглашения ТРИПС.
