МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В КОНТЕКСТЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ТРИПС. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
В. С. НИКУЛИНА
Никулина Валерия Сергеевна, помощник судьи ВАС РФ.
В настоящей статье предпринимается попытка сравнительного анализа действующих в государствах — участниках ВТО систем охраны общеизвестных товарных знаков. Такие системы могут быть основаны как на критерии сходства до степени смешения (confusion), так и на критерии размывания (dilution). Автор оценивает эффективность данных правовых механизмов в контексте поддержания конкурентного баланса на национальных рынках и выполнения международных обязательств, налагаемых ст. 16 (3) ТРИПС. Учитывая присоединение России к ВТО и распространение на нее обязательств, предусмотренных названной статьей, автор анализирует подходы российских судов к решению обозначенного вопроса с целью выработки оптимального варианта построения регулирования в области общеизвестных товарных знаков с учетом российских правовых реалий.
Ключевые слова: ТРИПС, международное регулирование, общеизвестный товарный знак, бренд, размывание товарного знака, сходство до степени смешения.
Общепризнано, что некоторые товарные знаки вследствие их длительного использования, продолжительной и интенсивной рекламной кампании и неизменно высокого качества товаров и услуг получают заслуженное признание потребителей и становятся известными на соответствующем рынке. Благодаря усилиям производителя по продвижению своего товарного знака последний приобретает репутацию и становится объектом коммерческой привлекательности не только для потребителей, но и для недобросовестных 140 конкурентов, которые могут как воспроизводить, так и имитировать известный знак, использовать его на территории другого государства, маркировать им как однородные, так и неоднородные товары и услуги. В связи с этим в литературе проводится разделение правового понятия «общеизвестный товарный знак» и маркетингового понятия «бренд производителя», с которым первое часто отождествляется. Так, С. А. Судариков отмечает, что понятие «бренд» шире, поскольку включает не только товарные знаки (trade marks), но и фирменные наименования (trade names), деловую репутацию и престиж производителя товаров (goodwill). Бренд — это обобщающая характеристика, включающая имя (brand-name) и образ (brand-image) производителя товаров или услуг. Следует особо подчеркнуть, что бренд не является объектом интеллектуальной собственности, поэтому неправомерно отождествлять его с «раскрученным» товарным знаком <1>. ——————————— <1> См.: Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: Учеб. М., 2010.
При анализе соотношения двух названных понятий указывается на необходимость учитывать, что товарные знаки представляют собой лишь составляющую часть бренда, хотя и важнейшую и наиболее ценную его часть <2>. ——————————— <2> Yelnik A. Commercial Value of Trade Marks: Do Current Laws Provide Sufficient Protection European Intellectual Property Review. 2010. Vol. 32, issue 5. P. 204.
Учитывая, что «сильный» бренд является одним из основных и самых эффективных орудий борьбы за потребительский спрос на рынке, товарный знак как основная составляющая, визитная карточка бренда принимает на себя функцию по привлечению внимания потребителя и по оказанию влияния на решение о приобретении товара того или иного производителя. В настоящей статье автор имеет целью рассмотреть существующее регулирование института общеизвестного товарного знака, являющегося частью всех сильных брендов, в национальном законодательстве Российской Федерации и международно-правовых документах, а также провести сравнительный анализ эффективности механизма действия данного правового института и его зарубежных аналогов для целей поддержания стабильной сбалансированной конкурентной среды на рынке. Рассмотрение этих вопросов представляется особенно актуальным в свете присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации, которое влечет принятие государством новых международно-правовых обязательств, включая вытекающие из Соглашения по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС), содержащего, помимо прочего, стандарты по защите общеизвестных товарных знаков, в соответствии с которыми должно быть построено законодательство государств-участников в данной сфере. Приступая к анализу понятия «общеизвестный товарный знак», необходимо определить его на основе соответствующих положений российских нормативно-правовых актов. В российском законодательстве определение общеизвестного товарного знака не содержалось ни в ранее действовавшем Законе РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках) <3>, ни в пришедших на смену Закону о товарных знаках нормах ч. IV Гражданского кодекса. Пунктом 1 ст. 1508 ГК РФ устанавливаются лишь условия, позволяющие считать товарный знак общеизвестным. ——————————— <3> Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу с 01.01.2008).
Авторы комментария к ч. IV ГК под редакцией В. В. Погуляева условно группируют условия предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку на положительные требования: товарный знак (обозначение) (1) должен интенсивно использоваться до заявленной даты приоритета и (2) должен быть широко известен потребителям товаров заявителя, и одно отрицательное требование: товарный знак (обозначение) (3) не должен стать широко известным после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения иного товарного знака <4>. ——————————— <4> См.: Корчагина Н. П., Моргунова Е. А., Погуляев В. В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В. В. Погуляева. М., 2008.
Статья 1508 ГК РФ не раскрывает содержания условий признания товарного знака общеизвестным и положительных требований, о которых говорилось выше. В комментарии к указанному разделу под редакцией Л. А. Трахтенгерц даны обзор и толкование вышеперечисленных условий, основанные на практике федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности: 1) интенсивность использования, безусловно, оценивается исходя из конкретной ситуации, вида товарного знака, товаров и объема рекламной кампании, скорости освоения рынка и иных факторов. При этом авторы особо отмечают, что, хотя интенсивность использования и будет оцениваться на территории Российской Федерации, во внимание будет также приниматься использование обозначения и за пределами страны; 2) широкая известность обозначения также является довольно сложным параметром, о котором можно судить по результатам опроса общественного мнения, сведениям о том, где и как упоминался товарный знак, и т. п. <5>. ——————————— <5> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой) / Отв. ред. Л. А. Трахтенгерц. М., 2009.
В этом же пункте статьи приведены категории (виды) обозначений, которые могут быть признаны общеизвестными на территории Российской Федерации. Среди них: — товарные знаки, охраняемые на территории Российской Федерации в результате их регистрации; — товарные знаки, охраняемые в Российской Федерации в силу международных договоров (т. е. охрана которых получена в соответствии с процедурой, предусмотренной Мадридским соглашением и протоколом к нему); — обозначения, используемые в качестве товарных знаков, но не имеющие правовой охраны на территории Российской Федерации (в частности, обозначения, на которые поданы заявки по национальной процедуре или для которых испрашивается охрана в соответствии с положениями Мадридского соглашения или Протокола к нему, но решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности еще нет). Процедура придания товарному знаку статуса общеизвестного регламентирована в подзаконном акте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам <6>. Она предусматривает инициативный порядок обращения с заявлением о признании товарного знака общеизвестным лица, считающего используемый им товарный знак или обозначение таковым на территории Российской Федерации, в Палату по патентным спорам, в частности в случаях, когда использованию заявителем своего товарного знака и получению от этого использования преимуществ в предпринимательской деятельности препятствуют подача иным лицом заявки на регистрацию товарного знака, регистрация товарного знака на имя иного лица или использование иным лицом товарного знака, являющегося тождественным или сходным до степени смешения со знаком заявителя и предназначенным для использования в отношении однородных товаров. ——————————— <6> Приказ Роспатента от 17.03.2000 N 38 «Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации».
После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Палатой по патентным спорам и вступления в силу вынесенного положительного решения товарный знак, признанный общеизвестным, вносится в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков <7>. В течение месяца после внесения общеизвестного товарного знака в данный перечень осуществляется выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак <8>. ——————————— <7> В перечень вносятся также сведения об обладателе исключительного права на общеизвестный товарный знак, дата вступления в силу решения о его признании общеизвестным, его регистрационный номер, дата, с которой товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации, перечень товаров и услуг, в отношении которых он признан общеизвестным. В случае признания общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака такие же сведения, за исключением сведений о владельце исключительного права на общеизвестный товарный знак, вносятся также в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. <8> Приказ Роспатента от 17.03.2000 N 38 «Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации».
Признание товарного знака в качестве общеизвестного предполагает повышенный уровень его защиты. Тем самым достигается цель соблюдения конкурентного баланса на рынке. Принципы защиты общеизвестных товарных знаков можно объяснить простой формулой: чем больше вложения правообладателя в создание имиджа товарного знака, его узнаваемости у потребителей, тем больше риск злоупотреблений со стороны конкурентов правообладателя и, следовательно, тем более строгие критерии защиты применяются к такому товарному знаку. Стандарты охраны общеизвестных товарных знаков изначально установлены в международно-правовых документах. Например, нормы Парижской конвенции об охране промышленной собственности <9> (далее — Парижская конвенция) составляют одну из основ охраны объектов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков, в государствах — членах Парижского союза по охране промышленной собственности. ——————————— <9> Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренная в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.2011, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958, в Стокгольме 14.07.1967 и 02.10.1979 // www. wipo. int/treaties/ ru/ip/paris/paris. html.
Текст Парижской конвенции также не содержит определения общеизвестного товарного знака, а закрепляет лишь обязанность государств-участников обеспечить на своей территории определенный стандарт их защиты. Норма ст. 6.bis (1) Конвенции гласит: «Страны Союза обязуются… отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов». Данное положение Парижской конвенции распространяется и на случаи частичного совпадения существенной части обозначения с общеизвестным товарным знаком <10>. ——————————— <10> Если провести анализ ст. 6.bis, очевидно, что нормы этой статьи касаются только товарных знаков, но не знаков обслуживания. Хотя в заглавии ст. 6.bis стоит слово «знак», что не исключает ее применения к знакам обслуживания, все-таки указание на использование знака для продуктов относит рассматриваемую норму к товарным знакам, а не к знакам обслуживания. Тем не менее государства — члены Парижского союза могут применять данную норму и к знакам обслуживания.
Автор одного из первых комментариев к Парижской конвенции Боденгаузен отмечал, что целью предписаний, содержащихся в указанной статье, является избежание регистрации и использования товарного знака, вызывающего смешение с другим товарным знаком, который уже хорошо известен в государстве регистрации или использования, даже если общеизвестный товарный знак не охраняется в рассматриваемом государстве регистрацией, которая обычно не позволила бы регистрацию или использование сходного обозначения <11>. ——————————— <11> Bodenhausen G. H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of the Industrial Property. P. 90 — 91 // Цит. по: Ladas S. P. International Protection of Well-known Trademarks. 1951. P. 661.
Такая исключительная защита общеизвестного товарного знака представляется оправданной, поскольку регистрация обозначения, сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, в большинстве случаев будет расцениваться как акт недобросовестной конкуренции. Она также может быть расценена как ущемляющая интересы публики, которая будет в результате такой регистрации введена в заблуждение <12>. ——————————— <12> Ibid. P. 91.
Оценка товарного знака относительно возможности его смешения с общеизвестным товарным знаком дается компетентным органом соответствующего государства. При этом указанный орган должен рассматривать вопрос с точки зрения потребителей товара, в отношении которого такое обозначение используется <13>. ——————————— <13> Ibid.
Из содержания п. 1 ст. 6.bis следует, что смешение может возникать, в частности, если имеет место воспроизведение общеизвестного товарного знака или его имитация, имеющая целью создание смешения. Из вышесказанного очевидно, что нормы Парижской конвенции о предоставлении правовой охраны общеизвестным товарным знакам основываются на традиционном понимании нарушения прав на товарный знак и критерии сходства до степени смешения (confusion). Как отмечает китайский исследователь Й. Чен, ст. 6.bis Парижской конвенции не подразумевает защиты от размывания (dilution). Именно первый критерий является основанием иска о защите исключительных прав на товарный знак как в Российской Федерации, так и во многих других государствах Парижского союза. Что же касается критерия размывания как основания защиты общеизвестных товарных знаков, полезно, как мы полагаем, проанализировать опыт США и других стран общей системы права (Великобритания, Австралия), где охрана общеизвестных товарных знаков в большей части основана на законодательстве о размывании, объектом охраны которого являются «известные товарные знаки» (famous marks) <14>. ——————————— <14> Farley Ch. H. Trademark Dilution Law: What’s Behind the Rhetoric? // Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal. 2006. Vol. 16. P. 101 // http://papers. ssrn. com/sol3/ papers. cfm? abstract_id=923164.
Размывание подразумевает ослабление товарного знака, утрату его различительной способности. Концепция размывания — недавнее изобретение в сфере регулирования прав на товарный знак, которое радикально смещает баланс в правовом регулировании, распределяя защитные функции между критериями размывания и сходства до степени смешения <15>. ——————————— <15> Kleiger R. N. Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection, 58 U., Pitt. L. REV. 789, 794 (1997); AutoZone, Inc. v. Tandy Corp. 373 F.3d 786,801 ( Cir. 2004).
Моментом зарождения указанной концепции считается 1927 г., когда известный нью-йоркский юрист Фрэнк Щетчер в своей научной статье выдвинул положение о том, что целью правового регулирования товарных знаков должно быть не предотвращение введения в заблуждение потребителя, а сохранение уникальности товарного знака участника рынка. Он обращал, в частности, внимание на то, что даже использование товарного знака, не вводящего потребителя в заблуждение, влечет постепенное уничтожение или рассеивание индивидуальности товарного знака в сознании потребителей. Щетчер фактически указывал, что «сильные» товарные знаки могут защищаться как объекты права собственности таким образом, что любому другому лицу будет запрещено использовать товарный знак даже при его использовании на неконкурирующих и не связанных друг с другом товарах. Иными словами, по мысли Щетчера, для сохранения уникальности и различительной способности товарного знака правообладатель должен получить не только монополию на использование товарного знака в отношении однородных товаров, но и на использование его в отношении какой-либо продукции вообще (абсолютную монополию, right in gross <16>). И хотя новый термин долгое время не становился общеупотребимым, идея, выраженная Щетчером, способствовала появлению нового основания для подачи иска в защиту товарных знаков, известного как размывание. ——————————— <16> Chen Y. Should China Protect Trademarks against Dilution: A Critical Look at the Experience of the United States and the Prospects for Application in China. 1996. P. 12.
Как следует из названия, доктрина размывания имеет своей целью обеспечить защиту в случаях, когда несанкционированные действия третьих лиц размывают, разрушают или ослабляют привлекательность и притягательность «сильных товарных знаков». Концепция размывания товарного знака впервые была проанализирована английскими судами в связи с делом, в ходе которого был удовлетворен иск владельца известного товарного знака KODAK, производящего фототовары, к компании, производившей велосипеды KODAK, о нарушении прав первого на товарный знак. Ф. Сумма довольно точно определяет указанную концепцию фразой из словаря Вебстера, которая гласит: «Размывать значит ослаблять силу или должное качество чего-либо путем смешения его с чем-то, что смягчает или нейтрализует его» <17>. Когда-то существовали такие товарные знаки, как Magnetophon, Pager, Internet. Эти обозначения стали использоваться потребителями как обозначения не конкретного товара данной фирмы, а данного вида товара как такового. Это ситуация, когда товарный знак, обозначающий новый вид товаров (например, пейджер), у потребителей ассоциируется не только с товаром конкретного производителя, но и с аналогичными товарами других участников рынка. Тем самым знак размывается, утрачивает различительную способность, а с ней и возможность выполнить функцию индивидуализации товара на рынке. ——————————— <17> Summa Ph. A New Test for Trademark Dilution — Why North Carolina should adopt Section 12 of the Model Sate Trademark Bill // Campbell Law Review. 1982. Vol. 5. P. 163.
В связи с этим В. Усков отмечает титанические усилия компании XEROX по сохранению своего товарного знака от размывания. Конечно, можно считать заслугой компании-первооткрывателя, что ее имя у потребителей оказалось так плотно связано с новым устройством — копировальным аппаратом, что уже было практически невозможно заставить многомиллионную аудиторию пользователей называть копировальными аппаратами (или копирами) аналогичные устройства других фирм. Это явление — своего рода рекламный парадокс. С одной стороны, каждый производитель товара желает, чтобы его бренд был широко известен. Но с другой стороны, если этот бренд означает новый вид товара, не имеющий четкого названия, потребитель может приписать данному бренду функцию идентификации определенного вида товара как такового <18>. ——————————— <18> Усков В. Юридические рифы брэндинга // Рекламные идеи. 2000. N 3; www. advi. ru/archive/?mag=32.
Традиционно выделяются две разновидности размывания товарного знака — так называемая утрата блеска (dilution by blurring), т. е. утрата товарным знаком различительной способности, и, как следствие, снижение его стоимости и запятнание репутации (dilution by tarnishment). К началу 1990-х гг. законодательство о размывании было принято в половине американских штатов, включая такие многонаселенные и коммерчески значимые штаты, как Иллинойс, Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Флорида. Тем не менее многие суды узко толковали положение указанных законодательных актов, например, часто настаивая на доказывании сходства до степени смешения, несмотря на четкие положения закона об отсутствии такой необходимости. Стимулом для принятия федерального законодательства о размывании во многом послужило рассмотрение американскими судами дела, в котором производитель инсектицидов использовал слоган, сходный с тем, что был использован в рекламе известной марки пива, чем нанес ущерб репутации товарного знака производителя. И хотя в данном случае, безусловно, презюмируется способность потребителя видеть различие между ядом для насекомых и напитком, суды пришли к выводу о том, что реклама товаров компании, производящей инсектициды, могла бы вызвать подсознательную ассоциацию яда с пивом <19>. Это был классический случай запятнания репутации (dilution by tarnishment). ——————————— <19> См.: Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc. // http://openjurist. org/306/ f2d/433/ chemical-corporation — of-america-v-anheuser-busch-incorporated.
Суд также указал, что права лица на товарный знак или фирменное наименование должны защищаться от воспроизведения не только на конкурирующих товарах, но и на тех, в отношении которых использование товарного знака приведет к тому, что хорошая или плохая репутация более позднего вида товаров будет распространяться на товар, в отношении которого товарный знак использовался первоначально. Таким образом, права лица на товарный знак должны быть защищены от влияния рисков бизнеса другого лица <20>. ——————————— <20> Ibid. § 32.
Исходя из вышесказанного можно утверждать, что доктрина размывания товарного знака и предоставление охраны известным маркам по указанному основанию имеют следующее назначение: — предотвращение утраты товарным знаком индивидуализирующей способности (blurring — как в случае с товарным знаком XEROX); — защита прав лица от влияния рисков бизнеса другого лица (здесь речь идет по большей части о втором виде размывания, таком как dilution by tarnishment). Со времени принятия Федерального закона США «О размывании товарных знаков» (Federal Trademark Dilution Act, FTDA) <21> выявлялось множество противоречивых мнений касательно определенных его ключевых моментов. Несмотря на то что положения закона небесспорны, в нем имеется несколько основных положений, от которых следует отталкиваться. К примеру, в законе содержится перечень, состоящий из восьми факторов, которые должен принять во внимание суд при рассмотрении иска о размывании. Предусматривается также, что приведенный перечень не является закрытым и в зависимости от обстоятельств дела можно учитывать иные факторы. В законе перечислены следующие обстоятельства: ——————————— <21> www. wneclaw. com/internet/ trademarkdilutionact. html
— степень изначальной и приобретенной различительной способности товарного знака; — продолжительность и частота использования товарного знака в отношении определенного вида товаров; — продолжительность и интенсивность рекламной кампании в отношении товарного знака; — географический охват территорий, на которой используется данный товарный знак; — каналы сбыта товаров и (или) услуг, в отношении которых используется товарный знак; — степень узнаваемости товарного знака в местности и каналах сбыта, используемых владельцем товарного знака; — природа и степень использования схожих товарных знаков третьими лицами; — порядок регистрации знака в главном реестре (в соответствии с Законом от 3 марта 1881 г. или Законом от 20 февраля 1905 г.). Для того чтобы на товарный знак распространялась защита от размывания, он должен быть сильным, т. е. должен обладать высокой различительной способностью. Авторы фундаментального труда по интеллектуальной собственности Роджер Е. Щетчер и Джон Р. Томас используют следующую аллегорию для обоснования данного критерия: «Подобно тому как нельзя значительно разбавить чашку слабо заваренного чая, так и слабый товарный знак не может претендовать на защиту от размывания». Однако вопрос о критерии «силы» товарного знака в контексте размывания до сих пор не имеет однозначного ответа. Как метко выразился Ф. Сумма, сила товарного знака в информации, которую он в себе несет, его способности идентифицировать и обозначать продукт в глазах покупателя как происходящий из конкретного источника, вне зависимости от степени осведомленности потребителя о производителе <22>. Большинство товарных знаков и знаков обслуживания не обладает достаточной силой, в частности те, что используются местными предприятиями, продукция которых доступна лишь ограниченному кругу потребителей. ——————————— <22> Summa Ph. Op. cit. P. 170/8.
В контексте доктрины dilution сила товарного знака подразумевает две составляющие: помимо известности товарных знаков в результате их длительного использования (fame) законодательство США предъявляет также требование наличия у товарного знака изначальной различительной способности (inherent distinctiveness). В частности, в Собрании законодательства о недобросовестной конкуренции отдельно оговаривается, что товарный знак должен иметь «высокую различительную способность», и приводятся детальные разъяснения о том, что имел в виду законодатель, предъявляя подобное требование: товарный знак должен обладать такой различительной способностью, чтобы существовала возможность его размывания при использовании в отношении неконкурирующих товаров, если указанный товарный знак сохраняет свою изначальную оригинальность (отличимость) при использовании его вне контекста товаров, для которых такой товарный знак используется его правообладателем. В некоторых случаях известность марки может быть очевидна. Например, не вызывает сомнений известность таких товарных знаков, как Coca-Cola или Rolls-Royce. Но, к сожалению, большинство дел не являются настолько простыми. Кроме того, в США не существует никакого реестра известных товарных знаков или механизма, позволяющего определить до судебного разбирательства, достиг ли определенный товарный знак статуса общеизвестного. Таким образом, необходимо учитывать, что концепция размывания товарного знака подразумевает в первую очередь высокую изначальную различительную способность обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, вкупе с его широкой известностью (приобретенной различительной способностью). Кроме того, суды сталкиваются со сложностями квалификации требований о защите товарных знаков. На примере регионального законодательства штатов США Ф. Сумма отмечает отсутствие сколько-нибудь четкого определения или перечня критериев, позволяющих различать иски из введения потребителя в заблуждение (confusion cases) и из размывания (dilution cases) <23>. Законодательство штатов США дает лишь основные ориентиры либо вовсе не затрагивает данного вопроса, поэтому условие об известности — вопрос, подлежащий разрешению в начале рассмотрения дела, — стало предметом судебного толкования. При этом суды не единогласны в вопросах сферы применения FTDA. Некоторые суды распространяют FTDA на товарные знаки, не являющиеся широко известными, но просто обладающие различительной способностью <24>. ——————————— <23> Ibid. P. 164/2. <24> Федеральный апелляционный суд штата Орегон высказался в том смысле, что формулировка «различительная способность» Закона штата Орегон «О размывании» подразумевает не только высокую степень авторитета и силы, которыми должен обладать товарный знак, чтобы подлежать защите.
Так, к примеру, Апелляционный суд Пятого округа при толковании законодательства Техаса и Луизианы о размывании постановил, что для целей защиты от размывания необходимо доказать лишь различительную способность товарного знака, а не его общеизвестность <25>. В качестве удачной иллюстрации такого вывода суда представляется товарный знак KODAK, который вызывает ассоциации с фотокамерами вне зависимости от того, нанесен ли он на соответствующую продукцию или используется абстрактно. ——————————— <25> См.: Advantage Rent-A-Car, Inc. v. Enterprise Rent-A-Car, Co cit. The Fedral Circuit Bars Dilution based opposition of a mark used before an opposing mark became famous.
С другой стороны, обозначение ALPHA могло бы приобрести достаточную различительную способность для его использования в отношении фотокамер, однако использование данного обозначения абстрактно вызывает множество различных ассоциаций, включая обозначение первой буквы греческого алфавита <26>. ——————————— <26> Third Restatement on Unfair Competition (Schetcher R. E., Thomas J. R. Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks. Thompson West, 2003. P. 698).
Таким образом, по мысли американского законодателя, товарный знак, вызывающий ассоциации с конкретным источником происхождения лишь в случае его использования в контексте определенной категории товаров или услуг, обычно не может рассматриваться как имеющий достаточную различительную способность для предоставления ему защиты против размывания. Учитывая, что для заявления иска по закону FTDA нет необходимости доказывать ни сходство до степени смешения, ни наличие конкуренции между владельцами товарных знаков, судебной практике США и других стран, позаимствовавших концепцию размывания для защиты общеизвестных товарных знаков, предстояло разрешить спорные вопросы для установления баланса между монопольными правами обладателя товарного знака и публичными интересами рынка. Положения, регулирующие средства правовой защиты против размывания («ослабления») товарного знака, закреплены также в нормативно-правовых актах Е С <27>. Зачастую судам государств ЕС также приходится балансировать на тонкой грани между защитой товарного знака от размывания и защитой на основании сходства до степени смешения. ——————————— <27> First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to Trade Marks // www. wipo. int/wipolex/en/ text. jsp? file_id=126843.
В европейской судебной практике громко прозвучало дело Adidas-Salomon AG, formerly Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Limited. Речь шла о нарушении ответчиком ст. 5(2) Директивы ЕС о товарных знаках 89/104 и аналогичной нормы британского законодательства, секции 10(3) Закона о товарных знаках, которая устанавливает, что лицо нарушает исключительные права на зарегистрированный товарный знак, если оно использует в коммерческой деятельности знак, который (а) идентичен или сходен с зарегистрированным товарным знаком и (б) используется в отношении товаров и услуг, неоднородных с теми, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, если такой товарный знак имеет заслуженную репутацию в Соединенном Королевстве, а использование без должного основания спорного обозначения «ведет к необоснованному преимуществу конкурента и является причиной утери различительной способности или репутации товарного знака» <28>. ——————————— <28> Trade Marks Act // www. legislation. gov. uk/ukpga/ 1994/26/section/10.
Как указывает патентное ведомство Великобритании, приведенное положение Директивы предоставляет государствам-участникам выбор относительно закрепления такой формы защиты в национальных законодательствах <29>. ——————————— <29> www. ipo. gov. uk/ipcass/ ipcass-alphabetical/ ipcass-alphabetical-f/ipcass-adidas2.htm
Суть рассмотренного дела такова. Компания Adidas является правообладателем товарного знака, представляющего собой три полоски одинаковой ширины, которые наносились правообладателем на различные единицы производимой им спортивной одежды. Компания Fitnessworld реализовывала спортивную одежду под маркой, включающей словесное обозначение Perfetto и две вертикальные полоски одинаковой ширины, что послужило причиной обращения компании Adidas в суд с иском о нарушении прав на товарный знак. В данной ситуации у национальных судов возник вопрос о возможности применения вышеприведенной нормы Директивы о товарных знаках. Суд справедливости ЕС разъяснил, что, несмотря на то что в данном случае речь идет об однородных товарах, такое ограничение сферы действия вышеозначенных положений внутреннего законодательства Великобритании и Директивы ЕС, исключающее их применение в отношении однородных товаров, было бы некорректным с точки зрения коммунитарного права. Таким образом, указанная норма распространяет свое действие как на однородные, так и на неоднородные товары. При этом Суд ЕС отметил, что предусмотренная ст. 10(3) Закона Соединенного Королевства о товарных знаках и ст. 5(2) Директивы ЕС 89/104 защита не зависит от степени схожести общеизвестного товарного знака и более позднего обозначения, установление которого необходимо при рассмотрении иска на основании сходства до степени смешения. В соответствии с указанными нормами Закона и Директивы о товарных знаках недопустимо, чтобы спорные обозначения имели такую степень сходства, чтобы у определенной категории потребителей создавалось впечатление о наличии связи более позднего обозначения с общеизвестным. Компания Fitnessworld, в свою очередь, указывала, что спорное обозначение — обыкновенные полосы, которые рассматриваются публикой как орнамент, а не товарный знак. Суд ЕС в ответ на заявление ответчика отметил, что вопрос о том, имело ли место правонарушение, — вопрос факта, который надлежит разрешить английским судам с учетом следующих рекомендаций: 1) тот факт, что часть потребителей может рассматривать спорное обозначение как орнамент, не является препятствием для защиты, предоставляемой ст. 10 (3) Закона о товарных знаках; 2) если судами будет установлено, что спорное обозначение расценивается потребителями как орнамент, в сложившейся ситуации не может презюмироваться факт правонарушения по ст. 10 (3) <30>. ——————————— <30> Judgement by the Court (Sixth Chamber), dated 23/10/2003.
Такой подход Суда справедливости ЕС фактически подтвердил позицию американской судебной практики, выработанную еще на заре становления доктрины размывания, в соответствии с которой иски о размывании могут подаваться только в отношении товарных знаков, имеющих высокую различительную способность <31>. ——————————— <31> Farley Ch. H. Op. cit. P. 103.
Итак, Суд справедливости ЕС, указывая на необходимость анализа фактически сложившейся ситуации, исходил из необходимости соблюдения баланса между монопольными правами владельца товарного знака и сохранением нормального конкурентного баланса на рынке. Согласно некоторым толкованиям концепция размывания нашла отражение в норме ст. 16 (3) соглашения ТРИПС, которая гласит: «Статья 6.bis Парижской конвенции (с дополнениями 1977 года) применяется также к товарам и услугам, не похожим на те, в отношении которых зарегистрирован знак, при условии, что использование данного товарного знака в отношении непохожих товаров или услуг будет служить указанием на наличие связи между этими товарами и услугами и правообладателем зарегистрированного товарного знака и что при этом возможно причинение ущерба интересам правообладателя» <32>. ——————————— <32> WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights // www. wto. org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e. htm.
Из смысла доклада Палаты представителей США по Закону о размывании товарных знаков следует, что соглашение ТРИПС, входящее в комплекс документации ВТО, содержит положение, предполагающее предоставление государствами-участниками защиты от размывания общеизвестным товарным знакам <33>. Однако не все государства-участники согласны с таким толкованием и применяют ст. 16 (3) ТРИПС, используя нормы о недобросовестной конкуренции для защиты прав интеллектуальной собственности. ——————————— <33> Chen Y. Op. cit. P. 7.
Данное предписание также направлено на расширение объема охраны общеизвестных товарных знаков. Однако толкование предъявляемого им требования может быть различно. Й. Чен в своей диссертации поставил вопрос о том, предполагают ли положения, в частности, ТРИПС предоставление законодательствами государств — членов Парижского союза защиты общеизвестных товарных знаков от размывания или же достаточно защиты, основанной на традиционном критерии сходства до степени смешения (confusion basis). Свое исследование он основывает на сравнительном анализе законодательств США как государства, реализовавшего в своих правовых нормах доктрину размывания, и Китая, придерживающегося традиционного подхода, основанного на критерии сходства до степени смешения. Анализируя российскую практику применения положений международно-правовых документов, направленных на защиту общеизвестных товарных знаков, авторы труда о регистрации словесных товарных знаков Е. А. Данилина и Л. О. Чернейко отмечают непроработанность нормативной базы и расплывчатость подходов к общеизвестным знакам в российском законодательстве и судебной практике <34>. ——————————— <34> Данилина Е. А., Чернейко Л. О. Словесные товарные знаки. Проблемы разработки и регистрации // СПС «КонсультантПлюс». 2006.
В свете вышесказанного представляется интересным проанализировать серию дел, рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации и связанных с товарными знаками компании «Интел Корпорейшн», всемирно известного производителя компьютерной техники. Словесное обозначение «ИНТЕЛ» (INTEL), правообладателем которого является компания «Интел Корпорейшн», признано общеизвестным в России для товаров 9-го класса МКТУ (микропроцессоры). Общество «Коминтел», осуществляющее свою деятельность в региональном масштабе, зарегистрировало за собой комбинированный товарный знак, содержащий словесное обозначение COMINTEL для товаров 38-го класса МКТУ. Считая свои права на товарный знак затронутыми, «Интел Корпорейшн» обратилась в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку COMINTEL в связи с его несоответствием требованиям п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках. Отказывая в удовлетворении возражений компании, Роспатент руководствовался критерием сходства до степени смешения, указав, что правовая охрана оспариваемого товарного знака в отношении услуг 38-го класса МКТУ подлежит оставлению в силе, поскольку сопоставляемые товарные знаки имеют слабую и неоднозначную степень сходства, зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг. Однако акт Роспатента был признан недействительным арбитражными судами Московского округа. Правильность данной позиции подтверждена Определением Высшего Арбитражного Суда РФ об отказе в передаче дела для пересмотра в порядке надзора в Президиум ВАС РФ от 17.02.2011 N ВАС-16212/10. В данном деле суды признали, что смешение имеет место, поскольку один товарный знак воспринимается «за другой» или потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию <35>. Представляется, что данная формулировка и предполагает установление той самой «связи», о которой идет речь в ст. 16 (3) ТРИПС и наличие которой предполагается в случаях размывания. ——————————— <35> Определение ВАС РФ от 17.02.2011 N 16212/10.
Незадолго до этого арбитражными судами рассматривалось заявление «Интел Корпорейшн» о признании решения Роспатента, отменившего регистрацию другого товарного знака «ИНТЕЛКОМ» в отношении товаров, однородных продукции компании «Интел Корпорейшн». В данном деле Роспатент удовлетворил возражения компании «Интел Корпорейшн» частично, признав частично недействительной охрану спорного товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ (в отношении данного класса товарный знак компании является общеизвестным), сохранив правовую охрану товарного знака «Интелком» в остальной части. Рассматривая данное дело, ВАС указал: «Учитывая известность обозначения «INTEL» в сфере комплектующих для компьютеров, суды согласились с Роспатентом, который в своем решении усмотрел возможность ассоциирования обозначений «INTEL» и «ИНТЕЛКОМ» и смешения этих знаков только в случае маркировки ими товаров, относящихся к вычислительной технике, а именно: схемы интегральные, устройства для обработки информации, устройства считывающие (оборудование для обработки информации)» <36>. ——————————— <36> Определение ВАС РФ от 26.07.2010 N 9921/10.
Подобные выводы судов, хоть и основываются на традиционном критерии сходства до степени смешения, вполне отвечают требованиям описанной выше концепции размывания, поскольку указание на малую вероятность возникновения у потребителя смешения или ассоциации между спорными обозначениями свидетельствует еще и о том, что товарный знак «ИНТЕЛ» (INTEL), имея достаточную приобретенную степень известности в отношении конкретного вида продукции, не имеет большой изначальной различительной способности. На российском рынке представлено большое количество средств индивидуализации, содержащих словесный элемент «Интел». Например, «МТУ-Интел» (ЗАО «Комстар-Директ», предоставление доступа в Интернет), «Траст ИнТел» (ЗАО «Траст ИнТел», предоставление доступа в Интернет), «Мега-Интел» (юридические услуги), Intelcom Delta (метеорологические коммуникации), «ИНТЕЛИС» (аудиторские услуги), «ИнтелиС» (архитектурно-строительные услуги), «Интелликаст» (интернет-ресурс информации о погоде). Лексическая единица «ИНТЕЛ» часто используется в товарных знаках и фирменных наименованиях участников торгового оборота как некий описательный элемент, указывающий на высокий уровень технологичности производимых товаров или услуг, а также на характер и род деятельности, связанной с обработкой информации и аналитикой. В английском языке слово intel имеет самостоятельное значение — означает информацию, интеллект и т. п. В этой связи интересен пример из американской практики, который приводит Ф. Сумма. Говоря о товарном знаке TAB, используемом на американском рынке в отношении безалкогольных напитков, он указывает, что любой пищевой продукт, маркированный указанным обозначением, будет автоматически ассоциироваться с известными на рынке прохладительными напитками. При этом он отмечает, что, поскольку tab — общеупотребимое слово, содержащееся в словарях, офисные принадлежности, например с данным обозначением, нанесенным на них, не будут вызывать ни смешения, ни размывания товарного знака. Поэтому такой товарный знак, не отражающий специфику маркируемого товара, может пользоваться защитой от размывания, оставляя при этом некоторые возможности его использования для производителей, вышедших на рынок позже <37>. ——————————— <37> Summa Ph. Op. cit. P. 171/9.
При рассмотрении данной категории споров важно соблюдать баланс интересов сторон, а также публичных и частных интересов. Товарный знак «ИНТЕЛ» (INTEL) благодаря отсутствию у него изначальной сильной различительной способности по сравнению, например, с товарным знаком XEROX является относительно слабым товарным знаком. В связи с этим предоставление ему защиты в вышеописанных случаях ведет к конкурентному злоупотреблению со стороны «Интел Корпорейшн», поскольку словесное обозначение «intel» исходя из вышесказанного само по себе (без графического оформления) имеет скорее описательный характер. Итак, с точки зрения американской и европейской правоприменительной практики хотя указанный товарный знак и обладает высокой степенью известности, приобретенной в результате его длительного и интенсивного использования, но его изначальная различительная способность является довольно слабой. Следовательно, предоставление чрезмерно широкой защиты такому товарному знаку приведет к неблагоприятным последствиям для функционирования рынка, создав абсолютную монополию правообладателя в отношении обозначения, имеющего, по сути, описательный характер (right in gross). Проводя сравнение позиции российских судов в деле «ИНТЕЛ» с позицией Суда справедливости ЕС, мы полагаем, что необходимо еще раз обратить внимание на важность и даже необходимость оценки восприятия потребителями сходных элементов общеизвестного товарного знака и более позднего обозначения, которую отметил Суд ЕС в деле Adidas Solomon AG v. Fitnessworld. Из рассуждений Суда ЕС следует, что речь идет именно об оригинальности используемых обозначений, что само по себе создает еще одну составляющую конкурентного аспекта регулирования товарных знаков: производители должны вложить усилия в разработку обозначения, содержащего как можно меньше описательных элементов, тем самым обезопасив себя от «паразитирования» на данном товарном знаке других участников рынка и, по крайней мере, обеспечив судебную защиту своих прав. При оценке ситуации, сложившейся в сфере регулирования защиты прав на известные товарные знаки, следует выделить замечание Фарли о том, что в настоящее время в США законодательство о размывании не требует высокой изначальной различительной способности товарного знака (его «фантазийности»). Не содержит оно и требования, чтобы при подаче иска о размывании товарного знака истец не получил удовлетворения иска по основаниям введения потребителя в заблуждение. Фактически, указывает Фарли, множество исков о размывании заявляются в связи с конкурентным использованием товарных знаков, и многие заявители подают иски по обоим основаниям одновременно <38>. Тем самым подтверждаются изначально конкурентная природа товарного знака и большая эффективность критерия сходства до степени смешения для целей защиты любых товарных знаков (как критерия, наиболее четко отражающего суть конкуренции). ——————————— <38> Farley Ch. H. Op. cit. P. 106.
Анализируя текст ст. 16 (3) ТРИПС, Й. Чен отмечает, что коль скоро речь в ней идет о связи в глазах потребителя между товарами, реализуемыми под более поздним товарным знаком, и правообладателем более раннего товарного знака, налицо типичная ситуация введения потребителя в заблуждение. Можно заключить вслед за И. Саймон, что ст. 16 (3) сама по себе не предусматривает охрану товарного знака от размывания <39>. При этом Чен допускает, что охрана товарных знаков от размывания является одним из средств выполнения обязательства, предусмотренного в ст. 16 (3). Поскольку международное соглашение должно координировать предоставление правовой охраны во всех государствах — участниках ТРИПС, Чен полагает, что положения данной статьи следует толковать исходя из необходимости достижения определенного результата, а не требования определенного теоретического обоснования предоставляемой защиты. Он указывает, что если в соответствии с законодательством США защита от размывания выполняет функцию по защите общеизвестных товарных знаков от их использования другими участниками рынка в отношении неоднородных товаров таким образом, что создается смешение маркируемых ими товаров в глазах потребителя, то предоставление такой защиты удовлетворяет требованиям ст. 16 (3) ТРИПС <40>. ——————————— <39> Simon I. Dilution in US, Europe and beyond: international obligations and basic definitions (in Chen Y. Op. cit. P. 8). <40> Chen Y. Op. cit. P. 8.
Данилина и Чернейко отмечают, что российская практика регистрации товарных знаков в последнее десятилетие показала, что многие фирмы, в особенности иностранные, могущие претендовать в России на признание своего знака общеизвестным, предпочитали путь превентивной регистрации блока сходных со знаменитым знаком наименований, для пресечения возможности смешения с другим, не столь известным и могущим быть недобросовестно применимым, знаком <41>. Так, обозначение Sony было зарегистрировано, во-первых, само по себе и, во-вторых, в качестве целого ряда возможных комбинаций согласных букв S и N с различными гласными. В настоящее время такой необходимости нет: существуют перечень общеизвестных товарных знаков и порядок признания знака таковым. ——————————— <41> Данилина Е. А., Чернейко Л. О. Указ. соч.
Как отмечает С. А. Судариков, число общеизвестных товарных знаков в сравнении с числом регистрируемых обычных товарных знаков невелико. Причина такого положения заключается не столько в относительной сложности доказательств общеизвестности, сколько в том, что признание товарного знака общеизвестным в России не дает особых преимуществ заявителю по сравнению с обычной регистрацией товарного знака. Если товарный знак является общеизвестным, он защищается и в случае использования его для товаров, неоднородных с товарами правообладателя. С. А. Судариков указывает, что, во-первых, в обоих случаях новизна любого заявляемого знака будет опорочена при наличии смешения с уже зарегистрированным или признанным общеизвестным знаком, а во-вторых, действие прав на зарегистрированный товарный знак может быть бессрочным, как и для общеизвестного товарного знака. Действительно, основным преимуществом владельца товарного знака является то, что его защита выходит за рамки «методики треугольника», выработанной прецедентными Постановлениями Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06 для оценки сходства товарных знаков до степени смешения <42>. ——————————— <42> В рамках данной методики оцениваются степень различительной способности более раннего товарного знака (его оригинальность), степень однородности товаров, для которых используется сходное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, степень сходства более позднего товарного знака с более ранним.
Таким образом, отмечает Судариков, возможность признания товарных знаков общеизвестными не следует переоценивать по сравнению с обычной регистрацией, в том числе с международной регистрацией по Мадридской процедуре. Поэтому многие непоследовательности международных и национальных норм охраны общеизвестных товарных знаков не имеют принципиального значения. Учитывая приведенный выше анализ существующих механизмов защиты товарных знаков, можно сделать вывод: использование института общеизвестных товарных знаков не должно вести к такому негативному явлению, как чрезмерная защита товарных знаков, когда любое обозначение, даже отдаленно напоминающее общеизвестный товарный знак и используемое в отношении неоднородных товаров, будет автоматически признаваться нарушающим права на общеизвестный товарный знак, превращаясь, по меткому замечанию Томаса и Щетчера, в оружие, направленное против конкуренции и потребителя (anti-competitive and anti-consumer weapon) <43>. ——————————— <43> Schetcher R. E., Thomas J. R. Op. cit.
Учитывая, что цель обеспечения защиты общеизвестных товарных знаков может быть достигнута посредством применения различных правовых механизмов, представляется, что оптимальным решением для Российской Федерации будет детальная проработка норм об общеизвестных товарных знаках на основе общепринятого в законодательстве и судебной практике критерия сходства до степени смешения с учетом опыта иностранного регулирования (в том числе доказательной базы, на основе которой будет предоставляться судебная защита общеизвестным товарным знакам), соблюдения баланса между приобретенной известностью и изначальной различительной способностью товарного знака, его оригинальностью и восприятием потребителями.
