Екатерина Михеева, юрист группы компаний «Деловой мир».
Право на товарный знак можно нарушить, разместив в сети Интернет, например в доменном имени, обозначение, тождественное или сходное с товарным знаком до степени смешения. Как в этом случае отстоять свои права обладателю товарного знака? Что на сегодняшний день понимается под доменным именем и как защитить свои интересы администратору доменного имени, с одной стороны, и правообладателю товарного знака, с другой?
Об истоках проблемы
В настоящее время невозможно представить себе развитие какой-либо организации (производственной, торговой или образовательной) без наличия у нее собственного сайта в сети Интернет. И это неудивительно: абсолютная численность пользователей Интернета в России, по оценке фонда «Общественное мнение», к началу 2005 г. составила 17 млн. 600 тыс. человек. Следовательно, распространение информации о фирме, ее услугах в сети Интернет позволяет быстро, эффективно и при меньших, по сравнению с другими способами продвижения на рынке, затратах заявить о фирме, охватив основную часть потребителей, а также поддерживать постоянный спрос на ее предложения, обеспечивать оперативность получения информации и оказания услуг. Достижение данных целей стало возможным во многом благодаря тому, что на определенном этапе развития названной сети наряду с цифровой системой адресации (IP) в ней появилась словесно-цифровая система адресации (система доменных имен — DNS). Таким образом, присвоив IP-адресу уникальное имя, которое придумывает сам создатель сайта (доменное имя), можно привлечь внимание к себе. Для этого «название» сайта должно быть легко запоминающимся и несущим смысловую нагрузку, указывающим на характер информации на сайте (http://www. afisha. ru) или сходным (тождественным) с известными обозначениями, «раскрученными» средствами индивидуализации. Два принципа функционирования описываемой системы: уникальность доменного имени и его выраженность в словесной форме — стали причиной борьбы за доменные имена и «конфликтов» между доменными именами и другими средствами индивидуализации. В данной статье будет рассматриваться соотношение доменных имен и товарных знаков.
Понятие доменного имени
Определение доменного имени впервые было дано в документе негосударственной организации Российского НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС). Актуальное на сегодняшний день понятие доменного имени содержится в Регламенте регистрации доменов в домене RU, принятом АНО «РСИЦ» (правопреемником РосНИИРОС) 12 апреля 2005 г. <1> Согласно данному документу, домен — это область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется администратором домена. Для каждого зарегистрированного доменного имени определен единственный администратор. К сожалению, данное определение отражает лишь техническую функцию анализируемого понятия: быть адресом расположения определенного набора информации в сети Интернет — и не имеет большого значения для разбирательства правовых коллизий между доменным именем и товарным знаком. ——————————— <1> Доступно на сайте: http://nic. ru/dns/contract/sup1_1_ru. html.
Кроме Регламента регистрации доменов в домене RU был принят Регламент направленной передачи доменного имени <2>, который позволяет заполнить пробелы в законодательстве по вопросу правовой природы «купли-продажи» домена. По своему статусу этот Регламент может восприниматься как деловой обычай. В нем договор о передаче доменного имени определяется как уступка права на его администрирование. Заключается такой договор между администратором домена (Продавец), покупателем и АНО «РСИЦ» (Организатор) на условиях, закрепленных в п. 2.2 Регламента направленной передачи доменного имени. Таким образом, в указанном документе дается понятие права на администрирование домена, которое можно трактовать как право использовать и распоряжаться доменом по своему усмотрению, определять порядок предоставления (регистрации) доменов следующего уровня в данном домене. ——————————— <2> Доступно на сайте: http://nic. ru/dns/contract/supl_8_ direct. html.
В законодательстве
На законодательном уровне понятие доменного имени не закреплено, не определен и его правовой статус, что является основной причиной неясности вопроса о соотношении доменных имен и товарных знаков. В декабре 2002 г. в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) были внесены изменения <3>. Так, в соответствии со ст. 4 Закона одним из способов нарушения права на товарный знак было признано размещение тождественного или сходного до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. ——————————— <3> Федеральный закон от 11.12.2002 N 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Право на товарный знак включает в себя правомочия на его самостоятельное использование и запрет на использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, третьим лицам без разрешения правообладателя. А поскольку, по Закону, правообладатель может запретить размещение в Интернете товарного знака без его разрешения, то представляется, что соответствующее размещение товарного знака является способом его использования. Понятие доменного имени встречается также в нормативных актах, регулирующих вопросы бухгалтерского учета. Например, часть из них разъясняет, что домен не может быть отнесен к нематериальным активам (в противовес праву на товарный знак), а затраты на его регистрацию являются затратами организации <4>. ——————————— <4> Письмо Минфина РФ от 26.03.2002 N 16-00-14/107 «Об учете расходов на регистрацию доменного имени».
В судебной практике
В российской судебной практике в большинстве случаев доменное имя рассматривалось как область информационного пространства. Целью домена, таким образом, признавалось различие одной области информационного пространства от другой. Формирование интереса к физическому или юридическому лицу не входило в функции доменного имени <5>. ——————————— <5> Решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от 09.02.2001 по делу N 2-171/2001.
При этом неоднозначность позиций судов можно проиллюстрировать примерами судебных дел, по которым регистрация доменов, сходных или тождественных чужим товарным знакам, без размещения на них какой-либо информации иногда признавалась нарушением прав обладателей товарных знаков, а иногда нет. Так, по делу «Миле & Си. ГмбХ & Ко» против ООО «Стере» <6> суд признал нарушением права на товарный знак простую регистрацию домена без использования домена для распространения информации. Аргументация в данном случае была следующая: истец лишен возможности, учитывая принцип уникальности доменных имен, вести бизнес через Интернет, а отсутствие в сети Интернет информации о товарах и услугах крупной фирмы формирует негативное отношение к ней со стороны потребителей. Аналогичная позиция отражена, например, в деле <7> по оспариванию решения антимонопольного органа. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по г. Москве и Московской области вынесло решение о прекращении нарушения ст. 10 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» путем использования в доменном имени чужого товарного знака. Истец (лицо, в отношении которого было вынесено решение УФАС) исполнил предписание УФАС и перестал использовать домен, прекратив размещать на нем информацию. Суд признал, что данные действия не позволяют правообладателю зарегистрированного товарного знака в полной мере его использовать, и указал, что исполнением предписания УФАС является только аннулирование регистрации домена. ——————————— <6> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2002 по делу N А 40- 42141/01-26-190. <7> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2005, от 01.03.2005 по делу N 09АП-1360/05-АК.
Однако по делу компании «Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс С. А.» против РосНИИРОС <8> суд указал, что сам по себе факт регистрации доменного имени, сходного с фирменным наименованием или товарным знаком истца, не может служить подтверждением нарушения исключительных прав правообладателя. ——————————— <8> Постановление ФАС Московского округа от 06.04.2005 по делу N КГ-А40/2509-05.
Последнее время судебная практика все чаще при принятии решений исходит из принципа добросовестности и справедливости. Таким образом, можно сделать вывод, что суды начинают отходить от трактовки понятия домена как области информационного пространства, нередко воспринимая его как отдельное средство индивидуализации, на которое у лица может быть самостоятельный, независимый от товарного знака, законный интерес. ВАС РФ также принял постановление, в котором признал, что доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, которое дает возможность отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую ценность <9>. ——————————— <9> Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 N 1192/00.
Добросовестные и недобросовестные действия сторон. Обратный захват доменов, злоупотребление правом
Как указывалось выше, по Закону, правообладатель товарного знака вправе запретить его использование третьим лицам, в частности администратору доменного имени, однако на практике все оказывается гораздо сложнее. Не всегда администратор доменного имени является нарушителем, а действия правообладателя — законными и добросовестными. Проследим становление единой позиции и принципов принятия решений по данному вопросу. Изначально судебная практика о товарных знаках и доменных именах ссылалась на то, что поскольку МКТУ не содержит в видах товаров и услуг, по которым регистрируется товарный знак, понятия доменного имени <10>, то размещение товарного знака в сети Интернет не является использованием товарного знака, а потому конфликт интересов между администратором доменного имени и правообладателем товарного знака отсутствует. ——————————— <10> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.1999 по делу N A40-25314/99-15-271.
После внесения в декабре 2002 г. изменений в ст. 4 Закона размещение товарного знака в сети Интернет официально признали способом использования товарного знака, что повлекло за собой череду положительных решений в пользу правообладателей, в соответствии с которыми администраторам было запрещено использовать товарный знак в доменном имени и предписано делегировать домен правообладателю. В то же время РосНИИРОС, видимо, во избежание постоянного привлечения в качестве соответчика по обозначенным спорам, внес коррективы в Регламент регистрации доменов в домене RU. В соответствии с ними РосНИИРОС аннулирует регистрацию домена при наличии решения суда: — о признании администрирования домена его администратором нарушением прав истца; — о запрещении использования в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец. В течение 30 дней с момента вступления судебного решения в силу у правообладателя есть преимущественное право зарегистрировать домен на себя. В качестве примера здесь можно привести известное дело «The Gillette Company» против ЗАО «Фирма Камео» <11>. Несмотря на то что администратор домена (ответчик) распространял на сайте http://www. gillette. ru информацию о продукции Gillette и являлся официальным распространителем продукции Gillette на территории России, суд защитил права обладателя товарного знака. В обоснование иска была положена норма о злоупотреблении правом, предоставленным ответчику ст. 23 Закона, согласно которой правообладатель не может запрещать использование своего товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия. Сославшись на ст. 10 ГК РФ, суд отказал ответчику в защите данного права. ——————————— <11> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2003 по делу N A40-32408/03-67-309.
Необходимо отметить, что ст. 4 Закона в действующей редакции сформулирована весьма широко и позволяет правообладателю (при буквальном толковании) запретить администратору доменного имени использование в Интернете, в частности в доменном имени, обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, независимо от того, зарегистрирован товарный знак до или после регистрации доменного имени. Данную норму взяли на вооружение недобросовестные участники рынка для обратного захвата доменов. При этом выбиралось известное доменное имя, а затем регистрировался товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с этим доменным именем. После получения соответствующего свидетельства в суд подавался иск о прекращении незаконного использования товарного знака. В качестве примера можно привести дело по доменному имени combats. ru. Суть дела такова: в марте 2002 г. ООО «Комбатс» зарегистрировало доменные имена combats. ru и kombats. ru. Проект combats. ru очень активно развивался и приобрел огромную популярность. ООО «Медиа-сервис-2000» в сентябре 2002 г. зарегистрировало товарные знаки combats. ru и kombats. ru. В июле 2004 г. ООО «Медиа-сервис-2000» подало в суд иск с требованием к ООО «Комбатс» передать ему спорные домены и выплатить денежную компенсацию в размере 2 млн. руб. Как ни странно, суд первой инстанции удовлетворил требования истца в полном объеме. Неизвестно, как бы развивалось это дело, если бы стороны в апелляционной инстанции не заключили мировое соглашение, по которому ООО «Медиа-сервис-2000» отказалось от исковых требований к ООО «Комбатс», а ООО «Комбатс» выплатило истцу единовременное вознаграждение за уступку исключительных прав на товарные знаки combats. ru и kombats. ru. Отсутствие законодательных механизмов, обеспечивающих защиту добросовестных участников рынка, пытается компенсировать судебная власть. В последнее время арбитражные суды при принятии решений стараются не только обосновывать их нормами закона, но также учитывать принципы добросовестности и справедливости. Так, каждый раз проверяется, не злоупотребляет ли сторона своими правами (ст. 10 ГК РФ), не являются ли ее действия недобросовестными. В основу решений зачастую ложатся международные нормы, например, ст. 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г., в соответствии с которой запрещается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах; в частности, подлежат запрету все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятия, промышленной или торговой деятельности конкурента.
Международные разбирательства по системе UDRP
Четкая позиция по разрешению споров о товарных знаках и доменных именах сформировалась в процессе международных разбирательств по спорам в отношении прав на использование доменных имен. Единая политика рассмотрения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy или UDRP) и Правила для единой политики рассмотрения споров о доменных именах (далее — Правила) были разработаны с целью досудебного урегулирования споров о средствах индивидуализации и доменных именах. Действие Правил признали на сегодняшний момент далеко не все администраторы доменных имен (зоны. com,.net и. org, отдельные администраторы национальных доменов). Правила сформулировали главное: понятие и критерии добросовестности (недобросовестности) обеих сторон спора. Так, если: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, правообладателем которых администратор домена не является; 2) у владельца домена нет прав или законных интересов в отношении доменного имени; 3) зарегистрированное, например, доменное имя предлагается для продажи обладателю товарного знака, то действия по регистрации и использованию доменного имени следует считать недобросовестными. Данный перечень, естественно, не является исчерпывающим. И наоборот, использование доменного имени в некоммерческих целях и размещение на сайте примечания о том, что он не имеет никакого отношения к правообладателю товарного знака, будет считаться доказательством добросовестности администратора доменного имени. Остается ждать, когда в отечественной судебной практике, возможно на уровне постановления Пленума ВАС РФ, также будут выработаны определенные критерии для разрешения дел по спорам между обладателями товарных знаков и доменных имен.
Если домен, тождественный вашему товарному знаку, занят
Сведения об администраторе домена
Необходимо узнать, кто является администратором домена. Оперативно это можно сделать, используя Интернет-систему Whois, расположенную на сайте http://www. nic. ru, посредством которой только по названию домена можно получать сведения о его администраторе, моменте регистрации и сроке ее окончания, регистраторе домена (условные обозначения), а также контактные данные администратора: телефон и адрес электронной почты (если администратором является физическое лицо — то его собственные, если юридическое — то ответственного лица). Для получения официальных данных, которые можно использовать при направлении претензий и исковых заявлений, следует послать письменный запрос в РосНИИРОС. Отвечать на запрос лица, не являющегося адвокатом, РосНИИРОС не обязан. Однако, как показывает практика, при ссылке на защиту прав на товарный знак РосНИИРОС, кроме информации из системы Whois, сообщает сведения о регистраторе запрашиваемого доменного имени, месте жительства (нахождения) физического (юридического лица), являющегося администратором домена <12>. ——————————— <12> Постановление ФАС Московского округа от 22.03.2005 по делу N КГ-А40/1450-05.
Определив администратора доменного имени, стоит также узнать, какие еще доменные имена зарегистрированы на него. Наличие у лица большого количества доменов, к которым он не имеет прямого законного интереса, может послужить в суде косвенным доказательством недобросовестности действий ответчика и в отношении оспариваемого доменного имени.
Обеспечение иска
Обеспечение иска позволит предотвратить возможность смены администратора доменного имени, а также сформировать доказательную базу по делу. Известны прецеденты, когда администратор — юридическое лицо — передавал свои права физическому лицу. В результате администратором домена становилось физическое лицо, зарегистрировавшее доменное имя, а не юридическое лицо, которое фактически использовало доменное имя, размещая на нем свой сайт. В такой ситуации придется вести два судебных процесса: в суде общей юрисдикции подавать иск к администратору домена о признании его действий нарушением прав на товарный знак (только такое судебное решение является основанием для РосНИИРОС перерегистрировать домен на правообладателя товарного знака); в арбитражном суде — иск о прекращении незаконного использования товарного знака и возмещении убытков (или взыскании компенсации) <13>. ——————————— <13> Постановление ФАС Московского округа от 22.03.2005 по делу N КГ-А40/1450-05.
Смена администратора домена может повлечь также изменение подсудности. При передаче прав на администрирование домена иностранному юридическому лицу процесс может растянуться по времени, а его обеспечение существенно возрасти в затратной части. Чтобы минимизировать данные риски, надо обратиться в суд за обеспечением иска в виде запрета на период судебного производства распоряжаться правами на домен (обеспечение со стороны РосНИИРОС). Интересным с данной точки зрения является дело в отношении обозначений Coca-cola. ru, Sprite. ru <14>, где суд оценил действия ответчика по перерегистрации домена после начала разбирательства как направленные на искусственное затягивание дела, а также волокиту в осуществлении защиты принадлежащих истцу прав. ——————————— <14> Постановление апелляционной инстанции г. Москвы от 29.01.2002 по делу А40-27887/01-83-349.
Учитывая возможность быстро и беззатратно внести изменения в находящуюся в сети Интернет информацию, необходимо до момента подачи иска в суд и до направления претензии нарушителю предпринять ряд мер по сбору доказательств. Поскольку судебного обеспечения иска до момента начала производства по делу не предусмотрено, остается использовать нотариальное обеспечение доказательств. В спорах между обладателями товарных знаков и доменных имен необходимо подтвердить не только наличие доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, но и размещение на соответствующем сайте информации о товарах, услугах, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Доказать последнее можно с помощью web-страниц. Вопрос лишь в том, что является в данном случае надлежащим доказательством. В качестве такового на практике суды принимают нотариальный осмотр web-страниц <15>. ——————————— <15> См., например: Постановление ФАС Московского округа от 22.03.2005 по делу N КГ-А40/1450-05. Глава XIX Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утвержденной Приказом Минюста РСФСР от 06.01.87 N 01/16-01.
