(Голофаев В. В.) («Бизнес, Менеджмент и Право», 2012, N 1)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОРМ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ
В. В. ГОЛОФАЕВ
Голофаев В. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права УрГЮА.
В статье исследованы нормы, посвященные товарным знакам и промышленным образцам, устанавливающие соотношение данных объектов между собой. Выявлена несогласованность норм, касающихся взаимодействия товарных знаков и промышленных образцов в процессе рассмотрения патентным ведомством заявок по данным объектам, и норм, применяемых в процессе реализации защитных мер против введения в оборот сходного объекта.
Interaction of norms on trademarks and industrial designs V. V. Golofayev
The article examines norms devoted to trademarks and industrial designs, which correlate the said objects between each other. The author shows the discrepancy of norms related to interaction of trademarks and industrial designs while the patent office examines applications on the said objects, and the norms used in the process of realization of protective measures against introduction of a similar object.
Key words: industrial, design, trademark.
Товарный знак и промышленный образец являются сходными объектами промышленной собственности, несмотря на то что они относятся к различным институтам — товарные знаки относятся к институту средств индивидуализации, промышленные образцы являются объектами патентного права. Исходя из того что промышленный образец является решением внешнего вида изделия (например, может определять оригинальную упаковку для духов, обложку журнала, этикетку для различной продукции и т. п.), эстетические особенности внешнего вида, выражающиеся в оригинальной форме, конфигурации, сочетании цветов, линий, контуров, могут быть присущи также товарному знаку. В этом случае возможно столкновение прав на товарный знак и промышленный образец, принадлежащих различным субъектам. Для целей разрешения подобных коллизий важно посмотреть, каким образом взаимодействуют между собой нормы, посвященные товарным знакам и промышленным образцам. Данный вопрос имеет значение при осуществлении двух юридических процедур: во-первых, при рассмотрении патентным ведомством заявки на государственную регистрацию товарного знака или заявки на выдачу патента на промышленный образец; во-вторых, в процессе осуществления защиты права на товарный знак или промышленный образец. Рассмотрим взаимодействие норм и возникающий вследствие этого правовой эффект по каждой из указанных процедур. Действующее законодательство содержит ряд положений, направленных на предотвращение регистрации одинаковых решений в качестве промышленных образцов и товарных знаков за различными правообладателями. Так, в соответствии с подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака <1>. Стоит заметить, что при рассмотрении заявки на товарный знак экспертиза пока не проверяет совпадение товарного знака с обозначениями, указанными в п. 9 ст. 1483 ГК РФ, поэтому выявление охраняемых промышленных образцов патентным ведомством не производится. Данный вопрос законодатель оставляет на усмотрение самих правообладателей, имеющих право оспорить свидетельство на товарный знак. После принятия и вступления в силу ожидаемых изменений в ГК РФ патентное ведомство такую проверку проводить начнет. ——————————— <1> Хотя это прямо и не указано в данной норме, но очевидно, речь идет о промышленном образце, права на который принадлежат третьему лицу. При совпадении заявителя по товарному знаку и правообладателя в отношении промышленного образца нет никакого смысла запрещать регистрацию товарного знака, поскольку такая регистрация не будет нарушать чьих-либо прав.
В нормах ГК РФ, посвященных промышленным образцам, не содержится прямого положения, которое запрещало бы регистрацию промышленного образца при его совпадении с товарным знаком третьего лица. Более того, существующие нормы статьи 1352 ГК РФ, посвященные проверке промышленного образца на новизну и оригинальность, требуют сопоставления регистрируемого промышленного образца с аналогами, т. е. другими промышленными образцами, но никак не товарными знаками. Запрет на регистрацию промышленного образца при его совпадении с чужим товарным знаком неожиданно выводится подзаконными актами со ссылкой на общие запретительные нормы части четвертой Гражданского кодекса. Так, согласно подп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким решениям пункт 9.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец <2> (далее — Административный регламент N 325) относит решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой. В качестве решений, способных ввести в заблуждение, этот же пункт Административного регламента N 325 называет решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки товарными знаками других лиц, заявленными на государственную регистрацию в отношении однородных изделию товаров, или охраняемых в Российской Федерации, и имеющих более ранний приоритет. ——————————— <2> Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 N 325.
Из изложенного видно, что в настоящее время регистрации промышленного образца может воспрепятствовать лишь принадлежащий третьему лицу общеизвестный товарный знак, а регистрации товарного знака — зарегистрированный на имя третьего лица промышленный образец независимо от известности. Кстати, действовавшие до Административного регламента N 325 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, принятые Роспатентом 06.06.2003, признавали противоречащими общественным интересам такие решения изделий, которые являются сходными до степени смешения с любыми товарными знаками (известность в данных Правилах не упоминалась). То обстоятельство, что часть четвертая Гражданского кодекса не предусматривает проверку регистрируемого промышленного образца на предмет наличия (отсутствия) тождества или сходства с чужими товарными знаками, следует признать пробелом в законодательстве. В этой связи показателен проект изменений в Гражданский кодекс, анализ которого позволяет сделать вывод, что он в целом существенно усиливает связь между промышленным образцом и товарным знаком применительно к процедуре рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец. Так, согласно подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК в редакции проекта изменений не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца «решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 — 10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на эти объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, когда правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект». Таким образом, проект изменений в ГК РФ не только перекрывает упомянутые положения Административного регламента N 325, но и идет значительно дальше, запрещая регистрацию промышленного образца в случае его идентичности или включения в него как любого чужого товарного знака, в том числе только проходящего процедуру регистрации, так и принадлежащего третьему лицу авторского объекта, а также средства личной индивидуализации физического лица. Переходя от норм, регламентирующих отношения, возникающие на стадии регистрации рассматриваемых объектов, к нормам, определяющим порядок защиты прав, отметим прежде всего, что нормы ГК РФ в этой части не содержат прямых взаимозависимых положений, которые конкретизировали бы режим защиты прав на товарный знак при столкновении с правом на промышленный образец и наоборот. Статья 1484 ГК РФ предусматривает неисчерпывающий перечень способов осуществления исключительного права на товарный знак, право на применение которых принадлежит только правообладателю. В развитие данных положений п. 3 ст. 1484 ГК РФ содержит запрет на использование любым лицом без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Поскольку, как отмечалось, в ГК РФ нет специальной нормы, которая предусматривала бы условия защиты права на товарный знак против введения в оборот принадлежащего третьему лицу права на промышленный образец, необходимо использование этих норм. Представляется, что защита права на товарный знак против промышленного образца возможна лишь в случае, когда последний может быть квалифицирован именно в качестве обозначения, способного индивидуализировать товар. Здесь могут быть различные варианты. Так, если решение внешнего вида состоит в определении формы, предположим, станка, использование промышленного образца в качестве средства индивидуализации менее вероятно, хотя и не исключено. В другом случае, когда промышленный образец охраняет форму этикетки, ярлыка, содержит иное подобное решение (главным образом плоскостное, нередко включающее словесные элементы), признание промышленного образца обозначением имеет больше оснований, в связи с чем его можно сопоставить с товарным знаком. Одним из ключевых фактов, подлежащих установлению при рассмотрении спора о защите права на товарный знак, является смешение, возникающее вследствие использования сходного обозначения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Категория смешения достаточно подробно разработана в судебной практике различного уровня, которая исходит из необходимости анализа общего впечатления, ассоциаций, возникающих у потребителей при восприятии обозначений. В спорах о защите права на товарный знак против принадлежащего ответчику промышленного образца точно так же происходит установление «сходства до степени смешения» <3>. ——————————— <3> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.11.2005 по делу N КГ-А40/10077-05; Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.06.2010 по делу N А03-4667/2009.
В судебной практике возник вопрос — требуется ли предварительно оспаривать патент на промышленный образец до предъявления к его обладателю иска о запрещении использования промышленного образца как нарушающего право на товарный знак. Судебная практика исходит из того, что при столкновении прав на товарный знак и промышленный образец, имеющий более поздний приоритет, обладателю права на товарный знак не требуется сначала оспаривать патент на промышленный образец — он может сразу обращаться в суд с иском о запрещении использования промышленного образца. При этом в различных судебных актах фигурирует такой тезис: «Выдача патента на промышленный образец позднее свидетельства на товарный знак не может ограничивать правовую охрану товарного знака и прав его владельца; возникающая коллизия прав должна разрешаться в пользу правообладателя, право которого возникло ранее» <4>. ——————————— <4> Лабзин М. В. Обзор судебной практики рассмотрения споров, связанных со столкновением исключительных прав на товарный знак и промышленный образец // СПС «КонсультантПлюс».
Посмотрев, каким образом Кодекс нормирует условия защиты права на товарный знак, обратимся к положениям, определяющим условия, при которых возможна защита права на промышленный образец. Речь идет о норме п. 2 ст. 1358 ГК РФ, определяющей, в каком случае действия третьего лица признаются нарушением права на промышленный образец: использованием промышленного образца считается любое введение в оборот изделия, в котором использован промышленный образец. Данное положение уточняется важной нормой абз. 2 п. 3 ст. 1358 ГК РФ, согласно которой промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца. Из данных норм следует, что права обладателя патента на промышленный образец могут быть нарушены лишь в случае введения третьим лицом в оборот изделия, а не обозначения. Отсюда видна явная несогласованность норм (как Гражданского кодекса, так и процитированных выше положений Административного регламента N 325), касающихся взаимодействия товарных знаков и промышленных образцов в процессе рассмотрения патентным ведомством заявок по данным объектам, и норм, применяемых в процессе реализации защитных мер против введения в оборот сходного объекта. Если в процессе сопоставительного анализа, проводимого в рамках регистрационной процедуры, сравниваются решения (изображения), то норма абз. 2 п. 3 ст. 1358 ГК РФ предполагает сравнение запатентованного промышленного образца не с изображением, а изделием, что не одно и то же. Не меняет в этой части норму и проект изменений в Гражданский кодекс, содержащий следующую редакцию абз. 2 п. 3 ст. 1358: «Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец, при условии что изделия имеют сходное назначение». Видно, что защита права на промышленный образец здесь также осуществляется против введения в оборот изделия, имеющего сходное с промышленным образцом решение внешнего вида. Специфичны, как следует из приведенных выше норм, и другие условия установления нарушения прав обладателя патента на промышленный образец — они требуют обращения к существенным признакам промышленного образца, которые нужно сравнить с признаками изделия, используемого ответчиком. В то же время действующее законодательство категорию «существенные признаки товарного знака» не выделяет вовсе. Проект указанных изменений в статью 1358 Гражданского кодекса несколько оптимизирует условия определения нарушения, вводя категорию «общее впечатление», что особенно подходит для случаев сравнения промышленного образца с чужим товарным знаком. Но необходимость анализа существенных признаков сохраняется в любом случае. В отличие от такой схемы сравнительного анализа объектов отмеченные выше нормы Административного регламента N 325 и проекта изменений в подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ, относящиеся к регистрационной процедуре, не требуют сопоставления существенных признаков промышленного образца с другими объектами, предусматривая оценочные категории «ведение в заблуждение», «общее впечатление», что представляется более удачным. С учетом изложенного считаем необходимым внести в п. 3 ст. 1358 ГК РФ дополнительную норму, посвященную случаям столкновения прав на товарный знак и промышленный образец. В такой норме следует отказаться как от сопоставительного анализа «существенных признаков изделий», так и от применения к товарному знаку понятия «изделие». Для случаев столкновения данных объектов целесообразно предусмотреть необходимость анализа общего впечатления, производимого сравниваемыми объектами, для ответа на общий вопрос о возможности введения потребителей в заблуждение. Обращение к существенным признакам промышленного образца в таком случае может являться лишь одним из промежуточных средств анализа сравниваемых объектов для цели установления заблуждения.
