М. А. Торчинова — научный сотрудник научно-исследовательского отдела правовой защиты интеллектуальной собственности РНИИИС, патентный поверенный РФ, аспирант РГИИС.
Выбор наиболее эффективных способов защиты прав на товарные знаки оказывает на сегодняшний день огромное влияние на деятельность и перспективы развития как отдельных правообладателей, так и целых отраслей промышленности. Проблема защиты прав на товарные знаки является крайне актуальной во всем мире. Само понятие защиты товарных знаков, на наш взгляд, является гораздо более широким, чем правоотношения, регулируемые в настоящее время ст. ст. 45, 46 Закона о товарных знаках. Как известно, товарный знак (и приравненный к нему знак обслуживания) — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ либо оказываемых услуг юридических или физических лиц, которому предоставляется правовая охрана на основании его государственной регистрации или в силу международных договоров РФ. Правам на товарный знак, как и на другие объекты интеллектуальной собственности, присущи такие характеристики, как территориальность и срочность. Кроме того, товарные знаки регистрируются в соответствии с Классификацией, установленной Ниццким соглашением об учреждении Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (от 15 июня 1957 г.), девятую редакцию которой применяет на сегодняшний день Роспатент. В этих пределах товарный знак и получает правовую охрану, а правообладатель — возможность защиты своих прав. Необходимо также обратить внимание на ст. 23 Закона о товарных знаках, которая предусматривает так называемое исчерпание прав правообладателя, а именно устанавливает, что регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. Исчерпание прав является одним из средств ограничения исключительных прав на интеллектуальную собственность. Таким образом, единожды введя товар в гражданский оборот, правообладатель не имеет правовых оснований отслеживать дальнейшую перепродажу товаров. Как было отмечено в п. 7 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 N 19, «если товары, обозначенные товарным знаком, введены в хозяйственный оборот другими лицами с согласия его владельца, то он не вправе запретить им использование этого товарного знака». На нормах этой статьи были основаны несколько судебных решений, когда правообладателю отказывали в удовлетворении его требований, например в случае, когда существовал договор на рекламу производимой продукции между правообладателем и лицом, к которому он впоследствии предъявил иск. В свете последних изменений в законодательстве РФ, а именно в связи со вступлением в силу с 1 января 2008 г. части четвертой ГК, представляется необходимым рассмотреть вопросы защиты товарных знаков несколько шире, чем это практиковалось ранее, в том числе в части столкновения прав на различные средства индивидуализации. Статья 1225 ГК включает в себя в качестве одного из объектов интеллектуальной собственности коммерческие обозначения, а ст. 1252 установила, что, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования (или коммерческого обозначения). При этом под коммерческими обозначениями понимаются обозначения, используемые для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий, которые не подлежат обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц. Включение данных положений в часть четвертую ГК представляется весьма спорным. По сути, под коммерческими обозначениями понимаются вывески предприятий и организаций. Вызывает серьезное сомнение предоставление возможности признать правовую охрану товарного знака, зарегистрированного для использования на территории всей Российской Федерации, на основании, например, вывески химчистки в небольшом населенном пункте, даже если обладатель вывески в состоянии доказать использование коммерческого обозначения до момента регистрации товарного знака. В связи с этим возникает еще одна правовая коллизия: на основании какого нормативного правового акта и каким органом будет устанавливаться сходство до степени смешения? На сегодняшний день этот вопрос регулируется исключительно в отношении товарных знаков Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32) (далее — Правила) при их регистрации. Практика уже шагнула дальше, используя подходы, изложенные в Правилах, при сравнении товарных знаков и доменных имен при рассмотрении данной категории дел в суде. Тем не менее такой подход представляется необоснованным, поскольку те критерии, которые применяются при регистрации товарных знаков, не обязательно будут свидетельствовать о сходстве до степени смешения между различными по своей природе и сути объектами интеллектуальной собственности. Данный вопрос остается неурегулированным, поскольку проект Административного регламента Роспатента исполнения государственной функции по организации приема заявок на товарный знак и знак обслуживания <1> впитал в себя нормы Правил, да и в принципе вопрос сходства до степени смешения между разными объектами интеллектуальной собственности к компетенции Роспатента не относится. Если решение о наличии или отсутствии такого сходства будет принимать суд, то ему также следует руководствоваться неким нормативным правовым актом в этой области, который на сегодняшний день отсутствует. ——————————— <1> Проект Административного регламента Роспатента исполнения государственной функции по организации приема заявок на товарный знак и знак обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак размещен на сайте www. fips. ru.
Примерно те же проблемы можно обозначить и при столкновении прав на фирменные наименования с правами на товарные знаки. На сегодняшний день существует два пути, по которым идут суды при принятии решений по категории споров, когда правообладатель товарного знака обращается в суд с тем, чтобы пресечь нарушение исключительного права незаконным использованием своего товарного знака в фирменном наименовании другого лица. Либо принимается решение об отказе в удовлетворении требований, мотивированное тем, что юридическое лицо вправе использовать свое фирменное наименование любым незапрещенным способом, регистрация фирменного наименования не требуется отдельно от регистрации юридического лица, а поскольку юридическое лицо зарегистрировано правомерно в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», то и нарушения в данном случае не усматривается. При этом суд исходит из следующего: в соответствии с п. 4 ст. 54 ГК юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. По смыслу ст. 138 ГК фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь, индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагается участие такого лица в хозяйственном обороте, т. е. во внешней деятельности той или иной организации, поэтому право на фирменное наименование не может не включать в себя полномочие на его указание юридическим лицом в своих коммерческих и иных предложениях. Необходимость для этого зарегистрировать фирменное наименование в качестве товарного знака законом не установлена (нормы Парижской конвенции и Положения о фирме, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, не ставят охраноспособность фирменного наименования в зависимость от факта регистрации). Либо принимается решение, запрещающее использовать фирменное наименование не полностью и обязывающее указывать организационно-правовую форму юридического лица. Является проблематичным и соотношение прав на товарные знаки и доменные имена. В действующей редакции Закона о товарных знаках нарушением исключительных прав правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: — на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; — при выполнении работ, оказании услуг; — на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; — в предложениях к продаже товаров; — в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. Однако часть четвертая ГК, повторив эту норму в ст. 1484, привнесла в регулирование этого вопроса дополнительную неопределенность, установив в п. 9 ст. 1483, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. С учетом бурного развития сети Интернет и существования на сегодняшний день десятков тысяч доменных имен такая позиция вызовет резкое ограничение количества регистрируемых товарных знаков. Кроме того, неясно, как доменное имя, которое является всего лишь способом адресации, а не объектом интеллектуальной собственности и к регистрации которого не предъявляется практически никаких требований, кроме несовпадения с уже существующим доменным именем, может блокировать регистрацию товарного знака по всем 45 классам МКТУ. Помимо прочего, представляется, что зарегистрировать доменное имя примерно в 50 раз дешевле, чем товарный знак. При этом, зарегистрировав доменное имя, фактически его обладатель будет защищен от последующих регистраций сходных товарных знаков. Это дает основания полагать, что указанная норма ст. 1483 ГК породит новый виток не вполне добросовестной конкуренции, несравнимой по своим масштабам с той проблемой, которую пытались решить разработчики. Статья 46 Закона о товарных знаках устанавливает гражданскую, административную и уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака. Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем: — публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего; — удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства либо их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения. При этом правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере, установленном федеральным законом. Необходимо отметить, что с 1 января 2008 г. размер компенсации за нарушение прав на товарный знак будет изменен. Пункт 4 ст. 1515 ГК установил, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Большая часть положительных решений судов по делам о незаконном использовании товарного знака связана со взысканием компенсации в пользу правообладателя. При этом суд либо взыскивает компенсацию в заявленном размере, либо уменьшает ее размер. По мнению судов, отсутствие обусловленности размера компенсации фактическим размером убытков не может являться основанием, влекущим наложение на нарушителя денежного штрафа, явно несоразмерного допущенному правонарушению, что противоречило бы основополагающим принципам ГК (ст. 1, гл. 25 ГК), в частности компенсационному характеру возмещения вреда. Таким образом, суд при определении размера денежной компенсации должен принимать во внимание последствия, которые повлекло или могло повлечь допущенное нарушение, а также то, не будет ли размер денежной компенсации явно несоразмерен допущенному нарушению в гражданско-правовой сфере. Административная ответственность за незаконное использование товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров наступает в соответствии со ст. 14.10 КоАП, которая предусматривает ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания; на юридические лица — от 30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания. Помимо дел о незаконном использовании товарного знака, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП, защита прав на товарные знаки в административном порядке осуществляется такими органами, как Палата по патентным спорам, Роспатент, ФАС России, ФТС России. Так, правообладатель, считающий, что его права нарушены в результате регистрации какого-либо товарного знака на имя другого лица, вправе подать возражение против предоставления правовой охраны такому товарному знаку. Возражение может быть подано в Палату по патентным спорам Роспатента в случае регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком вышеуказанного правообладателя, при условии однородности товаров, для которых эти товарные знаки зарегистрированы, а также при условии, что товарный знак названного правообладателя имеет более ранний приоритет. Правообладатель имеет возможность подать такое возражение в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации оспариваемого товарного знака в официальном бюллетене Роспатента. Кроме того, существует возможность обращения в Палату по патентным спорам правообладателя из страны — участницы Парижской конвенции, если в России принадлежащий ему товарный знак был зарегистрирован на имя его агента или представителя и если указанные лица не имели разрешения на регистрацию этого товарного знака от его действительного владельца. При этом понятия «агент» или «представитель» рассматриваются очень широко и применимы практически к любому лицу, с которым у правообладателя были деловые отношения. При нарушении прав на товарные знаки возможно обращение и в антимонопольный орган. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг. Кроме того, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение ФАС России о нарушении положений ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. ФТС России предоставлены полномочия по защите прав на товарные знаки как в соответствии со ст. 14.10 КоАП, так и согласно гл. 38 ТК. При этом если в гл. 38 ТК речь идет о приостановлении выпуска товаров, то ст. 14.10 КоАП может применяться таможенными органами и по отношению к товарам, которые уже выпущены в свободное обращение и в отношении которых осуществляется таможенный контроль. В соответствии с гл. 38 ТК правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав в соответствии с законодательством РФ об интеллектуальной собственности в связи с перемещением через таможенную границу товаров, являющихся, по его мнению, контрафактными, или при совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем, вправе подать заявление в ФТС России о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска таких товаров. К заявлению прилагается обязательство правообладателя в письменной форме о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или лицу, указанному в ст. 16 ТК, в связи с приостановлением выпуска товаров. Объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых ФТС России принято решение о принятии мер в соответствии с гл. 38 ТК, вносятся в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который по состоянию на 3 сентября 2007 г. содержит 934 объекта интеллектуальной собственности <1>. При этом при перемещении через таможенную границу России в 2006 г. чаще всего задерживались следующие контрафактные товары: табачная и алкогольная продукция, CD — и DVD-диски, спортивная одежда и обувь, кондитерские изделия, парфюмерия, детские игрушки (всего около 3,9 млн. единиц контрафактной продукции) <2>. ——————————— <1> По данным реестра, размещенного на официальном сайте ФТС России. <2> Таможенное право РФ: Учебник / Под общ. ред. В. А. Шамахова. М.: Софт-Издат, 2007. С. 214.
Необходимо отметить, что в настоящее время ФТС России принимает вышеуказанные заявления от правообладателей при наличии банковской гарантии или договора страхования ответственности на сумму 500 тыс. руб. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака или сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров установлена ст. 180 УК. Федеральным законом от 09.04.2007 N 42-ФЗ данное преступление было переведено в категорию тяжких, а ч. 3 ст. 180 УК теперь устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Таким образом, законодательство предусматривает широкие возможности для правообладателей в части защиты своих исключительных прав на товарные знаки, в том числе возможность выбора между теми или иными способами защиты. Представляется возможным обозначить некоторые рекомендации, касающиеся выбора способа защиты прав на товарные знаки. Если обозначение, нарушающее права правообладателя, является зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров товарным знаком, имеющим более позднюю дату приоритета, целесообразно подать возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в Палату по патентным спорам. В случае если такое обозначение не зарегистрировано в качестве товарного знака, возможно обращение правообладателя в ФАС России или в суд. При этом в случае обращения в суд больше шансов имеет требование о взыскании компенсации, а не убытков, предусмотренных ст. 15 ГК, в связи со сложностями доказывания причинно-следственной связи между нарушением и понесенными убытками и их размера. Если товары, маркируемые обозначением, нарушающим права правообладателя на территории РФ, ввозятся из-за границы, существует правовой механизм обращения в таможенные органы с целью внесения защищаемого товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности. Однако с вступлением в силу части четвертой ГК практика рассмотрения некоторых категорий дел изменится, равно как и отдельные органы, ответственные за юридически значимые действия, поэтому, к сожалению, можно прогнозировать лишь умножение числа проблем, а не их эффективное разрешение.
