Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 1 августа 2007 года
М. В. ЛАБЗИН
Лабзин М. В., управляющий партнер юридической фирмы «Лабзин и партнеры».
Автор рассматривает проблему, вынесенную в заголовок статьи, в реальности и перспективе.
Законодательство допускает защиту некоторых результатов в качестве разных объектов интеллектуальной собственности. Причем в силу несовершенства законодательства или объективных причин такие права в отношении одного и того же результата, сходных результатов или существенных их частей могут возникать у разных лиц. И когда эти лица вступают в спор, возникает непростая юридическая проблема, именуемая столкновением (или пересечением, конкуренцией) исключительных прав.
Законодательство России об интеллектуальной собственности до последнего времени не предлагало общего решения этой проблемы. Существуют лишь отдельные правовые нормы, которые препятствуют возникновению такой ситуации, предписывая отказывать в регистрации более поздних прав. Но эти нормы не снимают всех вопросов и, кроме того, действуют только в некоторых случаях и в отношении объектов, подлежащих регистрации. Поэтому ответы на многие вопросы вынуждена была искать судебная практика. Эти ответы в дальнейшем были использованы для совершенствования законодательства.
Товарный знак (знак обслуживания) и фирменное наименование
Одной из самых сложных и спорных ситуаций, при анализе которой требуется учитывать многие факторы, является ситуация, когда одной стороне принадлежит словесный товарный знак (или комбинированное обозначение с охраняемым словесным элементом), а другая сторона, будучи юридическим лицом, имеет фирменное наименование с этим же словесным элементом. При этом сфера их деятельности совпадает.
В таких спорах обычно владелец товарного знака как истец опирается на нормы закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». А юридическое лицо строит свою защиту на утверждении, что оно не использует чужой товарный знак, а использует свое фирменное наименование.
Существуют два основных момента, закрепленных в законодательстве, на основе которых суды разрешают подобные споры. Во-первых, товарный знак — средство индивидуализации товаров, работ и услуг, а фирменное наименование — средство индивидуализации субъекта прав.
Во-вторых, фирменное наименование — это не только произвольное название (например, «Ромашка»), но и указание на организационно-правовую форму (ООО «Ромашка», ЗАО «Ромашка» и т. д.).
Эти позиции позволяют судам с уверенностью удовлетворять иски владельцев товарных знаков, когда нарушитель использует на упаковке товара только произвольную часть своего фирменного наименования или явно выделяет ее размером букв, шрифтом и т. д. Какие-либо оправдания ответчика со ссылкой на свое исключительное право в отношении фирменного наименования не принимаются во внимание. Во-первых, он не использует свое фирменное наименование, а лишь его элемент. Во-вторых, фирменное наименование никак не может использоваться для индивидуализации самого товара. В этой сфере защите подлежит право на товарный знак.
Конечно, это не означает, что если произвольная часть фирменного наименования производителя зарегистрирована в качестве товарного знака третьим лицом, то производитель вообще не может указывать свое полное название на упаковке или этикетке. Иногда он даже обязан это делать. Поэтому указание фирменного наименования для идентификации производителя обычно не признается нарушением прав на товарный знак (см., например, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 ноября 2000 г. N КА-А40/5258-00).
Более сложные споры возникают, когда сталкиваются права на фирменное наименование и знак обслуживания. Имеется в виду ситуация, при которой юридическое лицо под своим фирменным наименованием, а владелец знака обслуживания — под почти таким же обозначением оказывают однородные услуги. С одной стороны, владелец знака обслуживания имеет исключительное право использовать его для обозначения услуг: указывать в рекламе и т. д. С другой стороны, и деятельность юридического лица по оказанию услуг неотделима от самой организации, и она должна иметь право указывать себя как лицо, оказывающее такие услуги. При этом естественно, что потребители отличают услуги этой организации по ее наименованию.
Первоначально судебная практика пошла по пути, согласно которому использование фирменного наименования в виде, в котором оно зарегистрировано (с указанием организационно-правовой формы), не признавалась нарушением прав на знак обслуживания. При этом когда фирменное наименование добросовестно используется ответчиком полностью, суды, понимая, что при разрешении таких споров нужно исходить из принципа недопущения смешения организаций, их услуг, пытались обосновывать отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений. Однако вывод об отсутствии такого сходства зачастую был натянутым. А в оценку обстоятельств возникновения прав на товарный знак и фирменное наименование (дат их возникновения и т. д.) в таких спорах суды не входили (см., например, Постановления судов кассационной инстанции от 30 октября 2000 г. N КА-А40/4903-00, от 22 ноября 1999 г. N КА-А40/3844-99, от 4 июля 2000 г. N Ф04/1647-354/А70-2000).
Однако судебной практике известно дело, два раза доходившее до Арбитражного суда кассационной инстанции Дальневосточного округа, в котором был продемонстрирован иной подход (см. Постановления от 30 декабря 2003 г. N Ф03-А51/03-1/3375 и от 7 октября 2002 г. N Ф03-А51/02-1/2099).
ЗАО «АКОС» обратилось к ООО «АКОС-2» и ЗАО «Находка — АКОС» с иском о прекращении нарушения права на товарный знак «АКОС». Истец просил запретить ответчикам использовать охраняемый элемент «АКОС» зарегистрированного товарного знака в коммерческой и рекламной деятельности, деловой документации и обязать их удалить из хозяйственного оборота деловую документацию с незаконно используемым обозначением «АКОС», в том числе из раздела учредительных документов «Полное и сокращенное наименование». Каждая из сторон занималась оказанием услуг связи.
В итоге суд кассационной инстанции постановил, что «фирменное наименование в данном случае выступает как форма нарушения исключительного права истца на товарный знак».
Как представляется, позиции, что использование даже полного фирменного наименования может стать нарушением права на знак обслуживания, придерживается и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ). Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. N 13421/05 указано:
«Использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушить исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между общественной организацией — обществом «Спартак» и ответчиками (например, о членстве в общественной организации)».
Кроме того, в последнее время стали известны случаи, когда в защите права на товарный знак было отказано потому, что фирма с соответствующим фирменным наименованием возникла и стала осуществлять деятельность ранее даты приоритета товарного знака. Впрочем, нормативное обоснование таких судебных решений, на наш взгляд, недостаточно ясно (см. Постановления судов кассационной инстанции от 19 июня 2006 г. N Ф09-4947/06-С5 и от 20 сентября 2006 г. N КГ-А40/8707-06).
Для предотвращения хотя бы части споров между обладателями прав на товарный знак и фирменное наименование законодатель включил в Закон о товарных знаках правовую норму, согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому (в прежней редакции Закона — известному) в Российской Федерации фирменному наименованию (его части), в отношении однородных товаров, если право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Аналогичная по содержанию норма содержится и п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Но однородность товаров и услуг невозможно установить в отрыве от деятельности фирмы. Особенно если у нее общая правоспособность. Поэтому в спорах о законности регистрации товарного знака и возможности применить данную правовую норму подлежат исследованию обстоятельства использования фирменного наименования.
Спор о столкновении прав на разные средства индивидуализации, если при этом происходит смешение, будут решать с 1 января 2008 г. и новые по содержанию нормы п. 6 ст. 1252 ГК РФ. Решение проблемы основывается на сравнении дат возникновения прав: право, возникшее ранее, имеет преимущество. Кроме того, данный пункт указывает на необходимость устанавливать, есть ли основания для полного запрета использования более позднего объекта или для исключения смешения достаточно частичного — в определенных видах деятельности или на определенной территории.
Товарный знак в составе промышленного образца другого лица
Не менее сложные и интересные вопросы вызывает ситуация, когда у одного лица есть свидетельство на товарный знак, а другое получило патент на промышленный образец, который в качестве элемента содержит этот товарный знак или сам по себе повторяет его (если товарный знак объемный).
Правовые нормы, запрещающие патентование в качестве промышленных образцов решений внешнего вида, которые содержат чужие товарные знаки, и правовые нормы, направленные на решение обратной ситуации, не могут полностью исключить возникновение таких споров.
Анализ судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве рассмотренных судами споров приоритет товарного знака был более ранний, чем у промышленного образца. И именно владелец товарного знака подавал иск о нарушении исключительных прав, а ответчик защищался патентом на промышленный образец. В таких делах суды столкнулись со следующим юридическим вопросом: может ли владелец товарного знака защищать свои права с помощью иска о нарушении прав на свой товарный знак или сначала он должен оспаривать патент?
Ответы судов на этот вопрос оказались разными. В некоторых случаях суды посчитали, что удовлетворение иска приводит к нарушению Патентного закона Российской Федерации, согласно которому патентообладатель имеет право использовать промышленный образец (см., например, Постановление от 24 ноября 1999 г. N КА-А40/3890-99). Однако в подавляющем большинстве случаев суды кассационной инстанции все-таки пришли к выводу, что иск о незаконном использовании товарного знака подлежит удовлетворению и без признания патента недействительным.
«Выдача патента на промышленный образец позднее свидетельства о товарном знаке не может ограничивать правовую охрану товарного знака и прав владельца этого товарного знака» (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 октября 2003 г. N КГ-А40/7671-03).
Аналогичную позицию можно также найти в Постановлениях этого же суда от 28 мая 2004 г. N КГ-А40/3946-04 и N КГ-А40/3960-04, в Постановлении Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29 ноября 2001 г. N А08-2547/01-10 (по делу о столкновении прав на промышленный образец и полезную модель).
Такая судебная практика, облегчая защиту прав на зарегистрированный с более ранним приоритетом объект, показывает удобство и практичность того взгляда на суть исключительного права, что основным элементом его содержания является возможность запрещения, а не возможность использования объекта самому. Именно поэтому удовлетворение таких исков о запрете использования объекта, права на который не признаны недействительным, возможно, и не противоречат действующим правам: использование запрещено, но остается право запрета использования другими.
Регистрация в качестве товарного знака
объекта авторского права, имени или псевдонима
Правовая норма, направленная на предотвращение регистрации в качестве товарного знака чужого объекта авторского права (пп. 1 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках, п. 9 ст. 1483 ГК РФ), оставляет ряд вопросов.
О какой степени известности произведения идет речь?
Применяется ли эта норма к любым объектам авторского права, которые когда-либо охранялись, или применяется только в течение срока действия имущественных авторских прав?
Идет ли речь о любом известном названии произведения (имени персонажа) или только об охраняемом авторским правом?
Не будем останавливаться на догматических соображениях. Но и судебная практика по этим вопросам пока не сложилась. Отметим лишь следующие выводы судов кассационной инстанции.
По делу о признании недействительной регистрации товарного знака «Винни» Арбитражный суд Московского округа исходил из того, что имя персонажа является его неотъемлемой частью. И поскольку этот персонаж, придуманный Б. Заходером, является частью произведения, то нарушение ст. 7 Закона о товарных знаках при регистрации этого товарного знака все-таки произошло (от 12 октября 2005 г. N КА-А40/9754-05-П).
В деле, где истец пытался обосновать наличие у него авторских прав на вымышленные слова «Саркров» и «Сарфлекс», одновременно заявленные им на регистрацию в качестве товарных знаков, суд кассационной инстанции указал, что «отдельно название чего-либо может выступать в качестве объекта авторского права при условии, если такое название является частью произведения и отвечает его признакам». Также он установил, что «воля истца, заключившего авторский договор (с автором слов. — Л. М.), в действительности не была направлена на приобретение им имущественных прав на объект авторского права» (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 января 2003 г. N КГ-А40/9174-02).
При рассмотрении столкновения авторских прав и прав на товарный знак возникает вопрос, аналогичный рассмотренному выше. Если лицо не только использует чужой объект авторского права без согласия обладателя имущественных прав, но и зарегистрировало его в качестве товарного знака, то можно ли истцу обойтись без предварительного признания такой регистрации недействительной?
К сожалению, немногочисленные известные нам судебные акты говорят, что пока судебная практика идет по пути, согласно которому при действующей регистрации товарного знака нарушение авторских прав не может быть признано (см.: Постановления судов кассационной инстанции от 20 марта 2003 г. N Ф08-772/2003, от 28 апреля 2005 г. N КГ-А40/2918-05). Такая позиция противоречит взгляду, описанному выше относительно столкновения товарного знака и запатентованного промышленного образца, и представляется нам ошибочной.
В последнее время в России все чаще и чаще возникают конфликтные ситуации между артистами и их продюсерами по поводу имени артистов или их творческих псевдонимов, в том числе названий групп.
Многие продюсеры регистрируют имена или псевдонимы своих подопечных в качестве товарных знаков, в том числе в отношении услуг по организации культурно-развлекательных мероприятий, а потом при уходе подопечных утверждают о невозможности дальнейшего использования этого имени в творческой деятельности.
Это мнение представляется нам ошибочным.
Мы полагаем, что исполнительская деятельность артиста, так же как и творчество писателя, является самовыражением личности, но не услугой. Услуги оказывают концертные площадки, организаторы концерта, но не сам исполнитель. Поэтому право на товарный знак не может повлечь запрет на использование имени или псевдонима в творческой или исполнительской деятельности. В этой сфере оно не действует.
Представляется, что такую же точку зрения высказал и Федеральный арбитражный суд Московского округа (Постановление от 29 июня 2000 г. N КА-А40/2563-00). Суть спора состояла в том, что некая организация, имевшая свои интересы в сфере шоу-бизнеса и владевшая товарным знаком «Балаган Лимитед», предъявила иск о защите прав на данный товарный знак в связи с тем, что ответчик изготовил и выпустил диски этой группы. При этом ответчик, естественно, указал на дисках ее название.
Подтверждая правомерность решения суда первой инстанции об отказе в иске, суд кассационной инстанции указал, что «поскольку словосочетание «Балаган Лимитед» используется в качестве наименования группы, произведения которой записаны на компакт-диске, и оно не выполняет функцию товарного знака, способствующего различению товара одного юридического лица от однородного товара другого, нарушений прав истца как владельца товарного знака не усматривается».
Доменное имя и товарный знак
Как известно, законодатель воздержался от введения в четвертую часть ГК РФ нормы об охране доменных имен в качестве объектов интеллектуальной собственности. Однако в пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ осталось правило о том, что не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные доменному имени, право на которое возникло ранее даты приоритета.
Возникают два вопроса, ответы на которые вынуждена будет искать судебная практика.
Имеются ли в виду доменные имена только зоны RU, или любые доменные имена, если информация на этом сайте связана с Россией, или же доменные имена вообще любой зоны независимо от информации на сайте?
Подлежит ли исследованию содержание сайта, адресом которого являлось доменное имя, или любое зарегистрированное доменное имя препятствует регистрации товарного знака независимо от того, функционировал ли сайт и какие товары и услуги на нем предлагались?
Согласно нашей точке зрения, рассматриваемая правовая норма должна толковаться ограничительно по обоим вопросам.
Так, интересы лица относительно обозначения, которые оно имеет в одной стране, не могут быть основанием для отказа в удовлетворении интересов другого лица на рынке другой страны, если эти рынки не образуют общее торговое пространство (например, ЕС). Именно поэтому одинаковые товарные знаки и сходные доменные имена могут принадлежать в разных странах разным лицам.
Разграничены интересы и по сферам деятельности. В отношении совершенно разных видов деятельности разные лица могут обладать правами на одинаковые товарные знаки.
Доменное имя не должно стать тем обозначением, сам факт возникновения которого вне зависимости от территории и сферы использования будет порождать исключительное право на регистрацию такого товарного знака в отношении всех товаров и услуг.
