ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Р. М. ПОПОВ
Попов Руслан Михайлович, эксперт отдела судебной и арбитражной практики в администрации г. Дубны. Специалист по вопросам интеллектуальной собственности, местного самоуправления, трудового права. Родился 30 сентября 1989 г. в г. Ефремове Тульской области. Образование высшее юридическое — окончил Международный университет природы, общества и человека «Дубна». Автор следующих публикаций: «Проблема уголовной и гражданской ответственности провайдеров в РФ за нелегальный контент» (Хозяйство и право. 2010. N 6); «Преимущества патентования по международным системам» (Хозяйство и право. 2010. N 10); «Колл-шоу»: азартные игры или мошенничество?» (Хозяйство и право. 2010. N 8); «Правовая охрана топологий интегральных микросхем и проблемы ее реализации» (Хозяйство и право. 2010. N 12); «О правомерном использовании чужого товарного знака в рекламе» (в соавторстве) (Хозяйство и право. 2011. N 3); «О правовой охране промышленных образцов» (Хозяйство и право. 2011. N 5); «Проблемы правового регулирования онлайновых игр: реальные законы в виртуальной реальности» (Гражданин и право. 2010. N 10); «К вопросу о пробелах в трудовом праве. 2011. N 5) и ряда других публикаций.
В статье рассматривается институт исчерпания исключительных прав на товарный знак и связанного с данным институтом проблемы правомерности параллельного импорта. Сравниваются подходы к правовому регулированию указанного вопроса в различных странах, анализируется зарубежная и национальная судебная практика, делаются выводы о противоречивости отечественного законодательства и путях ее устранения.
Ключевые слова: исключительные права, исчерпание, товарный знак, параллельный импорт, правообладатель.
Legal regulation of exhaustion of rights and parallel import in Russia and abroad R. M. Popov
The article discusses the concept of exhaustion of rights for a trademark and the connected problem of legality of parallel import. The author compares approaches to legal regulation of these questions in different countries, analyzes foreign and national case law, and makes conclusions about discrepancy in the Russian legislation on the matter and the ways to improve it.
При создании произведений литературы, науки и искусства, объектов смежных прав, а также при получении охранного документа на объекты промышленной собственности в соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ; Кодекс) у автора или соответствующего правообладателя возникают интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования <1>, право доступа и др.). ——————————— <1> Право следования — это право автора на долю доходов от публичной перепродажи оригиналов произведений изобразительного искусства и оригиналов рукописей.
На международном уровне Бернская конвенция признала право авторства и право на защиту репутации автора в 1928 г. <2>, а Парижская конвенция признала право изобретателя «быть названным в качестве такового в патенте» в 1934 г. [1]. Право исполнительства и право на защиту репутации исполнителя признано Договором ВОИС по исполнениям и фонограммам в 1996 г. [2]. ——————————— <2> Бюллетень международных договоров. 2003. N 9.
Теоретические предпосылки
Начало данному разделению интеллектуальных прав было положено теорией натуральных прав, которой признавались права автора на произведение как неотъемлемые от личности творца. В 1785 г. И. Кантом были выведены отличительные черты права автора на свои идеи как «натуральное, постоянное, неотъемлемое право собственности». Концепция натуральных прав в XVII — XVIII вв. была воспринята рядом европейских стран, включая Германию и Францию [3]. В Англии, наоборот, натуральным правам отводилось крайне незначительное место. Основную роль играли монопольные права по воспроизведению и распространению произведений. В Статуте Анны от 1710 г. как первом законе об авторском праве (Common Law Copyright) первостепенное значение уделялось исключительным правам автора на издание произведения [4]. Впоследствии в научной доктрине можно выделить ряд важных тенденций: во-первых, отделение личности автора от его произведения; во-вторых, признание объема прав автора в отношении созданного произведения; в-третьих, включение в объем правомочий не только права называться автором, но и права издавать произведение. И наконец, в доктрине главная роль отводится признанию интеллектуальной собственности как своеобразного, специфического вида собственности («издательская собственность») [4, 5]. Современное исключительное право включает два основных правомочия: право на воспроизведение и право на распространение объектов интеллектуальной собственности. Эти права характеризуются определенной взаимосвязью. Несмотря на то что оба этих права относятся к объектам интеллектуальной собственности, никакие действия над нематериальными объектами невозможны, вследствие чего право на воспроизведение и право на распространение относятся к товарам, т. е. объектам материального мира, в которых воплощены объекты интеллектуальной собственности, а не сами абстрактные результаты интеллектуального труда. Статья 1270 ГК РФ определяет право на воспроизведение как право на изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко — или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. Самостоятельным способом использования исключительного права является его распространение. Под распространением понимается запуск в гражданский оборот тех материальных носителей произведения, которые размножены на основании принадлежащего автору права на воспроизведение. Право на распространение имеет несколько иное содержание, чем право на воспроизведение. Классическим примером реализации данного права является ситуация, когда автор заключает договор с издательством и передает ему исключительное право на созданное произведение. Это означает, что автор разрешил издательству воспроизвести произведение, воплощенное в рукописи, в виде товаров, которые будут введены в гражданский оборот. Иными словами, автор не только санкционирует создание товара (книги), в котором воплощено его произведение, но и распространение этого товара. В случае если никаких ограничений на распространение в договоре между издательством и автором не предусмотрено, для дальнейшего распространения согласия автора уже не требуется. Право автора на распространение с данного момента исчерпалось [6]. Принцип исчерпания права на распространение заключается в том, что после отчуждения оригинала или экземпляров правомерно опубликованного произведения и введения их в гражданский оборот на территории Российской Федерации, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения (исключения предусмотрены только для оригиналов произведения изобразительного искусства, авторских рукописей литературных и музыкальных произведений). Принцип исчерпания прав чрезвычайно важен для современного высокотехнологичного производства, так как соответствующие изделия являются «отверточными» [7], т. е. созданными посредством использования комплектующих товаров. Принцип исчерпания права на распространение позволяет производителям реализовать свою продукцию без согласия правообладателей объектов интеллектуальной собственности, воплощенных в комплектующих товарах. Особенную актуальность вопросы исчерпания исключительного права приобретают при правовой охране товарных знаков. Право на использование товарного знака также относится к двум важнейшим исключительным правам — праву на воспроизведение (нанесение товарного знака на товар) и праву на распространение (импорт товара, его хранение, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот). В законодательстве эти исключительные права применительно к товарному знаку не упоминаются, что делает теоретическую основу правоприменения несколько неточной и в некоторой степени может служить причиной судебных споров. Принцип исчерпания исключительных прав применительно к товарным знакам закреплен ст. 1487 Кодекса, содержащей положение, в соответствии с которым «…не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия». Формулировка эта представляется весьма неточной, что породило ряд вопросов о правомерности так называемого параллельного импорта в Российской Федерации. Под параллельным импортом (также называемым «серым» импортом) принято подразумевать ввоз в страну товара, который за рубежом был легально маркирован товарным знаком, без санкции правообладателя на такой ввоз (в ситуации, когда товарный знак пользуется правовой охраной как в стране приобретения, так и в стране ввоза товара) [8]. Для характеристики данного института особое значение имеет контрафактность товара. Вопрос об эволюции понятия контрафактного товара в отечественной правовой науке уже рассматривался в более ранних публикациях [6, 9]. Важно лишь отметить, что в смысле нарушения права на товарный знак не может считаться контрафактным товар, на который товарный знак нанесен правомерно — правообладателем или с его согласия. Необходимо отметить, что подходы к правовой квалификации явления параллельного импорта в различных странах не являются одинаковыми.
Правовое регулирование параллельного импорта в ЕС
С подписанием в 1957 г. Договора об учреждении ЕЭС был взят курс на интеграцию экономик стран — членов Европейского союза. «Целями общей торговой политики Сообщества были провозглашены гармоничное развитие мировой торговли, прогрессирующее устранение ограничений в международной торговле и снижение торговых барьеров» [10]. Для достижения провозглашенных целей интеграции положения ст. 3 Договора об учреждении ЕЭС среди прочих предусматривают отмену таможенных пошлин и количественных ограничений на импорт и экспорт товаров в торговле между государствами-членами, а также других мер, действие которых имеет аналогичный характер. Указанные меры должны способствовать созданию внутреннего единого рынка, в рамках которого надлежит не создавать препятствий для свободного передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов [4]. Итогом такой политики стало закрепление регионального (внутриевропейского) принципа исчерпания исключительных прав, нашедшего свое отражение в Директиве ЕЭС N 89/104 о гармонизации национальных законодательств о товарных знаках, а также Регламенте N 40/94 о товарном знаке ЕС [11]. Первое решение Суда Евросоюза, направленное на защиту добросовестного приобретателя и запрет на ограничение экономической свободы, было вынесенное в 1974 г. по делу Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc <3>. Суд сделал вывод, что требование правообладателя контролировать дальнейшую судьбу товара после первого правомерного введения его в гражданский оборот нарушает принцип беспрепятственного перемещения товаров по территории Евросоюза. ——————————— <3> http://eur-lex. europa. eu
Опыт США
В США такое понятие, как «исчерпание исключительных прав» не сформировалось. Распространение получила так называемая доктрина первой продажи, по существу аналогичная исчерпанию прав, однако в законодательных актах отражения не нашедшая. Впрочем, судебная практика США фактически применяет данную доктрину на практике с 1908 г. <4>, когда правообладатели печатной продукции создавали барьеры для перепродажи экземпляров данной продукции через третьих лиц. Правообладатели считали, что только им принадлежит исключительное право по продаже произведений и заявляли требование о том, чтобы запретить книготорговцам делать скидки на цену книги более чем в 1 долл., чтобы не препятствовать сбыту книжной продукции через торговые каналы, по которым осуществляет продажи обладатель авторских прав. В решении суда явно прослеживался подход, аналогичный принципу исчерпания прав. Дальнейшие продажи печатной продукции не затрагивают сферу имущественных авторских правомочий (в частности, неимущественное право автора на обнародование, доведение до всеобщего сведения), а также не нарушают действие соглашений по распространению этой продукции. Таким образом, данное ограничение права автора на распространение произведений было сформулировано как первая продажа и, по существу, означает исчерпание действия авторских прав [4]. ——————————— <4> Bobbs-Merrill Co. v. Straus 210 U. S. 339 (1908); Doan v. American Book Co, 105 F. 772, 776 (7th Cir 1901).
В последние годы ярким примером применения США доктрины исчерпания прав стало дело Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc, разрешенное Верховным судом США в 2008 г. Истцом по данному делу стал известный производитель высокотехнологичного оборудования и бытовой техники LG <5>. ——————————— <5> Доступ к материалам дела на английском языке можно получить на сайте http://www. supremecourt. gov (дело N 06-937).
Суть вопроса заключалась в следующем. Компания LG заключила лицензионный договор с Intel, в соответствии с которым лицензиат получал право производить и продавать микропроцессоры и интегральные микросхемы с использованием запатентованного способа, принадлежавшего LG. К лицензионному договору прилагалось дополнительное соглашение, которое обязывало Intel предоставлять своим покупателям письменное пояснение, что LG передала Intel право на изготовление процессоров и микросхем с применением запатентованного способа и их использование в собственном оборудовании, а использование в комбинации с иным оборудованием (не принадлежащим Intel) без соответствующего разрешения LG запрещено. Однако тайваньская компания Quanta, занимающаяся сборкой ноутбуков на базе процессоров Intel, проигнорировала данное требование LG, смешивая оборудование Intel и других производителей. Компания LG подала в суд на Quanta, считая, что такие действия ответчика нарушают ее исключительное право. Суд первой инстанции в порядке упрощенного производства удовлетворил требования Quanta, однако затем свое решение пересмотрел, встав на сторону LG. Федеральный суд частично оставил решение в силе, однако пришел к выводу, что доктрина исчерпания прав не распространяется на способ производства изделий; в то же время, поскольку договором разрешалось использование технологии в собственных изделиях (патенты LG позволяли совмещать процессоры компании Intel с аппаратным обеспечением других производителей), но не применение этой технологии лицами, не имеющими соответствующего разрешения от патентообладателя, в отношении этих изделий не применяется исчерпание. Окончательное решение по указанному спору принял Верховный суд США 9 июня 2008 г. Суд пришел к выводу, что легальная продажа воплощенного в изделии запатентованного способа приводит к исчерпанию прав на это изделие, и, поскольку Intel уже платило роялти LG, второй раз получение оплаты за один и тот же объект нарушает права покупателя соответствующего изделия и нарушает принцип исчерпания прав.
Параллельный импорт в Японии
В Японии отсутствует законодательство, направленное на регулирование параллельного импорта. Однако существует ряд норм в различных законодательных актах, в частности ст. 21 Закона о тарифах и таможенной службе 1910 г., согласно которой не разрешается ввоз в Японию товаров, которые нарушали бы права на патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и иные аналогичные права [4]. Японскими судами неизменно отклоняется возможность параллельного импорта товаров, в отношении которых получен японский патент. Поэтому судебная практика по таким делам крайне малочисленна. Одним из наиболее интересных дел является рассмотренное Высшим судом по интеллектуальной собственности Японии в 2004 г. дело Canon против Recycle Assist Co. Суть спора заключалась в том, что компания Recycle Assist Co производила заправку использованных картриджей фирмы Canon и осуществляла продажу заправленных картриджей в Японии. Фирма Canon обратилась в суд с иском о наложении запрета на ввоз и продажу вновь заправленных картриджей, ссылаясь на свое исключительное право по патенту. Районный суд Токио 8 декабря 2004 г. отказал в иске, применив доктрину международного исчерпания прав. Высший суд по интеллектуальной собственности отменил это решения, установив два исключения из доктрины международного исчерпания прав: 1) когда продукт, в котором использовано изобретение по патенту, используется после того, как истек его срок службы и его полезные эффекты уже исчерпаны; 2) когда третье лицо изменяет или заменяет те компоненты продукта, в котором использовано изобретение по патенту, которые составляют существенную часть изобретения. Заправка картриджей новыми чернилами была расценена судом как замена такого компонента запатентованного продукта, без которого его применение на практике невозможно, следовательно, доктрина исчерпания прав в данном случае не могла быть применена судом. Данные исключения, установленные Высшим судом, мотивировались тем, что и при использовании продукта третьими лицами после истечения его срока службы, и при замене его существенных компонентов патентообладатель не может получить преимуществ от патента, так как не сможет вводить в оборот новые продукты, в которых использовано изобретение по патенту [12].
А что же у нас?
В Российской Федерации в настоящий момент установлен национальный принцип исчерпания исключительных прав: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия» (ст. 1487 ГК РФ). Несмотря на соответствующее указание в законе, в контексте заключения Соглашения от 9 декабря 2010 г. «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности» <6> между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан (странами — участницами Таможенного союза) устанавливается следующий принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак: «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств Сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия», можно говорить об установлении регионального принципа исчерпания исключительных прав. ——————————— <6> В соответствии со ст. 27 Соглашения оно вступает в силу с 1 января 2012 г., но не раньше даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
А что же российская судебная практика говорит по вопросу правомерности параллельного импорта? Примером подхода к рассматриваемому вопросу является Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2009 г. N 09АП-14602/2009-ГК по делу N А40-2250/09-51-27 <7>. ——————————— <7> СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
Компания Каяба Коге Кабусики Кайся (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, далее — Истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «АВТОлогистика» о запрещении ответчику осуществлять ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками KYB и KAYABA, предлагать к продаже, в том числе в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории России или хранить с этой целью товары, маркированные товарными знаками KYB и KAYABA, и о взыскании денежной компенсации. Истец полагает, что единственным установленным законом ограничением исключительного права на товарный знак является принцип исчерпания, закрепленный в ст. 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, а поскольку Истец никогда не разрешал ни ввозить на территорию России товары, маркированные вышеназванными товарными знаками, ни размещать данные товары в сети Интернет, указанные действия ответчика свидетельствуют о нарушении исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки. Однако, как установлено материалами дела и не оспаривается Истцом, ответчиком осуществлен ввоз на территорию России оригинальных товаров, введенных в оборот на территории другого государства на законных основаниях, с согласия правообладателя, что свидетельствует об исчерпании исключительного права истца на товарные знаки. При таких обстоятельствах Истцу в удовлетворении требований было отказано. Данное судебное решение является логическим продолжением позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. N 10458/08, в соответствии с которым было отказано в привлечении таможенным органом к административной ответственности юридического лица, которое правомерно приобрело за границей и ввезло на территорию Российской Федерации автомобиль (PORSCHE), несмотря на то что на территории нашего государства уже действовал официальный дилер по продаже соответствующих автомобилей (подробнее см.: [6]). ——————————— <8> Вестник ВАС РФ. 2009. N 5.
При наличии подобной практики странно выглядят судебные решения, в которых выводы являются противоположными. Например, в Постановлении ФАС Московского округа от 21 марта 2011 г. N КГ-А40/1705-11 по делу N А40-60322/10-12-360 суд указал, что в соответствии со ст. 1487 ГК РФ, учитывая существование общего запрета использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без разрешения правообладателя (абз. 2 п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является противозаконным; товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается по ГК РФ незаконно введенным в гражданский оборот. В передаче дела в Президиум было отказано. Итак, можно сделать следующий вывод: Гражданским кодексом РФ установлен национальный принцип исчерпания исключительных прав; Соглашением в рамках Таможенного союза провозглашается региональный принцип исчерпания исключительных прав; высшие судебные инстанции придерживаются принципа международного исчерпания исключительных прав, хотя единства по данному вопросу в арбитражной практике не наблюдается. Принцип международного исчерпания исключительных прав следует признать единственно верным и соответствующим основным началам гражданского законодательства. Ведь никто не отменял положения ст. 10 ГК РФ, разрешающие отказывать в защите гражданского права, которое используется недобросовестно для монополизации рынка либо нарушает права потребителя, который должен иметь возможность выбрать для себя любой существующий в мире товар, а не только допущенный на российский рынок правообладателем товарного знака. В связи с этим разумным представляется исключение из ст. 1487 ГК РФ словосочетания «на территории Российской Федерации». Таким образом, правомерно введенный в гражданский оборот на территории любого государства товар будет автоматически подпадать под категорию, в отношении которой применимо исчерпание прав. Впрочем, с желанием России вступить в ВТО такое изменение законодательства вряд ли согласовывается. В апреле прошлого года Федеральная антимонопольная служба предложила правительству разрешить ввоз в Россию брендированной продукции третьими лицами без разрешения правообладателей. По мнению чиновников ведомства, это будет способствовать развитию конкуренции и создаст предпосылки для снижения цен на импортные товары <9>. Данное предложение идет вразрез с интересами производителей брендированной продукции. Поэтому принятие соответствующих поправок в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в части введения нормы, квалифицирующей отказ правообладателями другим лицам во ввозе в страну оригинального товара как недобросовестную конкуренцию) отложено, как минимум, до весны 2012 г. ——————————— <9> URL: http:// www. rbcdaily. ru/ 2011/ 08/ 18/ market/ 562949981282071 (дата обращения: 01.09.2011).
Список литературы
1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Женева: ВОИС, N 201 (R), 1990. С. 14. 2. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. Женева: ВОИС, N 227 (R), 2000. С. 10. 3. Locke J. Two Treaties on Government. Cambridge, 1690 (по изд. 1967 г.). P. 305; Putter. Gottingen, 1774 (Nachdruck. Munchen, 1981). 4. Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008. 5. Wandle. Entwicklungsschritte des Geistigen Eigentums in Frankreich und Deutchland. Munchen, 2003. S. 85 — 98. 6. Бугринов С., Попов Р. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт // Хозяйство и право. 2011. N 7. —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Учебник С. А. Сударикова «Право интеллектуальной собственности» включен в информационный банк согласно публикации — Проспект, 2010. —————————————————————— 7. Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: Учеб. М.: Проспект, 2009. 8. Афанасьева Е. Г., Долгих М. Г. О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта // Предпринимательское право. 2010. N 1. 9. Дмитриев В. В. Актуальные вопросы защиты таможенными органами прав на товарные знаки (по материалам арбитражной практики) // Таможенное дело. 2009. N 1. 10. Топорнин Б. Н. Европейские сообщества: право и институты. М., 1992. С. 65 — 68. 11. Rassmussen. The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 and Regulation 40/94 // E. I.P. R. 1995. P. 174. 12. Озолина И. Г. Правовое регулирование параллельного импорта // Коллегия. 2006. N 6.
