Проверки государственной инспекции труда и федеральной налоговой службы: подмена трудовых договоров гражданско-правовыми

(Федорова О.) («Трудовое право», 2014, N 6) Текст документа

ПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ: ПОДМЕНА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ

О. ФЕДОРОВА

Федорова Олеся, юрист ЗАО «Капитал Групп».

Подмена трудовых договоров гражданско-правовыми — довольно частая причина конфликтов между работодателями и работниками. При этом суды не всегда встают на сторону последних. Теперь согласно последним изменениям в законе право на обращение в суд за признанием отношений трудовыми получила также государственная инспекция труда.

Довольно часто работодатели заключают с работниками не трудовые, а гражданско-правовые договоры. Это обусловлено желанием минимизировать расходы по налогам, отчислениям во внебюджетные фонды, а также возможностью в любой момент отказаться от исполнения таких договоров. В случае если исполнитель по гражданско-правовому договору расценивает сложившиеся между ним и заказчиком отношения как трудовые, он вправе обратиться с заявлением в территориальный орган федеральной инспекции труда — государственную инспекцию труда в своем субъекте, которая организует внеплановую проверку и вынесет предписание либо об устранении нарушений трудового права заказчиком и переквалификации гражданско-правового договора в трудовой, либо об отсутствии признаков трудовых отношений. Заказчик вправе обжаловать такое предписание в суде в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. Исполнитель, считающий свои права нарушенными, вправе обратиться в суд, руководствуясь предписанием государственной инспекции труда. Суды в данном случае не всегда встают на сторону исполнителя и, несмотря на предписание государственной инспекции труда, могут отказать исполнителю в признании гражданско-правового договора трудовым. Судебная практика. Так, Определением Самарского областного суда от 25.01.2012 по делу N 33-579/2012 было установлено наличие гражданско-правовых отношений между истцом и ответчиком, а не трудовых, как того требовал истец, и как было установлено государственной инспекцией труда при осуществлении внеплановой проверки по заявлению истца. Суд пришел к выводу о наличии между сторонами исключительно гражданско-правовых отношений, возникших и продолжающихся на основании договора оказания услуг, несмотря на то, что он закончился. Суд принял во внимание ежемесячное получение денежных сумм после подписания акта сдачи-приемки, отсутствие ранее заявленных требований исполнителя о заключении с ним трудового договора, отсутствие ознакомления исполнителя с режимом работы компании-заказчика, на основании чего сделал вывод об отсутствии трудовых отношений между сторонами. Довольно часто суды отказывают исполнителю в признании гражданско-правового договора трудовым в связи с пропуском срока обращения в суд. Обычно это происходит потому, что исполнитель обращается в государственную инспекцию труда и дожидается ее решения, которое заказчик-работодатель не спешит исполнять. Срок же на обращение в суд по данному вопросу составляет в соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ три месяца со дня, когда исполнитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам о расторжении гражданско-правового договора — один месяц (по аналогии с расторжением трудового договора). Судебная практика. Так, Апелляционным определением Архангельского областного суда от 23.09.2013 по делу N 33-5615/13 отказано в удовлетворении иска о признании правоотношений трудовыми, взыскании задолженности по заработной плате, поскольку истцом пропущен трехмесячный срок для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. До 01.01.2014 государственная инспекция труда не могла обращаться в суд с заявлением о признании отношений по договорам гражданско-правового характера трудовыми, однако Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», большинство положений которого вступили в силу 01.01.2014, был внесен ряд важных изменений, касающихся заключения гражданско-правовых договоров. Одним из наиболее важных аспектов является изменение отношения к гражданско-правовым договорам, активно применяемым работодателями наряду с трудовыми. В соответствии с добавленной Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» в Трудовом кодексе РФ ч. 2 ст. 15 не допускается заключать гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем. Для обеспечения данного положения в Трудовой кодекс РФ внесена ст. 19.1, расширяющая способы признания гражданско-правовых отношений трудовыми. В частности, такое признание может быть сделано: — заказчиком по письменному заявлению исполнителя по договору; — заказчиком на основании предписания государственной инспекции труда, если данное предписание не было в установленные сроки обжаловано в суд; — судом на основании заявления исполнителя; — судом на основании материалов, поступивших от государственной инспекции труда или иного уполномоченного органа. Таким образом, как следует из ч. 1 ст. 19.1 Трудового кодекса РФ, правом на обращение за признанием отношений трудовыми обладает государственная инспекция труда. Причем согласия самого исполнителя в соответствии с названной статьей не требуется. Следовательно, государственная инспекция труда, проводя проверку и обнаруживая заключенный гражданско-правовой договор, прикрывающий, по мнению органа, трудовые отношения, вправе самостоятельно направить материалы проверки в суд и вопреки воле сторон добиться признания договора трудовым. Таким образом, для выявления данных фактов государственная инспекция труда должна провести проверку. В соответствии с п. 9 Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» плановые проверки проводятся государственными инспекторами труда на основании разрабатываемых в соответствии с полномочиями федеральной инспекции труда ежегодных планов не чаще чем один раз в три года. Внеплановые проверки — по истечении срока исполнения работодателем выданного государственной инспекцией труда предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; по обращению работника/исполнителя; при наличии приказа вышестоящего органа, выданного в установленном порядке (п. 10 вышеозначенного Постановления). Чаще всего проводятся именно внеплановые проверки по заявлению физического лица, считающего, что его право на труд нарушено, например, заключением гражданско-правового, а не трудового договора. Статьей 19.1 Трудового кодекса РФ судам предписано при рассмотрении споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толковать неустранимые сомнения в пользу наличия трудовых отношений. Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях дополнен ст. 5.27.1 «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных актах Российской Федерации». Пункт 3 этой статьи говорит о том, что заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Указанные положения вступают в силу с 01.01.2015. Так какие же меры предпринять заказчику, чтобы обезопасить себя от признания гражданско-правовых отношений с исполнителем — физическим лицом трудовыми отношениями? Прежде всего, необходимо определиться со схемой работы: с физическими лицами или с индивидуальными предпринимателями. В первом случае рискует и само физическое лицо — неоднократное выполнение работ физическим лицом для разных компаний может быть квалифицировано как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации с привлечением к ответственности по ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях, а при извлечении дохода в крупном размере — даже к уголовной ответственности (ст. 171 Уголовного кодекса РФ). Кроме того, заказчик обязан уплатить за исполнителя налог на доходы физических лиц и взносы в Пенсионный фонд. Длительное же сотрудничество, учитывая изменения, введенные Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», может дать судам основания расценивать как подмену трудовых отношений гражданско-правовыми (Определение Московского городского суда от 15.12.2011 по делу N 4г/4-11228: суд согласился с выводом государственной инспекции труда о трудовом характере отношений в связи с тем, что работы исполнялись на оборудовании заказчика, работа выполнялась на протяжении длительного периода времени в интересах заказчика, исполнителям заказчиком оформлены и выданы страховые медицинские полиса, исполнители фактически подчинялись правилам внутреннего трудового распорядка, что подразумевает заключение трудового договора со дня фактического допущения работника с ведома и по поручению работодателя к исполнению определенных должностных обязанностей). Таким образом, для выполнения разовых работ привлечение физического лица не несет существенных рисков для заказчика. Однако при постоянном сотрудничестве более интересным является заключение гражданско-правовых договоров с индивидуальными предпринимателями. Заказчиками также применяются схема расторжения трудовых договоров с работниками, регистрация последних в качестве индивидуальных предпринимателей и заключение с ними гражданско-правовых договоров. Как показывает практика, государственная инспекция труда в таких случаях довольно редко выносит предписания об устранении нарушений трудового законодательства, поскольку статус индивидуального предпринимателя предполагает более высокую степень защищенности при работе с заказчиками, в том числе возможность не подчиняться правилам внутреннего распорядка (де-юре), увеличение возможностей на оказание услуг иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в качестве индивидуального предпринимателя, а не физического лица, что удобнее для таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (нет необходимости выплачивать налог на доходы физических лиц, взносы в фонды за физическое лицо). Однако данная схема весьма интересна налоговым органам и внебюджетным фондам. При установлении фиктивности гражданско-правовых отношений и наличия фактических трудовых отношений налоговый орган (либо внебюджетный фонд) в отношении компании: — доначисляет налог на доходы физических лиц; — доначисляет взносы, подлежащие уплате во внебюджетные фонды; — выносит санкции за несвоевременную уплату налога на доходы физических лиц (20% от подлежащей уплате суммы, ст. 123 Налогового кодекса РФ, за непредставление сведений по форме 2-НДФЛ — по 200 руб. за каждый непредставленный документ, ст. 126 Налогового кодекса РФ) и взносов во внебюджетные фонды (пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки, ст. 25 Федерального закона N 212-ФЗ, штраф в размере 20% неуплаченных взносов, ст. 47 Федерального закона N 212-ФЗ). Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод о том, что суд выносит решение в пользу налогового органа (фонда) в следующих случаях: — массовое увольнение сотрудников и регистрация их в качестве индивидуальных предпринимателей (например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.06.2008 по делу N А11-8961/2007-К2-22/483 — снижение численности сотрудников со 193 до 26 человек в течение трех лет, заключение с теми же лицами гражданско-правовых договоров); — наличие в гражданско-правовых договорах элементов трудового договора (указание на место работы, фиксированный размер оплаты, выплата вознаграждения два раза в месяц, предоставление оплачиваемого отпуска, определенный режим труда и отдыха, материальная ответственность и тому подобное) (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2012 по делу N А29-1341/2011, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.11.2010 по делу N А66-2676/2010); — оплата процесса труда, а не его конечного результата; — обеспечение исполнителю соответствующих условий труда на безвозмездной основе; — оказание услуг индивидуальными предпринимателями только одному контрагенту. Таким образом, в целях избежания налоговых рисков при переводе сотрудников в индивидуальные предприниматели и заключении с ними договоров, а также в целях избежания споров с государственной инспекцией труда следует: — полностью исключить элементы трудового договора, руководствоваться только нормами гражданского законодательства; — исключить упоминания о ведении отчетности индивидуальных предпринимателей бухгалтерией заказчика (если такое условие предложено заказчиком); — осуществлять постепенный перевод сотрудников в индивидуальные предприниматели; — перед началом проведения процедур увольнения сотрудников провести внеочередное собрание участников/акционеров и зафиксировать нецелесообразность содержания в штате большого количества специалистов, прийти к выводу о необходимости применения сдельной системы оплаты труда (по проектам, заказам и так далее); — установить варьированную систему выплаты вознаграждения в зависимости от объема выполненных работ, подтвержденных актом. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при отсутствии указанных выше ошибок в работе с индивидуальными предпринимателями реально доказать гражданско-правовой характер отношений с индивидуальными предпринимателями и использовать данную схему на практике. Имеется положительная судебная практика по данному вопросу. Судебная практика. Так, Постановление ФАС Центрального округа от 29.10.2008 по делу N А68-601/2007-24/11 (оставлено без изменения Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 10.03.2009 N ВАС-2114/09), в котором суд обоснованно отклонил доводы налогового органа о том, что договоры носили длительный характер, регистрация предпринимателей в качестве индивидуальных предпринимателей и их переход на упрощенную систему налогообложения осуществлялись централизованно, все предприниматели имели счета в одних банках, ряд предпринимателей обеспечивался мобильной связью и спецодеждой, поскольку они в любом случае не свидетельствуют о наличии трудовых отношений между предпринимателями и обществом. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.03.2008 по делу N А31-1340/2007-15 и Постановление ФАС Центрального округа от 22.02.2011 по делу N А09-4208/2010 содержат аналогичное обоснование: Суд установил, что представленные гражданско-правовые договоры не соответствуют установленному трудовым законодательством понятию трудового договора, поскольку в них не согласована конкретная специальность в соответствии со штатным расписанием, не оговорены подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, обеспечение работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством.

——————————————————————

Название документа «Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку» (Гладкая Е. И.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014) Текст документа

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ОСПАРИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОМУ ЗНАКУ

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 19 мая 2014 года

Е. И. ГЛАДКАЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Правовая охрана товарного знака — действие на территории Российской Федерации исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом или Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ст. ст. 1477, 1478, 1479, 1481, 1512 ГК РФ, Протокол к Соглашению о международной регистрации знаков (подписан в г. Мадриде 28.06.1989)). Прекращение правовой охраны товарного знака — прекращение действия исключительного права на товарный знак вследствие аннулирования свидетельства о товарном знаке и записи в Государственном реестре товарных знаков (ст. ст. 1486, 1513 ГК РФ).

2. ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

2.1. Нормы об основаниях оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку

Об основаниях признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку: — ст. ст. 6.ter, 6.quinquies, 6.septies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883); — ст. ст. 1478, 1483, 1506, 1508, 1512, 1513 ГК РФ.

2.2. Нормы и разъяснения о порядке оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку

Об органах, уполномоченных рассматривать возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, и процедуре подачи возражений: — ст. 1513 ГК РФ; — Приказ Роспатента от 22.04.2003 N 56 «О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам» (в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ). О правилах, применяемых при выявлении оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку: — Приказ Роспатента от 31.12.2009 N 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания»; — Приказ Роспатента от 31.12.2009 N 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство»; — Приказ Роспатента от 27.03.1997 N 26 «О Методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков». О зависимости международной регистрации товарного знака от национальной регистрации: — ст. 6 Соглашения о международной регистрации знаков (заключено в г. Мадриде 14.04.1891). О последствиях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным: — ст. ст. 1512, 1513 ГК РФ.

2.3. Нормы и разъяснения об оспаривании решений Роспатента

Об оспаривании решений Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку: — ст. 1513 ГК РФ; — п. п. 52, 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Ситуации, в которых предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным

3.1.1. Предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным на основании способности ввести в заблуждение относительно производителя, если сходны средства индивидуализации правообладателя спорного товарного знака и известного производителя и отсутствует связь между указанными лицами

Постановление ФАС Московского округа от 17.01.2013 по делу N А40-23689/12-51-179 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 14.05.2013 N ВАС-5528/13 по делу N А40-23689/12-51-179 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: фирменное наименование лица, которому принадлежат исключительные права на товарный знак «ИНТЕЛКОМ/INTELCOM», сходно с фирменным наименованием известной иностранной компании. Указанные лица осуществляют деятельность в одной сфере. Название спорного товарного знака совпадает с доменным именем иностранной компании. Роспатент отказал в удовлетворении возражения иностранной компании против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: спорное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку порождает в его сознании представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности. Имеет место совпадение средств индивидуализации компаний в виде фирменных наименований (INTEL/ИНТЕЛ — INTELCOM/ИНТЕЛКОМ), средств индивидуализации их услуг (доменное имя INTEL. COM — товарный знак ИНТЕЛКОМ/INTELCOM) и областей деятельности (технологии и их коммерциализация), в которых эти услуги оказываются. Вместе с тем компании никак не связаны между собой. Примечание. Суд признал предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным на основании п. 3 ст. 6 утратившего силу Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Согласно действующему пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ также не допускается регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, которые представляют собой (содержат) элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Аналогичный вывод содержат: Постановление ФАС Московского округа от 08.11.2012 по делу N А40-19215/12-26-159; Постановление ФАС Московского округа от 10.10.2012 по делу N А40-107151/11-5-804; Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2012 по делу N А40-107148/11-12-822. Примечание. О доказательствах возможности смешения производителей товаров см. п. 3.5 данного материала.

3.1.2. Предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным на основании тождественности товарного знака псевдониму автора, который известен достаточно большому неопределенному кругу лиц, если лицо, зарегистрировавшее товарный знак без согласия автора, знало об использовании им псевдонима

Постановление ФАС Московского округа от 25.10.2011 по делу N А40-13169/11-19-139. Обстоятельства дела: физическое лицо использовало обозначение «ZOTOB» в качестве псевдонима при публикации создаваемых им литературных произведений до даты приоритета спорного товарного знака, сходного до степени смешения с псевдонимом. Роспатент частично удовлетворил возражение автора против регистрации товарного знака издательством, которое имеет право использовать произведения автора, подписанные указанным псевдонимом. Правообладатель товарного знака обратился в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента недействительным. Доводы стороны: издательство сослалось на отсутствие у автора широкой известности. Вывод и обоснование суда: нормы законодательства не устанавливают императивных требований относительно степени известности лица, чьи права нарушены регистрацией. Псевдоним стал известен достаточно широкому неопределенному кругу лиц. В соответствии с договором автор уведомил издательство о том, что использует псевдоним, до даты приоритета товарного знака.

3.1.3. Предоставление правовой охраны товарному знаку, элемент которого указывает на свойство, вид и назначение товара, признается частично недействительным, если обозначение широко использовалось в хозяйственном обороте до даты приоритета спорного товарного знака

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2012 N 09АП-35364/2012 по делу N А40-67042/12-19-486. Обстоятельства дела: товарный знак «Любимая обувь» зарегистрирован в отношении услуг «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе розничная продажа женской, мужской и детской обуви». Роспатент прекратил правовую охрану товарного знака в отношении словесного элемента «обувь», указывающего на свойство, вид и назначение товара. Правообладатель товарного знака обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: слово «обувь» является обозначением вида товара, оно широко использовалось в хозяйственном обороте задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, указанный элемент может быть включен в состав товарного знака только в качестве неохраняемого элемента. Услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, направлены в том числе на реализацию обуви. У других лиц, действующих на данном рынке услуг, может возникнуть необходимость использовать обозначение «обувь» на вывесках своих магазинов. Аналогичный вывод содержит: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2013 N 09АП-21413/2013-АК по делу N А40-162793/2012.

3.1.4. Предоставление правовой охраны товарному знаку, элемент которого указывает на место производства товаров, признается недействительным, если товарный знак является производным от названия населенного пункта

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2013 N 09АП-15568/2013 по делу N А40-110784/12. Обстоятельства дела: словесное обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ» зарегистрировано в качестве товарного знака. Роспатент признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, поскольку он может восприниматься как прямое указание на место производства товаров и местонахождение их изготовителя. Бывший правообладатель товарного знака обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: анализ словарно-справочных источников показал, что слово «кизлярский» представляет собой производное от названия населенного пункта — города Кизляр. Поскольку тот факт, что слово «Кизляр» является названием города и в этом качестве известно большей части населения России, обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ» может быть воспринято потребителем как сведения о месте производства товара и месте нахождения его изготовителя.

3.1.5. Предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным на основании недобросовестной конкуренции со стороны его правообладателя, если товарный знак идентичен широко известному товарному знаку, зарегистрированному в отношении товаров другого класса МКТУ

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16912/11 по делу N А40-73286/10-143-625. Обстоятельства дела: товарный знак VACHERON CONSTANTIN зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ иностранной компанией — известным производителем швейцарских часов. Позднее товарный знак был зарегистрирован российским обществом в отношении товаров 25 класса МКТУ и использовался для введения в гражданский оборот одежды и других товаров класса люкс. Роспатент отказал иностранной компании в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному в России, на основании неоднородности товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: регистрация спорного товарного знака в отношении товаров другого класса МКТУ представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах. Такая регистрация направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Действия общества по регистрации спорного товарного знака не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования иностранной компанией ее товарного знака.

3.1.6. Предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным на основании недобросовестной конкуренции со стороны его правообладателя, если товарный знак и средства индивидуализации известного лица сходны до степени смешения и зарегистрированы в отношении однородных товаров

Постановление Президиума ВАС РФ от 01.07.2008 N 3565/08 по делу N А40-61852/06-110-454. Обстоятельства дела: товарный знак AKAI был зарегистрирован гонконгской организацией, фирменное наименование которой содержит указанный товарный знак и сходно до степени смешения с фирменным наименованием известной японской компании. Заявка на регистрацию товарного знака подана через месяц после регистрации гонконгской организации в качестве юридического лица. Роспатент отказал японской компании в удовлетворении возражений против регистрации товарного знака, мотивированных тем, что его регистрация нарушает права японской компании на фирменное наименование и зарегистрированный ранее товарный знак. Кроме того, оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку на территории России именно японская компания известна как производитель электронной техники. Японская компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Доводы стороны: японская компания сослалась на то, что правообладатель спорного товарного знака не имеет к ней никакого отношения, создан позднее и сознательно в своей деятельности проводит аналогии, вызывая ассоциации с японской компанией. Вывод и обоснование суда: приобретение гонконгской компанией исключительного права на товарный знак являлось актом недобросовестной конкуренции. Японская компания получила право на фирменное наименование задолго до того, как была зарегистрирована гонконгская организация со схожим элементом в наименовании и подана заявка на регистрацию спорного товарного знака. Месяца, который прошел с даты регистрации гонконгской организации в качестве юридического лица до даты подачи названной заявки, было недостаточно для того, чтобы потребители могли связать спорное обозначение именно с этой организацией. Гонконгская организация знала или должна было знать о том, что спорное обозначение ранее использовалось в Российской Федерации японской компанией не только как часть фирменного наименования, но и как товарный знак, который и в настоящее время зарегистрирован в других странах. Данное лицо выдавало себя за японскую компанию с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последней.

3.2. Ситуации, в которых предоставление правовой охраны товарному знаку не признается недействительным

3.2.1. Предоставление правовой охраны товарному знаку не признается недействительным на основании того, что лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака, утратило статус индивидуального предпринимателя до регистрации товарного знака, если исключительное право на него на момент подачи соответствующего возражения передано юридическому лицу

Постановление ФАС Московского округа от 01.04.2011 N КА-А40/1747-11 по делу N А40-140081/09-51-1065 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 25. 07.2011 N ВАС-9934/11 по делу N А40-140081/09 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: индивидуальный предприниматель подал заявку на регистрацию товарного знака ELEKTA. Товарный знак был зарегистрирован, когда заявитель утратил статус индивидуального предпринимателя. Заявитель передал исключительное право на товарный знак организации. Роспатент отказал в удовлетворении возражения компании против предоставления правовой охраны товарному знаку. Компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Довод стороны: компания сослалась на то, что товарный знак был зарегистрирован на лицо, которое не имело статуса индивидуального предпринимателя. Вывод и обоснование суда: правовая охрана товарного знака может быть прекращена только в том случае, если на момент подачи возражения и оспаривания ее предоставления правообладатель товарного знака не соответствует требованиям законодательства. Не имеет значения, на чье имя была изначально произведена регистрация товарного знака, если впоследствии путем уступки права на знак или путем приобретения установленного законом статуса нарушение закона может быть устранено без прекращения правовой охраны товарного знака. На момент подачи заявки на регистрацию товарного знака требования законодательства были полностью соблюдены. На дату принятия решения о его регистрации Роспатент не располагал информацией о том, что заявитель прекратил предпринимательскую деятельность.

3.2.2. Предоставление правовой охраны товарному знаку не признается недействительным на том основании, что элемент товарного знака указывает на вид и назначение товара, если такой элемент является фантазийным словом

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2013 N 09АП-3740/2013 по делу N А40-134431/12-19-1128. Обстоятельства дела: на имя общества зарегистрировано словесное обозначение shoes-a-porter. ru в качестве товарного знака. Иностранная компания выступила с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении товаров «обувь», мотивировав его тем, что товарный знак состоит только из элементов, прямо указывающих на свойство, вид и назначение товара. Роспатент в удовлетворении возражения отказал. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод суда: использование в обозначении shoes-a-porter. ru не имеющих однозначного перевода словесных элементов из разных языков свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак является фантазийным словом, которое не является описательным.

3.2.3. Предоставление правовой охраны товарному знаку не признается недействительным на основании способности ввести в заблуждение относительно изготовителя, если товарный знак содержит прямое указание на правообладателя товарного знака с прибавлением фантазийного обозначения

Постановление ФАС Московского округа от 16.04.2013 по делу N А40-31183/12-19-286. Обстоятельства дела: на имя Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России зарегистрирован товарный знак ACADEMICAL ENSEMBLE IF MIA RF RED ARMY GENERAL ELISEEV («АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ВВ МВД РФ КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛА ЕЛИСЕЕВА»), в частности, развлечений, организации и проведения концертов. Учреждение в своих возражениях против предоставления правовой охраны товарному знаку сослалось на то, что слова «красной армии» в составе товарного знака способны ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку правообладатель не имеет отношения к Вооруженным Силам РФ. Роспатент отказал в удовлетворении данных возражений. Учреждение обратилось в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: словесный элемент товарного знака содержит прямое указание на правообладателя данного обозначения. Таким образом, товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно какого-либо другого ансамбля. Исходя из перечня услуг, для которых был зарегистрирован товарный знак, словосочетание «красной армии» воспринимается современным российским потребителем как фантазийное обозначение: оно имеет конкретное смысловое значение, но не ассоциируется потребителем с современными Вооруженными Силами РФ или с какой-либо другой действующей армейской организацией.

3.3. Заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака

3.3.1. Если общество на основании лицензионного договора использует зарегистрированный на имя иного лица товарный знак, который включает фирменное наименование общества, акционер этого общества может признаваться лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака

Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 N 16133/11 по делу N А40-4717/11-67-39. Обстоятельства дела: обозначение «КиНовский» включает фирменное наименование завода. Между правообладателем данного товарного знака и заводом заключен лицензионный договор, в соответствии с которым последний осуществляет рекламу и продвижение на рынок товарного знака и уплачивает его правообладателю роялти. Председатель совета директоров завода-лицензиата и единственный участник правообладателя товарного знака состоят в родственных отношениях. Компания — акционер завода обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Роспатент признал компанию заинтересованным лицом и принял решение о недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку. Правообладатель товарного знака обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: расходы завода на продвижение товарного знака лицензиара и выплату лицензионного вознаграждения влекут уменьшение его акционерного капитала, включая уменьшение размера средств, за счет которых могут быть выплачены дивиденды акционерам завода, в результате чего нарушаются права и законные интересы завода и его акционеров. Регистрация товарного знака и последующее заключение лицензионного договора направлены на передачу правообладателю товарного знака нематериального актива завода в обход корпоративных процедур. Защитить интересы завода и его акционеров можно только путем обращения в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Примечание. Как показывает анализ судебной практики, положения законодательства о подаче возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не конкретизируют понятие «заинтересованное лицо» и не содержат ограничений по видам заинтересованности. В связи с этим заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 N 16133/11 по делу N А40-4717/11-67-39).

3.4. Признаки агента правообладателя товарного знака, зарегистрированного в стране Союза по охране промышленной собственности

3.4.1. Компания считается агентом правообладателя товарного знака, зарегистрированного в стране Союза по охране промышленной собственности, если на основании договора она обязана представлять патентообладателя по вопросам защиты его прав на изобретение, которое относится к области правовой охраны товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 23.04.2012 по делу N А40-66981/11-12-567. Обстоятельства дела: лицо, зарегистрировавшее в России товарный знак «TOPAS/ТОПАС», и обладатель исключительного права на сходный товарный знак, зарегистрированный ранее в Чехии, и на изобретение, относящееся к области правовой охраны товарного знака, заключили лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения. Договором предусмотрена обязанность лицензиата представлять патентообладателя по вопросам защиты его патентных прав. Роспатент удовлетворил возражение патентообладателя против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированное тем, что товарный знак был зарегистрирован в России агентом правообладателя без его разрешения. Бывший правообладатель товарного знака обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: правообладатель спорного товарного знака и владелец сходного товарного знака в одной из стран Союза по охране промышленной собственности были связаны определенными хозяйственными отношениями, что дает основания рассматривать первого из них в качестве агента лица, подавшего возражение. Поскольку правообладатель спорного товарного знака не получал разрешения на его регистрацию на территории России, такая регистрация противоречит законодательству. Аналогичный вывод содержит: Постановление ФАС Московского округа от 10.09.2010 N КА-А40/8976-10 по делу N А40-56183/08-93-235.

3.4.2. Производитель товаров не считается агентом их распространителя, если указанные лица являются независимыми правообладателями товарных знаков с одинаковым словесным элементом и в договоре между ними не установлено, что товары маркированы товарным знаком именно распространителя товаров

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2011 по делу N А40-25932/11-27-260. Обстоятельства дела: завод и иностранная компания являются независимыми правообладателями товарных знаков WOLF в России и США соответственно. Завод изготавливал и поставлял иностранной компании продукцию, маркированную обозначением WOLF. Роспатент отказал в удовлетворении возражения иностранной компании, мотивированного тем, что товарный знак был зарегистрирован в России агентом компании без ее разрешения. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: завод действовал в своих интересах, что исключает возможность признать его агентом или каким-либо иным представителем иностранной компании. Товарный знак был зарегистрировал заводом еще до возникновения договорных отношений между ним и иностранной компанией. Завод является изготовителем товара, осуществляющим его продажу, а иностранная компания — распространителем, реализующим продукцию завода на американском рынке. Контракт не содержит условий о том, что изделия, проданные иностранной компании, должны быть изготовлены и маркированы товарным знаком по ее заказу. Аналогичный вывод содержит: Постановление ФАС Московского округа от 12.12.2011 по делу N А40-25933/11-12-242.

3.5. Доказательства возможности смешения потребителями производителей товаров

3.5.1. Возможность смешения потребителями производителей товаров может подтверждаться результатами социологического опроса

Постановление ФАС Московского округа от 10.10.2012 по делу N А40-107151/11-5-804. Обстоятельства дела: по результатам рассмотрения возражений производителя вина под обозначением «Долина» Роспатент признал недействительной правовую охрану товарного знака «Русская долина», так как на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Долина» уже было известно среди российских потребителей в качестве наименования вина. Бывший правообладатель товарного знака обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Вывод и обоснование суда: при наличии подтвержденной известности лица, производящего вино под обозначением «Долина», оспариваемый товарный знак может ассоциироваться в сознании потребителя именно с этим лицом. Приобретая товары, маркируемые обозначением «Русская долина», потребитель может быть введен в заблуждение относительно их производителя. Производитель вина под обозначением «Долина» представил результаты социологического опроса, согласно которым 85,8% опрошенных не видят разницы между обозначениями «Долина» и «Русская долина», 62,2% — считают, что названные марки вина принадлежат одному производителю. Аналогичный вывод содержат: Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2012 по делу N А40-107148/11-12-822; Постановление ФАС Московского округа от 19.05.2011 N КА-А40/4318-11 по делу N А40-94520/10-12-601.

3.5.2. Социологический опрос не доказывает смешения потребителями производителей товаров, если для сравнения используются только словесные обозначения без учета графического и цветового элементов товарных знаков

Постановление ФАС Московского округа от 18.01.2013 по делу N А40-5976/12-26-50. Обстоятельства дела: роспатент не удовлетворил возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», основанное на сходстве до степени смешения спорного товарного знака и товарных знаков заявителя в отношении однородных товаров. Заявитель обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Доводы стороны: Заявитель указал на необходимость дать оценку результатам опроса общественного мнения, подготовленного ВЦИОМ. Вывод и обоснование суда: результаты определения мнения респондентов о принадлежности обозначений одному правообладателю не могут быть приняты, так как для сравнения использовались только словесные обозначения, т. е. не были учтены графическое и цветовое оформление товарных знаков.

3.5.3. Социологический опрос не доказывает смешения потребителями лиц, оказывающих услуги, если целевая группа респондентов признана несформированной и вопросы опроса касаются не товарного знака, а исключительно деятельности лиц, оказывающих услуги

Постановление ФАС Московского округа от 06.07.2012 по делу N А40-72316/11-26-533 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 29.10.2012 N ВАС-13776/12 по делу N А40-72316/11-26-533 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Роспатент отказал в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ВВ МВД РФ КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛА ЕЛИСЕЕВА». Заявитель обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. В качестве доказательства возможности введения потребителей в заблуждение представлен опрос общественного мнения, подготовленный ВЦИОМ. Вывод и обоснование суда: из заключения, составленного ВЦИОМ по итогам проведения социологического исследования, не усматривается, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. При проведении социологического исследования не была сформирована целевая группа респондентов. Оно было проведено без учета круга потребителей соответствующих услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. При этом большинство респондентов не могут быть отнесены к потребителям услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, — зрителям, посещающим концертные выступления. Вопросы социологического исследования касались не оспариваемого товарного знака, а исключительно деятельности ансамблей правообладателя товарного знака (наименование которого было указано неверно) и заявителя <*>. ——————————— <*> Данные выводы сделаны судом апелляционной инстанции и не опровергнуты вышестоящим судом.

——————————————————————

Название документа