Проблема навязанного обогащения в гражданском праве

(Федотов Д. В.) ("Российский юридический журнал", 2014, N 3) Текст документа

ПРОБЛЕМА НАВЯЗАННОГО ОБОГАЩЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Д. В. ФЕДОТОВ

Федотов Дмитрий Витальевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург).

Статья посвящена проблеме возврата имущества, полученного без правовых оснований против или помимо воли приобретателя. Используя английскую концепцию "приоритета платежей", автор доказывает, что такое имущество, как правило, не подлежит возврату. Автор описывает исключения из данного правила.

Ключевые слова: неосновательное обогащение, возврат имущества, воля.

The problem of imposed enrichment in civil law D. V. Fedotov

The article deals with a return of property illegally obtained besides or against the purchaser's will. Using the English concept "priority of payments", the author proves that such property is usually not refundable. The author describes the exceptions to this rule.

Key words: unjust enrichment, restitution of property, will.

Такое явление, как навязанное обогащение, встречается в гражданском обороте очень часто. Вот только некоторые примеры ситуаций навязанного обогащения, приводимые В. С. Гербутовым: "...2. Арендатор осуществил реконструкцию арендованного помещения, увеличившую его стоимость. После признания договора аренды недействительным вследствие того, что помещение было передано в аренду не его собственником, арендатор требует с собственника компенсации стоимости произведенных улучшений. Собственник возражает, ссылаясь на то, что с ним проведение реконструкции не согласовано. 3. Строительная компания по ошибке осуществляет расчистку чужого земельного участка для строительства. 4. Вследствие ошибочного представления о полученном заказе носильщик багажа несет чемодан не знающего об этом путешественника из отеля на вокзал и требует от путешественника вознаграждения за оказанную услугу. Путешественник возражает, ссылаясь на то, что он всегда сам носит свой чемодан. 6. Долевой собственник осуществляет капитальный ремонт общего имущества, влекущий значительное увеличение его стоимости, вопреки воле других сособственников" <1>. -------------------------------- <1> Гербутов В. С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву // Вестн. гражданского права. 2011. N 2. С. 120 - 121.

К нормативным основам учения о навязанном обогащении следует отнести гл. 60 Гражданского кодекса РФ (обязательства вследствие неосновательного обогащения), гл. 50 Кодекса (действия в чужом интересе без поручения), а также в некоторых случаях иные нормы ГК РФ, например п. 2 ст. 229, посвященный расчетам при возврате имущества из чужого незаконного владения. Доктринальный анализ феномена навязанного обогащения практически не производился отечественными авторами. Из ученых, занимавшихся исследованием этой темы, подробно ее анализировали В. С. Гербутов и Д. А. Соболев, причем оба названных цивилиста заостряли внимание на разрешении соответствующих вопросов в зарубежных правопорядках, поэтому "немногочисленные мнения теоретиков по данному вопросу требуют дальнейшей проработки" <1>. -------------------------------- <1> Там же. С. 135.

Прежде всего следует определиться с понятием навязанного обогащения. Терминологически более правильно говорить о "навязанном неосновательном обогащении", однако термин "навязанное обогащение", используемый в немецкой юриспруденции <1>, уже успешно прижился в доктрине, поэтому в дальнейшем будет использоваться именно он. -------------------------------- <1> Гербутов В. С. Указ. соч. С. 121.

Традиционно выделяют два условия для возникновения неосновательного обогащения. "Во-первых, необходимо, чтобы одно лицо приобрело (сберегло) имущество за счет другого, т. е. чтобы увеличение или сохранение в прежнем размере имущества на одной стороне явилось результатом соответствующего его уменьшения на другой стороне. Во-вторых, нужно, чтобы приобретение (сбережение) имущества одним лицом за счет другого произошло при отсутствии к тому достаточных оснований, предусмотренных законом или сделкой" <1>. Такой подход полностью коррелирует с содержанием ст. 1102 Гражданского кодекса РФ: лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса. В случае с навязанным обогащением появляется еще и третье условие - обогащение должно произойти против или помимо воли приобретателя. Следует оговориться, что некоторые весьма специфические случаи отсутствия воли приобретателя, например при его неспособности понимать значение своих действий или руководить ими при получении обогащения, не входят в предмет настоящего исследования; последствия совершения сделок с таким лицом регламентируются положениями гражданского законодательства о недействительности сделок. -------------------------------- <1> Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 857 - 858.

Основным недостатком современного правового регулирования неосновательного обогащения применительно к навязанному обогащению является игнорирование воли обогатившегося при получении им неосновательного обогащения. Нормативно этот подход закреплен в п. 2 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, который гласит, что правила главы Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении применяются независимо от того, стало ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Любопытно, что если в гл. 60 Гражданского кодекса РФ, посвященной обязательствам из неосновательного обогащения, законодатель исходит из необходимости возврата неосновательного обогащения, игнорируя при этом наличие или отсутствие воли приобретателя на получение имущественной выгоды, то в гл. 50 Кодекса (действия в чужом интересе без поручения) он придерживается обратного подхода: согласно п. 1 ст. 983 действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц. Здесь следует оговориться, что в цивилистике принято разграничивать обязательства вследствие действий в чужом интересе без поручения и обязательства из неосновательного обогащения <1>, но представляется, что, если действия в чужом интересе привели к приобретению или сбережению имущества на стороне заинтересованного лица за счет гестора <2>, допустимо говорить о наличии навязанного обогащения на стороне первого. -------------------------------- <1> Обзор точек зрения и литературу см.: Свалова Н. А., Чорновол Е. П. Обязательства вследствие действий в чужом интересе без поручения в российском гражданском праве. Екатеринбург, 2009. С. 149 - 154. <2> Гестор (gestor) - в римском праве лицо, осуществляющее ведение чужих дел без поручения. См., например: Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб. для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 1996. С. 544.

Думается, что при анализе проблемы навязанного обогащения нужно обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, ценность приобретенного (сбереженного) имущества субъективна, его стоимость для обогатившегося совсем не обязательно равна рыночной цене полученных товаров, работ или услуг. Так, по мнению Д. В. Новака, если лицо по своей инициативе покрасило чужой автомобиль, то оно не имеет права на получение денежной компенсации, "если автомобиль до этого находился в хорошем состоянии и мотивом для его перекраски были только вкусовые предпочтения осуществившего ее лица. Но, видимо, спор нужно было бы разрешить по-другому в ситуации, когда автомобиль до покраски был исцарапан и с точки зрения разумности такая покраска требовалась, несмотря на уверения собственника о том, что он не стал бы ее осуществлять ни при каких условиях" <1>. Более того, полезность навязанных работ или услуг может быть и отрицательной. Например, ошибочный снос ветхой хозяйственной постройки может иметь как позитивное значение для ее собственника, если он и так планировал ее снести, понеся на это расходы, чтобы на ее месте построить дом, так и отрицательное, если постройка, несмотря на ее ветхость, планировалась к использованию по назначению и в дальнейшем. -------------------------------- <1> Новак Д. В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010. С. 227 - 228.

Применительно к приведенному примеру можно было бы возразить, что случаи, когда обогащение имеет для получившего его лица отрицательную ценность, чрезвычайно редки, на практике имущественная ценность полученного (при всей субъективности ее оценки для конкретного лица) очевидна, поэтому неосновательное обогащение или его стоимость подлежат возврату (возмещению). Однако следует учесть и второе неблагоприятное последствие игнорирования воли обогатившегося при получении им навязанного обогащения. В английской доктрине получило распространение понятие "приоритет платежей" (priority of payments). Его суть состоит в следующем: "Подрядчик по ошибке возвел сооружение не на земельном участке заказчика, а на соседнем земельном участке, собственник которого узнал о строительстве только после окончания работ. Собственник участка пользуется возведенной пристройкой, но может ли он считаться обогатившимся? факт пользования сооружением показывает, что оно имеет для получателя некоторую ценность, но вовсе не доказывает, что получатель хотел получить данную выгоду на возмездной основе. Получатель может заявить, что если бы у него была возможность выбора, он не стал бы приобретать данную выгоду, так как планировал осуществить расходы на другие цели, которые являются для него приоритетными (курсив мой. - Д. Ф.)" <1>. -------------------------------- <1> Соболев Д. А. Субъективная оценка как возражение против кондикционного иска // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. ст. Вып. 12 / Под ред. О. Ю. Шилохвоста. М., 2008. С. 265 - 266.

Последнее замечание представляется чрезвычайно важным. Разве справедливо, если лицо, вынужденное тратить большую часть своего заработка на дорогостоящее лечение, оплачивало бы навязанную ему работу или услугу? Конечно, данная работа или услуга вполне может быть для него полезной, но оно в условиях нехватки денег, обладая возможностью выбора, никогда бы не согласилось приобрести соответствующую работу или услугу, так как деньги нужны ему на более неотложные нужды. Важнейшими принципами современного гражданского права являются принципы свободы договора, приобретения гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. ст. 1, 421 Гражданского кодекса РФ) <1>. Руководствуясь указанными принципами, любое лицо самостоятельно решает, когда, с кем и на каких условиях ему вступать в правоотношения по поводу приобретения каких-либо имущественных благ. Игнорируя волю приобретателя при разрешении вопроса о взыскании неосновательного обогащения, отечественный законодатель де-факто нарушает эти принципы, вследствие чего любое лицо может быть принудительно вовлечено в квазидоговорные отношения, когда ему против или помимо его воли оказывается не нужная ему услуга или выполняется работа, а оно вынуждено выплатить стоимость данных услуг или работ (п. 2 ст. 1105 Гражданского кодекса РФ), причем стоимость последних будет определяться оценщиками, большая часть которых, по мнению А. А. Иванова, увы, продажна <2>. Как справедливо пишет немецкий юрист Б. С. Маркесинис (B. S. Markesinis) применительно к несанкционированным расходам в отношении чужой собственности, "если расходы привели к увеличению рыночной стоимости собственности, применение подхода объективной ценности при определении наличия обогащения не позволит отклонить кондикционное требование. Это приведет к навязыванию собственнику выгоды, которую он мог бы получить по договору и приведет к ущемлению его свободы заключения договора" <3>. -------------------------------- <1> Похожие мысли высказывал и В. С. Гербутов (Гербутов В. С. Указ. соч. С. 121 - 122). <2> См.: стенограмма выступления А. А. Иванова на конференции, посвященной способам защиты от неправомерного захвата корпоративного контроля, состоявшейся в сентябре 2005 г. в Высшем Арбитражном Суде РФ (Закон. 2006. N 7. С. 85). <3> Цит. по: Соболев Д. А. Указ. соч. С. 263.

Нужно заметить, что в англо-американской доктрине и судебной практике принцип свободы экономического выбора отстаивается очень последовательно: "Предоставление внедоговорной выгоды (unrequested benefit) может затрагивать свободу экономического выбора получателя выгоды... Свобода экономического выбора заключается в том, что индивид вправе самостоятельно определять, какое имущественное благо представляет для него ценность и какова для него степень ценности данного блага, а также право принимать самостоятельное решение о приобретении конкретного блага на возмездной основе или об отказе от такого приобретения", - так описывает Д. А. Соболев позицию английских исследователей <1>. Неукоснительное следование этому принципу в странах англосаксонской системы права демонстрирует случай из судебной практики (дело "Gindey v Shank", 1995 г.). Истец за 100 долл. купил сломанную лодку и потратил 806,25 долл. на ее ремонт и укрепление стекловолокном. Лодка оказалась краденой и была возвращена собственнику. Истец предъявил к собственнику иск о возмещении расходов на ремонт. Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав, что до ремонта лодка вообще не была пригодной к плаванию, значит, имущественная выгода ответчика неоспорима. Суд апелляционной инстанции решение отменил и отказал в иске, так как ответчик не запрашивал предоставление ему данной выгоды <2>. -------------------------------- <1> Там же. С. 258 - 259. <2> Там же. С. 271 - 272.

К вышесказанному следует добавить, что п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ в обновленной редакции гласит, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. С учетом данной нормы было бы логично не поощрять недобросовестное поведение лиц, которые навязывают свои товары, работы, услуги другим лицам помимо воли последних и получают за это возмещение в порядке кондикции, нарушая тем самым перечисленные ранее основные принципы гражданского права. Подытоживая наши рассуждения, в качестве базового вывода можно указать следующее: лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), по общему правилу не имеет права на возврат неосновательного обогащения, если имущество было приобретено или сбережено приобретателем против или помимо своей воли. Вместе с тем для достижения необходимого баланса интересов приобретателя и потерпевшего и исключения недобросовестного поведения самого приобретателя необходимо установить ряд исключений из данного общего правила. В частности, Д. А. Соболев на основе анализа доктрины и судебной практики государств англосаксонской системы права выделил следующие случаи удовлетворения кондикционного иска в ситуации с навязанным обогащением: "1. Обогащением во всех случаях является получение денежных средств, а также погашение потерпевшим денежного долга приобретателя. 2. Обогащением является получение приобретателем имущества, которое он может вернуть потерпевшему без повреждения имущества приобретателя, кроме случаев, когда выгода была навязана приобретателю. 3. В остальных случаях приобретатель считается обогатившимся, если: 1) приобретатель добровольно запрашивал у потерпевшего предоставление выгоды на возмездной основе; 2) действия приобретателя при принятии выгоды от потерпевшего свидетельствуют о том, что приобретатель знал о возмездном характере предоставления выгоды и имел разумную возможность отказаться от ее принятия" <1>. -------------------------------- <1> Соболев Д. А. Указ. соч. С. 285.

Учитывая приведенные тезисы, на наш взгляд, можно выделить следующие случаи, когда неосновательное обогащение, полученное против или помимо воли приобретателя, подлежит возврату. 1. Приобретатель в момент, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности приобретения или сбережения имущества, имел возможность вернуть полученное в натуре и не воспользовался такой возможностью в определенный законом срок. Представляется очевидным, что было бы несправедливо по отношению к потерпевшему не возвращать ему неосновательное обогащение, если приобретатель имел возможность вернуть имущественные блага и не сделал этого. Например, если строительные материалы были завезены по ошибке не на тот земельный участок и выгружены там без ведома собственника участка, то он, узнав о происшедшем и установив личность потерпевшего, обязан вернуть полученное. Если же он этого не сделает и использует материалы для своих нужд, то применяются правила о кондикции. Особо подчеркнем, речь должна идти именно о возможности вернуть имущество. Если же у приобретателя была возможность отказаться от принятия неосновательного обогащения и эта возможность не была использована, то обогащение нельзя считать навязанным, так как оно произошло по воле приобретателя; в таком случае действуют общие правила возврата неосновательного обогащения. Исключение здесь составляют ситуации, когда приобретатель в силу закона не может отказаться от принятия неосновательного обогащения. Например, в случае ошибочной заадресации груза по железной дороге приобретателю последний как грузополучатель, как правило, не имеет права не принять груз (ст. 36 Устава железнодорожного транспорта РФ <1>), но зато может его вернуть. -------------------------------- <1> Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 170.

Конечно же, описанные случаи характерны для неосновательного обогащения в виде получения вещей и не свойственны неосновательному обогащению в виде выполнения работ или оказания услуг. Срок на возврат неосновательно полученного следует исчислять с момента установления приобретателем личности потерпевшего, чтобы ему было ясно, кому производить возврат. Продолжительность указанного срока нужно четко прописать в законе. Также представляется логичным, чтобы расходы на возврат неосновательно полученного были отнесены на потерпевшего. 2. Потерпевший, действуя добросовестно, полагал, что его действия не приводят к неосновательному обогащению на стороне приобретателя. В начале работы уже приводился пример, когда арендатор осуществил реконструкцию арендованного помещения, увеличившую его стоимость, и впоследствии договор аренды признан недействительным вследствие того, что помещение было передано в аренду лицом, не являвшимся его собственником. Если при этом арендатор исходя из обстоятельств дела не знал и не должен был знать об отсутствии у арендодателя права на заключение договора, а проведение реконструкции помещения было согласовано с арендодателем в установленном законом порядке, то стоимость произведенных улучшений должна быть возмещена арендатору собственником. Конечно, в приведенной ситуации трудно решить, чью сторону принять, особенно если собственник лишился помещения незаконно. В связи с этим нельзя не вспомнить непрекращающуюся полемику о том, чьи интересы заслуживают предпочтения при истребовании имущества из чужого незаконного владения: собственника или добросовестного приобретателя <1>. В нашем случае представляется, что в приоритетной защите нуждается все-таки потерпевший, ведь он, безусловно, утрачивает некоторые имущественные блага, а приобретатель все-таки получает определенные ценности, пусть даже и помимо его воли и, может быть, не очень ему нужные (случаи, когда получение таких благ имеет для приобретателя отрицательную ценность, как уже отмечалось, носят исключительный и крайне нетипичный характер). -------------------------------- <1> Обзор точек зрения и литературу см.: Черепахин Б. Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя (по изд. 1947 г.) // Антология уральской цивилистики. 1925 - 1989: Сб. ст. М., 2001. С. 254 - 284.

3. Обогащение происходит в виде получения потерпевшим денег, например вследствие ошибочного платежа. Деньги являются универсальным средством обмена, обладают самой высокой степенью ликвидности. Возврат неосновательно полученных денег не ухудшит положение приобретателя по сравнению с тем, каким оно было до получения неосновательного обогащения (за исключением временных и финансовых расходов на возврат неосновательно полученных денег, но их вряд ли можно считать существенными), поэтому в рассматриваемом случае кондикционный иск должен подлежать удовлетворению. 4. Исполнение за приобретателя его обязательства без поручения. Как справедливо отмечает Д. А. Соболев, "наличие у ответчика (приобретателя. - Д. Ф.) обязанности позволяет сделать вывод о том, что он произвел бы указанные расходы в любом случае, поэтому предоставление внедоговорной выгоды не влияет на его свободу выбора" <1>. В проекте федерального закона от 27 апреля 2012 г. N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской федерации" <2> предлагается установить в ст. 313 ГК РФ следующие правила: если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа отношений должника и третьего лица, третье лицо, имеющее законный интерес в исполнении должником денежного обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, может исполнить это обязательство кредитору без согласия должника. В таком случае к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству. -------------------------------- <1> Соболев Д. А. Указ. соч. С. 274. <2> Проект N 47538-6 Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской федерации" // СПС "КонсультантПлюс". Официально не опубликован.

Право третьего лица в отсутствие возложения на него соответствующей обязанности исполнить обязательство за должника зачастую вызывает возражения. Так, по мнению В. М. Пашина, кредитор обязан проверять наличие возложения должником исполнения своего обязательства и в случае отсутствия такового не имеет права принимать исполненное третьим лицом, иначе могут быть нарушены интересы должника <1>. Безусловно, законодатель должен стремиться к тому, чтобы вследствие исполнения обязательства за должника третьим лицом без возложения на него соответствующей обязанности положение должника не ухудшилось. Если бы исполнившее чужую обязанность третье лицо имело против должника кондикционный иск, это в некоторых случаях могло бы ухудшить положение должника, например когда третье лицо исполняет задавненное обязательство, после чего должник лишается права ссылаться на пропуск срока исковой давности (ведь у него уже новое обязательство). Другой пример: третье лицо уплатило за должника неустойку. Между тем размер неустойки был явно завышен, должник рассчитывал на его снижение по ст. 333 Гражданского кодекса РФ. Имеет ли он право ссылаться на данное обстоятельство в случае предъявления к нему кондикционного иска со стороны третьего лица? Спорный вопрос. Поэтому представляется, что переход в таком случае к третьему лицу права требования в том объеме и на тех условиях, которые существовали до перехода права, является более удачным решением, нежели предоставление третьему лицу права на предъявление иска из неосновательного обогащения, так как должник в первом случае сможет предъявить новому кредитору те возражения, которые он имел против старого кредитора согласно ст. 386 Кодекса (строго говоря, вести речь о переходе права здесь не вполне корректно, ведь первоначальное обязательство прекращено исполнением третьего лица, следовательно, у данного лица к должнику возникает новое обязательство, а не переходит старое. Однако отечественный законодатель позволяет себе говорить о цессии в аналогичном случае с переходом к поручителю, исполнившему обязательство должника, права требования, принадлежавшего кредитору. Поэтому думается, что и в рассматриваемой ситуации допустимо использовать термин "переход права"). Правда, при этом возможна ситуация, при которой должник лишается определенных преимуществ, обусловленных личными доверительными отношениями со старым кредитором (возможность рассрочки исполнения по соглашению сторон и т. п.), но равным образом такие отношения могут у него быть и с новым кредитором, поэтому в целом вряд ли интересы должника будут ущемлены. -------------------------------- <1> Пашин В. М. Проблема реформирования института исполнения обязательства третьим лицом // Вестн. ВАС РФ. 2010. N 10. С. 36 - 38.

Вызывает определенные нарекания лишь формулировка закона о том, что третье лицо, исполняющее обязательство за должника без возложения, должно иметь "законный интерес в исполнении должником денежного обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности", и оговорка о том, что иное может быть установлено договором. Как справедливо указывает В. М. Пашин, "понятие "интерес" (в том числе "законный интерес") настолько многозначное, что различия в его толковании неизбежны" <1>. Кроме того, недостаточно обоснованными представляются содержащиеся в тексте нормы оговорки про денежные обязательства, связанные с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, так как непонятна подобная избирательность законодателя, и про право сторон договора предусмотреть иное, поскольку третье лицо может не знать о соответствующих ограничениях, вследствие чего попадает в невыгодное положение. Представляется, что третьему лицу всегда должно быть предоставлено право исполнить за должника обязательство последнего, за исключением разве что обязательств, которые по своему характеру могут быть исполнены только лично, или если иное предусмотрено законом. -------------------------------- <1> Пашин В. М. Указ. соч. С. 37.

5. Иные установленные законом случаи. Примером такого случая может послужить п. 2 ст. 229 Гражданского кодекса РФ: при возврате имущества из чужого незаконного владения владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь, вправе требовать от собственника возмещения произведенных необходимых затрат на вещь с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от вещи.

Список литературы

Гербутов В. С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву // Вестн. гражданского права. 2011. N 2. Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб. для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 1996. Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. Новак Д. В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010. Пашин В. М. Проблема реформирования института исполнения обязательства третьим лицом // Вестн. ВАС РФ. 2010. N 10. Проект N 47538-6 Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс". Свалова Н. А., Чорновол Е. П. Обязательства вследствие действий в чужом интересе без поручения в российском гражданском праве. Екатеринбург, 2009. Соболев Д. А. Субъективная оценка как возражение против кондикционного иска // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. ст. / Под ред. О. Ю. Шилохвоста. М., 2008. Вып. 12. Стенограмма выступления А. А. Иванова на конференции, посвященной способам защиты от неправомерного захвата корпоративного контроля, состоявшейся в сентябре 2005 г. в Высшем Арбитражном Суде РФ // Закон. 2006. N 7. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 170. Черепахин Б. Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя (по изд. 1947 г.) // Антология уральской цивилистики. 1925 - 1989: Сб. ст. М., 2001.

References

Cherepahin B. B. Juridicheskaja priroda i obosnovanie priobretenija prava sobstvennosti ot neupravomochennogo otchuzhdatelja (po izd. 1947 g.) // Antologija ural'skoj civilistiki. 1925 - 1989: Sb. st. M., 2001. Dozhdev D. V. Rimskoe chastnoe pravo: Ucheb. dlja vuzov / Pod red. V. S. Nersesjanca. M., 1996. Gerbutov V. S. Navjazannoe obogashhenie. K ucheniju ob obogashhenii po rossijskomu pravu // Vestn. grazhdanskogo prava. 2011. N 2. Ioffe O. S. Objazatel'stvennoe pravo. M., 1975. Novak D. V. Neosnovatel'noe obogashhenie v grazhdanskom prave. M., 2010. Pashin V. M. Problema reformirovanija instituta ispolnenija objazatel'stva tret'im licom // Vestn. VAS RF. 2010. N 10. Proekt N 47538-6 Federal'nogo zakona o vnesenii izmenenij v chasti pervuju, vtoruju, tret'ju i chetvertuju Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii, a takzhe v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii // SPS "Konsul'tantPljus". Sobolev D. A. Sub"ektivnaja ocenka kak vozrazhenie protiv kondikcionnogo iska // Aktual'nye problemy grazhdanskogo prava: Sb. st. Vyp. 12 / Pod red. O. Ju. Shilohvosta. M., 2008. Stenogramma vystuplenija A. A. Ivanova na konferencii, posvjashhennoj sposobam zashhity ot nepravomernogo zahvata korporativnogo kontrolja, sostojavshejsja v sentjabre 2005 g. v Vysshem Arbitrazhnom Sude RF // Zakon. 2006. N 7. Svalova N. A., Chornovol E. P. Objazatel'stva vsledstvie dejstvij v chuzhom interese bez poruchenija v rossijskom grazhdanskom prave. Ekaterinburg, 2009. Federal'nyj zakon ot 10 janvarja 2003 g. N 18-FZ "Ustav zheleznodorozhnogo transporta Rossijskoj Federacii" // SZ RF. 2003. N 2. St. 170.

------------------------------------------------------------------

Название документа "Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Исполнение лицензионного договора" (Подъяпольский В. В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014) Текст документа

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 9 июня 2014 года

В. В. ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Лицензионный договор (лицензия) - сделка между обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (лицензиаром) и иным лицом (лицензиатом), в рамках которой последнему предоставляется право использования такого результата или средства определенными в договоре способами (ст. ст. 1232, 1235 ГК РФ). Отчет об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации - сведения об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, по общему правилу представляемые лицензиатом лицензиару по установленной сторонами форме или в виде отдельных документов, определенных в договоре (п. 1 ст. 1237 ГК РФ, решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2011 по делу N А40-42709/11-51-366, решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2010 по делу N А40-29558/10-110-228). Лицензионное вознаграждение - плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, п. 13.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). Пределы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации - предусмотренные в договоре права, способы, территория, срок использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, исключительно в рамках которых лицензиат может использовать такой результат или средство (п. 1 ст. 1235, п. 3 ст. 1237 ГК РФ).

2. ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Об условиях лицензионного договора, которые могут являться пределами использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: - п. 1 ст. 1233, п. п. 1, 3, 4 ст. 1235, п. п. 1, 3 ст. 1237, п. 2 ст. 1238 ГК РФ. Об ответственности за использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, предоставленных по лицензионному договору: - п. 3 ст. 1237 ГК РФ; - п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Об одностороннем отказе от лицензионного договора: - п. 3 ст. 450, п. 4 ст. 1237 ГК РФ; - п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". О взыскании вознаграждения, в случае если лицензиат не использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации: - п. 13.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

3. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Непредставление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации

3.1.1. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не может признаваться неправомерным на том основании, что лицензиат не представил отчет о его использовании

Постановление ФАС Московского округа от 25.11.2010 N КГ-А40/12989-10 по делу N А40-18624/10-51-122 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17168/10 по делу N А40-18624/10-51-122 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Общество-правообладатель и компания заключили лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с компании компенсацию за неправомерное использование программы. Доводы стороны: Общество сослалось на то, что компания не представила отчет об использовании результата интеллектуальной деятельности. Вывод и обоснование суда: Непредставление компанией (лицензиатом) отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности не может рассматриваться как основание для признания неправомерным использования такого результата.

3.2. Действия лицензиара, которые не способны затруднить осуществление лицензиатом своих прав

3.2.1. Обращение лицензиара в суд за защитой исключительных прав на средство индивидуализации, нарушенных третьим лицом, не способно затруднить лицензиату осуществление полученного на основании исключительной лицензии права использования такого средства

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27.11.2012 по делу N А33-2438/2012. Обстоятельства дела: Компания обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с общества компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "Крош". Доводы стороны: По мнению общества, компания является ненадлежащим истцом, так как она предоставила организации право использования товарного знака на основании исключительной лицензии, по которой предъявлять иски, связанные с использованием товарного знака, вправе только организация. Вывод и обоснование суда: Обращение компании в арбитражный суд с иском о незаконном использовании товарного знака обществом, не способно затруднить организации осуществление предоставленных ей по лицензионному договору прав, в том числе права предъявить иск нарушителю исключительного права на товарный знак. Компания является надлежащим истцом и вправе обратиться в суд с иском о взыскании компенсации.

3.3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации до регистрации лицензионного договора

3.3.1. Если лицензиат использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в период с момента, указанного в договоре, до момента его регистрации, нормы о неосновательном обогащении не применяются

Постановление ФАС Уральского округа от 20.08.2012 N Ф09-7056/12 по делу N А07-22785/2011. Обстоятельства дела: Общество и завод заключили несколько лицензионных договоров о предоставлении права использования товарных знаков. Роспатент зарегистрировал лицензионные договоры позднее указанной в договоре даты начала использования товарных знаков. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с завода неосновательное обогащение. Доводы стороны: По мнению общества, у завода возникло неосновательное обогащение вследствие фактического использования товарных знаков в период с даты, обозначенной в договорах как момент начала использования товарных знаков, до государственной регистрации указанных договоров. Вывод и обоснование суда: Поскольку законодательством установлена ответственность за использование товарных знаков в отсутствие лицензионного договора, в рассматриваемом случае не могут быть применены нормы о неосновательном обогащении.

3.4. Односторонний отказ от лицензионного договора о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации

3.4.1. Положения о том, что лицензиар имеет право на односторонний отказ от договора, если лицензиат не уплатил в установленный срок вознаграждение за предоставление права использования произведения либо объекта смежных прав, не применяются по аналогии к договорам о предоставлении права использования товарных знаков

Постановление ФАС Московского округа от 24.09.2012 по делу N А40-90880/11-110-751. Обстоятельства дела: Компания и общество заключили сублицензионный договор о предоставлении обществу права использования товарных знаков. Договор был зарегистрирован. По его условиям компания была вправе в любое время отказаться от исполнения договора. Для этого она должна была направить обществу соответствующее уведомление, а в Роспатент - заявление о расторжении договора. После того как компания направила обществу уведомление о расторжении договора, Роспатент на основании заявления компании принял решение о государственной регистрации расторжения договора в одностороннем порядке. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать действия Роспатента незаконными. Вывод и обоснование суда: По условиям договора компания вправе в любое время отказаться от его исполнения. Компания представила в Роспатент все документы, необходимые для государственной регистрации расторжения в одностороннем порядке лицензионного договора. Отсутствие задолженности по уплате лицензионного вознаграждения в рамках договора, предметом которого является предоставление права использования товарного знака, не ограничивает права лицензиара на односторонний отказ от исполнения договора.

------------------------------------------------------------------

Название документа "Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Подтверждение использования товарного знака при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны" (Гладкая Е. И.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014) Текст документа

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 9 июня 2014 года

Е. И. ГЛАДКАЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Использование товарного знака - размещение товарного знака для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых он зарегистрирован, правообладателем, лицензиатом или лицом, использующим товарный знак под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ). Срок действия исключительного права на товарный знак - период, составляющий десять лет со дня подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) заявки на государственную регистрацию товарного знака. Данный срок может быть продлен на десять лет неограниченное число раз по заявлению правообладателя при условии уплаты пошлины (ст. 1491 ГК РФ). Прекращение правовой охраны товарного знака - прекращение действия исключительного права на товарный знак вследствие аннулирования свидетельства о товарном знаке и записи в Государственном реестре товарных знаков (ст. ст. 1486, 1513 ГК РФ).

2. ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

2.1. Нормы и разъяснения об условиях досрочного прекращения правовой охраны товарного знака

О возможности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака: - ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994); - ст. 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883); - ст. 1486 ГК РФ. О сроке неиспользования товарного знака, признаваемом достаточным для принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака: - ст. 1486 ГК РФ; - п. 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

2.2. Нормы об использовании товарного знака

О действиях, признаваемых использованием товарного знака: - ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994); - ст. 1486 ГК РФ.

2.3. Нормы о факторах, препятствующих прекращению правовой охраны товарного знака

Об использовании товарного знака, отдельные элементы которого изменены без ущерба для его различительной способности: - ст. 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883); - п. 2 ст. 1486 ГК РФ. О неиспользовании товарного знака по независящим от правообладателя причинам: - ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994); - п. 3 ст. 1486 ГК РФ.

3. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Доказательства использования товарного знака, связанные с введением товара в гражданский оборот

3.1.1. Договор поставки товара, товарно-транспортные накладные, справка об объемах производства, кассовый чек, фотографии образцов товара, дипломы выставок, а также патент на промышленный образец подтверждают использование товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 20.05.2013 по делу N А40-61505/12-12-278. Обстоятельства дела: Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА" в связи с тем, что компания не использовала его в течение трех лет. Компания представила документы, свидетельствующие о введении в гражданский оборот товаров, маркированных спорным товарным знаком. Вывод суда: Установлено, что правообладатель оспариваемого товарного знака использовал его в течение трех лет, предшествовавших подаче иска. В подтверждение компания представила патент на промышленный образец (этикетку с нанесенным обозначением "Национальная валюта"), договоры поставки товара, товарно-транспортные накладные, справку об объемах производства, кассовый чек, фотографии образцов товара, дипломы выставок. Примечание: Если в документах, представленных в подтверждение использования товарного знака, нет сведений о времени производства товаров и конкретных данных о реализации продукции или отсутствуют сведения о том, что товары были введены в гражданский оборот, использование товарного знака может считаться недоказанным (см. п. п. 3.4.4 и 3.4.5 данного материала).

3.1.2. Лицензионный договор между прежним правообладателем товарного знака и производителем, сведения о продажах товаров, образцы товара с товарным знаком, регистрационное удостоверение на товары подтверждают использование товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 27.03.2013 по делу N А40-77342/12-12-351 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 31.05.2013 N ВАС-6352/13 по делу N А40-77342/12-12-351 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Компания менее трех лет является правообладателем товарных знаков Reflex и "Рефлекс" на основании договора об отчуждении исключительного права. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны названных товарных знаков в связи с тем, что компания их не использовала в течение трех лет. Компания представила документы, свидетельствующие о введении в гражданский оборот товаров, маркированных спорным товарным знаком. Вывод суда: Достаточными доказательствами использования товарного знака являются лицензионный договор между прежним правообладателем товарного знака и производителем товаров, зарегистрированный в Роспатенте, сведения о приобретении компанией товаров, о продажах товаров, осуществленных компанией с момента перехода к ней права на товарный знак, копии накладных, подтверждающих эти продажи, образцы товара, маркированного товарным знаком, регистрационное удостоверение на товары. Примечание: Если лицензионный договор не зарегистрирован в период, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака, действия лицензиата по исполнению данного договора нельзя признать надлежащим использованием товарного знака (см. п. 3.4.6 данного материала).

3.2. Доказательства использования товарного знака, связанные с введением товара в гражданский оборот, в совокупности с доказательствами администрирования доменного имени, сходного с товарным знаком

3.2.1. Договор о производстве продукции, договор поставки, накладные, платежные поручения в совокупности с фактом администрирования доменного имени, сходного с товарным знаком, подтверждают использование товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 18.04.2013 по делу N А40-96582/12-15-150. Обстоятельства дела: Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ФОРСАЖ/FORSAGE" в связи с тем, что компания его не использовала в течение трех лет. Компания представила доказательства введения товаров в оборот и администрирования доменного имени forsage. su. Вывод суда: Договор о производстве продукции между правообладателем товарного знака, владеющим станками для производства мототехники и патентом на мототехнику, и юридическим лицом, у которого есть производственные площади, штат специалистов, занимающихся производством мототехники и технические возможности изготовить мототехнику по заказу; договор поставки, накладные, платежные поручения, а также факт администрирования доменного имени, сходного с товарным знаком, подтверждают использование товарного знака.

3.2.2. Нанесение товарного знака на этикетки, документы и вывеску в совокупности с фактом администрирования доменного имени, сходного с товарным знаком, подтверждает использование товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 22.03.2013 по делу N А40-50055/12-12-223 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 08.07.2013 N ВАС-8838/13 по делу N А40-50055/12 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" в связи с тем, что индивидуальный предприниматель не использовал его в течение трех лет. Индивидуальный предприниматель представил свидетельства введения товаров в оборот (этикетки, товарные накладные, вывеска магазина с нанесенным на них товарным знаком) и администрирования доменного имени goldfish. ru. Вывод суда: Указание товарного знака на этикетках, в товарных накладных, на вывеске магазина, а также администрирование сходного с ним доменного имени свидетельствуют об использовании товарного знака.

3.2.3. Сертификаты соответствия, договор поставки, товарно-транспортная накладная, интернет-акция по продвижению товара в совокупности с фактом администрирования доменного имени, сходного с товарным знаком, подтверждают использование товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 04.04.2013 по делу N А40-73815/12-26-623 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 11.07.2013 N ВАС-9340/13 по делу N А40-73815/12 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Shikhan и "ШИХАН", так как компания не использовала их в течение трех лет. Компания сослалась на то, что товар производился на мощностях двух ее филиалов в России, представила доказательства введения в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком, в том числе сведения о проведении интернет-акции на сайте под доменным именем shikhan. ru, принадлежащим учредителю компании. Вывод суда: Сертификаты соответствия, договор поставки, товарно-транспортная накладная к договору, факт администрирования учредителем компании доменного имени, сходного с товарным знаком, и проведение интернет-акции по продвижению товара подтверждают использование товарного знака.

3.3. Доказательства использования товарного знака, связанные с введением товара в гражданский оборот, в совокупности с доказательствами других обстоятельств

3.3.1. Лицензия на производство, хранение и поставку спиртных напитков в совокупности с доказательствами введения их в гражданский оборот подтверждает использование товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 29.11.2012 по делу N А40-23052/12-19-207. Обстоятельства дела: Товарный знак "Вечерний Волгоград" зарегистрирован в отношении алкогольной продукции. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку компания его не использовала в течение трех лет. Компания представила свидетельства того, что у нее есть соответствующие производственные возможности, осуществлена подготовка к производству товаров, маркированных товарным знаком, и указанные товары введены в оборот. Вывод суда: Использование товарного знака подтверждено. Компания оформила документы для введения в гражданский оборот товара (санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, сертификат соответствия, экспертное заключение о соответствии новых видов продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства, применения (использования) и реализации, протокол лабораторных испытаний). Кроме того, для осуществления штрихкодирования она вступила в члены ассоциации автоматической идентификации, заключила договор о проведении оценки товарных знаков с целью получения кредита для развития алкогольного бизнеса. Лицензиаты, с которыми компания заключила договоры, имеют лицензию на производство, хранение и поставку спиртных напитков, а также сертификаты соответствия ГОСТ и другие документы, необходимые для выпуска продукции.

3.3.2. Наличие производственных возможностей для изготовления товаров в совокупности с доказательствами их введения в гражданский оборот подтверждает использование товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2013 по делу N А40-90140/11-26-675. Обстоятельства дела: Роспатент отказал обществу в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака VITEX на основании того, что он не использовался в течение трех лет. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. Правообладатель товарного знака в подтверждение его использования представил свидетельства введения товаров в оборот и наличия производственных возможностей. Вывод суда: Наличие у правообладателя производственных возможностей для изготовления товаров, изготовление продукции как непосредственно самим правообладателем, так и по его заказу иными организациями, обладающими производственными мощностями, маркировка товаров товарным знаком и реализация товаров по договорам поставки правообладателем или по его поручению подтверждают использование товарного знака.

3.4. Ситуации, в которых использование товарного знака не доказано

3.4.1. Если в перечне, который содержится в свидетельстве о регистрации товарного знака, вид фактически произведенных товаров не поименован, маркировка таких товаров товарным знаком не доказывает его использования

Постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 N 8817/11 по делу N А40-103027/10-12-654. Обстоятельства дела: Роспатент удовлетворил заявление компании о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ" на основании того, что общество его не использовало в течение трех лет. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. Оно представило доказательства производства и реализации продукции и введения ее в гражданский оборот. Доводы стороны: Компания сослалась на то, что товар, производимый под контролем общества, не указан в приведенном в свидетельстве о регистрации товарного знака перечне товаров, в отношении которых товарному знаку предоставлена охрана, в то время как общество не обращалось в Роспатент с заявлением о дополнении указанного перечня. Вывод и обоснование суда: Действие товарного знака прекращено. Товар, фактически производимый под контролем общества, не поименован в перечне товаров, приведенном в свидетельстве о регистрации товарного знака. Поскольку он является самостоятельным видом продукции, нельзя отнести его к указанным в свидетельстве позициям товаров, вследствие чего использование товарного знака считается недоказанным. Аналогичный вывод содержат: Постановление ФАС Московского округа от 15.11.2012 по делу N А40-9396/11-110-75; Постановление ФАС Московского округа от 04.07.2011 N КА-А40/6596-11-2 по делу N А40-97870/10-110-838.

3.4.2. Если деятельность правообладателя направлена на удовлетворение его потребностей (продажу собственных товаров, маркированных товарным знаком), использование товарного знака в отношении услуг не считается доказанным

Постановление ФАС Московского округа от 27.05.2010 N КА-А40/5192-10 по делу N А40-78292/09-110-429. Обстоятельства дела: Общество зарегистрировало товарный знак "Е" в отношении услуг. Роспатент удовлетворил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с тем, что его использование не доказано. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. В подтверждение использования товарного знака общество представило заключенные с различными лицами договоры купли-продажи пакетов с изображенным на них товарным знаком. Вывод и обоснование суда: Продажа пакетов типа "майка" с изображенным на них товарным знаком, как деятельность, направленная на удовлетворение потребностей общества (продажу собственных товаров), не может считаться услугой, а следовательно, не является использованием товарного знака. В соответствии с законодательством товарный знак должен отличать товары одних юридических (физических) лиц от однородных товаров других юридических (физических) лиц. Введение товара, маркированного товарным знаком, в гражданский оборот является обязательным признаком его использования.

3.4.3. Если отсутствует лицензия, необходимая для производства товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и нет доказательств производства таких товаров, использование товарного знака считается недоказанным

Постановление ФАС Московского округа от 27.09.2011 по делу N А40-104693/10-19-915 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 22.12.2011 N ВАС-15990/11 по делу N А40-104693/10-19-915 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Товарный знак "Московский" зарегистрирован в отношении алкогольной продукции. Роспатент удовлетворил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с тем, что предприятие не доказало его использования. Предприятие обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. В подтверждение использования товарного знака в спорный период оно представило договоры с лицензиатами и доказательства того, что товар производился. Суд установил, что при маркировке продукции использовался существенно измененный товарный знак. Вывод и обоснование суда: Ни у правообладателя, ни у лицензиата нет специальной правоспособности (лицензии), наличие которой в силу законодательства является обязательным условием осуществления деятельности, связанной с производством и оборотом алкогольной продукции. Отсутствие лицензии исключает возможность законного использования указанными лицами обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в отношении алкогольной продукции. Доказательства того, что правообладатель, лицензиат или сублицензиат производили продукцию под зарегистрированным товарным знаком, отсутствуют. Использование товарного знака не считается доказанным. Аналогичный вывод содержат: Постановление ФАС Московского округа от 04.10.2011 по делу N А40-104695/10-19-916; Постановление ФАС Московского округа от 29.09.2011 по делу N А40-104689/10-26-877.

3.4.4. Если в документах, подтверждающих использование товарного знака, отсутствуют сведения о времени производства товаров и конкретные доказательства реализации продукции, использование товарного знака не считается доказанным

Постановление ФАС Московского округа от 13.05.2013 по делу N А40-65329/12-12-299 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 09.07.2013 N ВАС-8763/13 по делу N А40-65329/2012 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака pale opal в связи с тем, что иностранная компания его не использовала в течение трех лет. Иностранная компания представила документы, подтверждающие использование товарного знака. Доводы сторон: Общество сослалось на то, что оно намерено начать производство и реализацию товаров, подготовка к выпуску которых завершена, и подало заявки на регистрацию комбинированных товарных знаков. Иностранная компания указала, что общество не может выступать производителем однородных товаров, поскольку у него отсутствует лицензия. Вывод суда: Иностранная компания не подтвердила использование товарного знака. Представленные образец упаковки, рекламные материалы и распечатки с сайтов не содержат сведений о времени изготовления (производства). Справка о поставках в страны Евросоюза, другие европейские страны, включая Россию, не подтверждена конкретными доказательствами реализации продукции на территории РФ в рассматриваемый период (договоры, ТТН, ГТД, сведения от таможенных органов о введении продукции в гражданский оборот и т. д.) <*>. -------------------------------- <*> Данный вывод сделан судом первой инстанции и не опровергнут судами вышестоящих инстанций.

3.4.5. Если отсутствуют доказательства того, что товары были введены в гражданский оборот, использование товарного знака не считается доказанным

Постановление ФАС Московского округа от 19.04.2013 по делу N А40-8334/12-51-75 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 13.08.2013 N ВАС-10358/13 по делу N А40-8334/12-51-75 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Роспатент удовлетворил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака FIREFOX, так как не доказано, что общество его использовало. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. В доказательство того, что товарный знак использовался, общество представило информацию с интернет-сайтов. Вывод и обоснование суда: Если действия лица непосредственно не связаны с введением товара в гражданский оборот, они не могут быть признаны надлежащим использованием товарного знака. На сайте, доменное имя которого созвучно товарному знаку, и на сайте, доменное имя которого созвучно фирменному наименованию, отсутствуют сведения о том, что товары были введены в гражданский оборот в рассматриваемый период.

3.4.6. Если в период, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака, лицензионный договор о предоставлении права его использования не был зарегистрирован, использование товарного знака не считается доказанным

Постановление ФАС Московского округа от 07.07.2011 N КА-А40/6709-11 по делу N А40-102665/10-15-871 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 03.10.2011 N ВАС-12393/11 по делу N 40-102665/10-15-871 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Роспатент удовлетворил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ", так как не было доказано, что общество его использовало. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. Общество представило копии лицензионного и сублицензионного договоров. Указанные договоры зарегистрированы Роспатентом позднее периода, в течение которого необходимо было доказать использование товарного знака. Вывод и обоснование суда: Лицензионные договоры не признаны в качестве надлежащих доказательств использования товарного знака, так как зарегистрированы за пределами рассматриваемого периода. Поскольку лицензионный и сублицензионный договоры не были зарегистрированы в период, в течение которого общество должно было подтвердить использование товарного знака, действия лицензиата по исполнению данных договоров нельзя признать надлежащим использованием товарного знака.

3.5. Ситуации, в которых товарный знак не использовался по независящим от лица обстоятельствам

3.5.1. Запрет уполномоченного государственного органа на ввоз в Россию и реализацию на ее территории продукции, происходящей из иностранного государства, подтверждает, что товарные знаки не использовались по независящим от правообладателя обстоятельствам

Постановление ФАС Московского округа от 23.04.2013 по делу N А40-85638/12-15-66. Обстоятельства дела: Товарные знаки "ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА" и OLD KOLKHETI были зарегистрированы компанией для использования на территории России при обороте алкогольной продукции, производимой на территории Республики Грузия. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку компания не использовала их в течение трех лет. Доводы стороны: Компания сослалась на то, что не использовала товарные знаки по независящим от нее причинам - в связи с действовавшим запретом на ввоз в Россию и реализацию на ее территории вин и виноматериалов, происходящих из Республики Грузия. Вывод и обоснование суда: Компания не использовала товарные знаки по независящим от нее причинам, так как была вынуждена приостановить ввоз и реализацию продукции, маркированной товарными знаками. Роспотребнадзор отозвал санитарно-эпидемиологические заключения на винодельческую продукцию и виноматериалы из Республики Грузия, а также приостановил ввоз на территорию РФ и реализацию в ней иной продукции. ФТС России приостановила выпуск на территорию РФ изготовленных на территории Республики Грузия вин и виноматериалов.

3.5.2. Закупка дорогого оборудования, непредвиденный перенос на более поздний срок ввода его в эксплуатацию в период подготовки к производству свидетельствуют о том, что товарные знаки не использовались по независящим от правообладателя причинам

Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2012 по делу N А40-60984/11-5-377. Обстоятельства дела: Роспатент принял решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ШАРМ", так как не доказано, что общество его использовало. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. Общество сослалось на то, что не использовало товарный знак в связи с подготовкой технологического процесса производства товара. Вывод и обоснование суда: Правообладатель не использовал товарный знак по независящим от него причинам <*>. Контракты и платежные документы свидетельствуют о том, что общество закупило оборудование, необходимое для выпуска товара. Приобретение оборудования потребовало значительных финансовых затрат и было сопряжено с непредвиденным переносом на более поздний срок ввода оборудования в эксплуатацию. -------------------------------- <*> Данный вывод сделан судом апелляционной инстанции и не опровергнут судом кассационной инстанции.

3.6. Обстоятельства, не являющиеся независящими от правообладателя товарного знака

3.6.1. Если договор находится на регистрации в Роспатенте, это не свидетельствует о том, что правообладатель не может использовать товарный знак до фактической регистрации договора по независящим от него обстоятельствам

Постановление ФАС Московского округа от 11.07.2005 N КА-А40/6034-05 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 24.03.2008 N 3567/08 по делу N А40-5155/03-84-64 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Иностранная компания заключила и направила на регистрацию в Роспатент договор об уступке товарного знака AKAI. Позднее Роспатент принял решение о прекращении правовой охраны данного товарного знака, так как не было доказано, что иностранная компания его использовала. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. Доводы стороны: Иностранная компания ссылалась на то, что не использовала товарный знак по независящим от нее причинам - вследствие ожидания регистрации договора в Роспатенте. Вывод и обоснование суда: Нахождение договора на регистрации в Роспатенте не свидетельствует о невозможности использовать товарный знак по независящим от правообладателя причинам. Отсутствие регистрации договора об уступке товарного знака в Роспатенте не лишало иностранную компанию права на использование товарного знака.

3.7. Лица, которые могут признаваться действующими под контролем правообладателя

3.7.1. Компания-учредитель, которая использует товарный знак дочерней компании, может быть признана лицом, действующим под контролем правообладателя

Постановление ФАС Московского округа от 04.04.2013 по делу N А40-73815/12-26-623 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 11.07.2013 N ВАС-9340/13 по делу N А40-73815/12 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Shikhan и "ШИХАН", поскольку компания не использовала их в течение трех лет. Компания представила доказательства того, что товар, маркированный товарным знаком, был введен в гражданский оборот, в том числе сведения о проведении интернет-акции на сайте под доменным именем, которое принадлежит учредителю. Доводы стороны: По мнению общества, учредитель - администратор доменного имени не может быть признан лицом, действовавшим под контролем правообладателя, поскольку учредитель неподконтролен дочернему предприятию. Вывод и обоснование суда: Действия компании по продвижению продукции, маркированной товарным знаком другой компании, аффилированной с ней, соответствуют положениям об использовании товарного знака. Компания-учредитель выступает по отношению к дочерней компании (правообладателю товарного знака) лицом, которое использует товарный знак под контролем правообладателя без лицензионного договора.

3.7.2. Сублицензиат, который вводит в гражданский оборот товар, маркированный комбинированным товарным знаком, частью которого является спорный товарный знак, может выступать лицом, действующим под контролем правообладателя

Постановление ФАС Московского округа от 19.12.2011 по делу N А40-130718/10-19-1140 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 18.04.2012 N ВАС-4005/12 по делу N А40-130718/10-19-1140 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано). Обстоятельства дела: На имя предприятия зарегистрированы словесный товарный знак "МОСКОВСКИЙ" и комбинированные товарные знаки, одним из элементов которых является словесное обозначение "МОСКОВСКИЙ". Компании предоставлено право использования комбинированных товарных знаков на основании сублицензионного договора. Она осуществляла производство товаров, маркированных указанными товарными знаками. Роспатент отказал в удовлетворении заявления иностранной компании о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. Доводы стороны: Иностранная компания сослалась на отсутствие доказательств использования спорного товарного знака его правообладателем. По ее мнению, суды неправомерно приняли во внимание сублицензионный договор в качестве подтверждения использования данного обозначения. Иностранная компания указала также, что данный договор не давал правообладателю (предприятию) контрольных полномочий по отношению к производителю товара. Вывод и обоснование суда: Если факт производства сублицензиатом товаров, которые маркированы комбинированными товарными знаками, содержащими спорный словесный товарный знак в качестве доминирующего обозначения, подтвержден фотографиями товара с этикеткой, образцами товара, это доказывает использование спорного товарного знака. Хотя словесный товарный знак не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров, он использовался сублицензиатом на производимой продукции с согласия и под контролем правообладателя. Аналогичный вывод содержит: Постановление ФАС Московского округа от 17.02.2012 по делу N А40-130717/10-143-1111.

------------------------------------------------------------------

Название документа "Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец" (Гладкая Е. И.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014) Текст документа

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 9 июня 2014 года

Е. И. ГЛАДКАЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец - выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) официальный документ, который удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. ст. 1353, 1354 ГК РФ). Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца - обязательные требования к изобретению, полезной модели, промышленному образцу, соответствие которым является основанием для предоставления им правовой охраны (ст. ст. 1350, 1351, 1352 ГК РФ). Признание патента недействительным - прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в результате удовлетворения соответствующего возражения (заявления), что влечет отмену решения Роспатента о выдаче патента и аннулирование записи в государственном реестре (ст. 1398 ГК РФ).

2. ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

2.1. Нормы об основаниях признания патента недействительным

Об основаниях признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным: - ст. ст. 1350 - 1352, 1383, 1398 ГК РФ; - ст. 15 Закона СССР от 10.07.1991 N 2328-1 "О промышленных образцах" (в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ); - ст. 18 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" (в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ).

2.2. Нормы и разъяснения об органах, уполномоченных признать патент недействительным

Об органах, к компетенции которых относится рассмотрение возражений (заявлений) о признании патента недействительным: - ст. 1398 ГК РФ; - ст. 34 АПК РФ; - ст. 4 Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам"; - Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам"; - Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 "О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам" (в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ).

2.3. Нормы и разъяснения о последствиях признания патента недействительным

О прекращении исключительного права на объект патентных прав вследствие признания патента недействительным: - п. п. 4, 5 ст. 1398 ГК РФ; - п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". О действии лицензионных договоров в отношении объекта патентных прав, патент на который признан недействительным: - п. 4 ст. 1398 ГК РФ; - п. п. 54, 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

2.4. Разъяснения об оспаривании решений Роспатента

О процессе оспаривания решений Роспатента: - п. п. 52 - 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". О существенных нарушениях процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента как об основании признать решение Роспатента недействительным: - п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

3. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Последствия признания патента частично недействительным

3.1.1. Если Роспатент принял решение о признании патента частично недействительным, до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения исключительное право на него в неотмененной части не прекращается

Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 N 17575/12 по делу N А40-90149/11-51-791. Обстоятельства дела: Иностранная компания, считая, что общество использует ее изобретение, обратилась в арбитражный суд за защитой нарушенного исключительного права. В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатент принял решение о признании патента иностранной компании частично недействительным и о выдаче нового патента. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что вследствие отсутствия нового патента с уточненной формулой на момент рассмотрения дела у иностранной компании нет права на судебную защиту. Иностранная компания обратилась в ВАС РФ. Доводы стороны: Иностранная компания сослалась на то, что в результате принятия Роспатентом указанного решения действие исключительного права на изобретение не прерывалось. Вывод и обоснование суда: В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатент принял решение признать указанный патент недействительным только частично и выдать новый патент с уточненной формулой изобретения. Срок, в течение которого Роспатент должен зарегистрировать изобретение с уточненной формулой и выдать новый патент, в законодательстве не определен. До принятия решения судом первой инстанции новый патент на изобретение правообладателю не был выдан, но при признании прежнего патента частично недействительным действие исключительного права иностранной компании на изобретение не прекратилось (патент действовал в неотмененной части).

3.2. Признание недействительным патента, в котором в качестве патентообладателя указано ненадлежащее лицо

3.2.1. Если по условиям госконтракта право на получение патента принадлежит совместно государственному заказчику и исполнителю, патент субисполнителя на объект, разработанный им в рамках осуществления работ по договору во исполнение госконтракта, признается недействительным в части указания патентообладателя <*>

-------------------------------- <*> В соответствии с п. 1 ст. 1373 ГК РФ лицом, которое обладает правом на получение патента в отношении объекта, созданного при выполнении работ по госконтракту, является организация, выполняющая государственный или муниципальный контракт (исполнитель), если контрактом не предусмотрено иное.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2011 по делу N А41-14113/11. Обстоятельства дела: В соответствии с условиями государственного контракта на выполнение НИОКР право на получение патента на созданные при реализации госконтракта объекты принадлежало совместно исполнителю и Российской Федерации в лице государственного заказчика. В рамках исполнения контракта исполнитель заключил с предприятием договор на выполнение части НИОКР. Предприятие разработало изобретение и единолично получило на него патент. Государственный заказчик и исполнитель обратились в арбитражный суд с требованиями признать патент недействительным в части указания патентообладателя и признать патентообладателями Российскую Федерацию, от имени которой выступает государственный заказчик, и исполнителя. Вывод и обоснование суда: В нарушение условия государственного контракта предприятие получило патент на свое имя, в то время как надлежащими патентообладателями являлись Российская Федерация в лице государственного заказчика и исполнитель. Так как в патенте указан ненадлежащий патентообладатель, патент признан частично недействительным и аннулирован.

3.3. Действия Роспатента, существенно нарушающие процедуру рассмотрения возражений против выдачи патента

3.3.1. Если Роспатент не допустил адвоката иностранного гражданина - патентообладателя к участию в деле о действительности патента, это может быть признано существенным нарушением процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента <*>

-------------------------------- <*> Решение, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента, может быть признано недействительным, если Роспатент существенно нарушил процедуру рассмотрения такого возражения (п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Постановление ФАС Московского округа от 27.02.2013 по делу N А40-85887/11-5-558. Обстоятельства дела: Роспатент рассмотрел возражение компании против выдачи патента иностранному индивидуальному предпринимателю и признал патент частично недействительным. Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным по причине того, что его адвокат не был допущен коллегией Палаты по патентным спорам к участию в деле о действительности патента. Суд первой инстанции пришел к выводу, что Роспатент не допустил существенных нарушений процедуры, которые бы не позволили ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение. Индивидуальный предприниматель обратился в федеральный арбитражный суд с кассационной жалобой. Вывод и обоснование суда: При рассмотрении возражения компании в Палате по патентным спорам и принятии оспариваемого решения были нарушены право индивидуального предпринимателя получить квалифицированную юридическую помощь и самостоятельно определять порядок осуществления своих гражданских прав. Так как коллегия не допустила представителя индивидуального предпринимателя к участию в рассмотрении возражения, его всестороннее, полное и объективное рассмотрение не могло быть обеспечено.

3.4. Обстоятельства, не препятствующие признанию патента недействительным

3.4.1. Патент может быть признан частично недействительным, если по результатам рассмотрения соответствующего дела судом вынесено определение об утверждении мирового соглашения <*>

-------------------------------- <*> Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или вступившего в законную силу решения суда (п. 3 ст. 1398 ГК РФ).

Постановление ФАС Уральского округа от 29.01.2013 N Ф09-4633/12 по делу N А50-19363/2011. Обстоятельства дела: Роспатент выдал патент на изобретение, в котором в качестве патентообладателя указана компания. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать патент компании недействительным, а общество - сопатентообладателем. Определением суда первой инстанции утверждено мировое соглашение о признании патента частично недействительным, поскольку общество в нем не указано в качестве сопатентообладателя. Роспатент обратился в федеральный арбитражный суд с кассационной жалобой. Доводы стороны: По мнению Роспатента, единственным основанием для признания патента недействительным и выдачи нового патента является решение суда. Определение суда об утверждении мирового соглашения таким основанием не является. Вывод и обоснование суда: Утвержденное судом мировое соглашение является процессуальным способом урегулирования спора и влечет за собой ликвидацию этого спора в полном объеме. Определение суда об утверждении мирового соглашения является судебным актом, которым оканчивается производство по делу. Если в ст. 1398 ГК РФ в качестве судебного акта, на основании которого патент признается недействительным, указано решение суда, это не свидетельствует об ограничительном толковании норм процессуального права, предусматривающих возможность разрешения судебного спора путем примирения сторон и принятия соответствующего судебного акта.

3.5. Факты, подлежащие установлению при определении уровня техники

3.5.1. Для определения уровня техники при установлении новизны полезной модели подлежит выяснению общедоступность не товара, а сведений об использованном в нем запатентованном техническом решении и дата, с которой соответствующая информация стала общедоступной

Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12607-08 по делу N А40-40054/08-51-437. Обстоятельства дела: Комбинат подал возражение против выдачи обществу патента на полезную модель, мотивированное несоответствием объекта условию патентоспособности "новизна". Комбинат сослался на то, что он производил и реализовывал изделия, которым присущи все приведенные в формуле оспариваемой полезной модели существенные признаки еще до даты ее приоритета. Роспатент признал патент недействительным. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента незаконным. Суд первой инстанции признал, что товар, в котором реализована полезная модель, является источником сведений о техническом средстве, зарегистрированном в качестве полезной модели: любое лицо на законных основаниях могло его приобрести и ознакомиться с его конструкцией либо получить сведения о нем. Общество обратилось в федеральный арбитражный суд с кассационной жалобой. Вывод суда: В качестве полезной модели охраняется техническое решение, а не введенный в хозяйственный оборот товар, в котором реализовано это техническое решение. Выяснению подлежит общедоступность не товара как технического средства, а сведений об использованном в товаре запатентованном техническом решении и дата, с которой информация об этом решении стала общедоступной. Примечание: Вывод сделан на основании положений законодательства, утративших силу. В настоящее время аналогичные нормы содержатся в п. 1 ст. 1351 ГК РФ, пп. 2.2 п. 9.4, пп. 1.1 п. 9.7.4.3, п. 22.3 Приказа Минобрнауки России от 29.10.2008 N 326 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель".

3.6. Возможность внести в формулу изобретения, не соответствующего условиям патентоспособности, изменения, которые устраняют указанное несоответствие

3.6.1. Если несоответствие изобретения условиям патентоспособности можно устранить путем внесения изменений в формулу, Палата по патентным спорам, рассматривая возражения на решение о выдаче (отказе в выдаче) патента, обязана предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента, внести такие изменения <*>

-------------------------------- <*> Согласно п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента (утв. Приказом Роспатента от 22.04.2003) если причины, по которым сделан вывод о несоответствии объекта условиям патентоспособности, можно устранить путем внесения изменений в формулу изобретения, то при рассмотрении возражения на решение о выдаче (отказе в выдаче) патента коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента, внести такие изменения в формулу изобретения.

Решение Верховного Суда РФ от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 (в соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 18.01.2011 N КАС10-676 оставлено без изменений). Обстоятельства дела: Физическое лицо оспорило в Верховном Суде РФ норму абз. 1 п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. Доводы стороны: По мнению физического лица, данное положение предусматривает право, а не обязанность коллегии Палаты по патентным спорам предлагать внести изменения в формулу изобретения для устранения несоответствий, влияющих на патентоспособность рассматриваемого объекта. Вывод и обоснование суда: Установив наличие вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, Палата по патентным спорам обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения. В силу абз. 1 п. 4.9 указанных Правил коллегия Палаты по патентным спорам наделена правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, чтобы устранить несоответствия рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Это позволяет устранить отдельные недостатки формулы изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на решение о выдаче (отказе в выдаче) патента на изобретение. Исходя из основной цели деятельности Палаты по патентным спорам реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, является обязанностью Палаты и не может осуществляться произвольно.

3.6.2. Палата по патентным спорам, рассматривая возражения на решение о выдаче патента, не обязана предлагать лицу, подавшему заявку, внести в формулу изобретения, независимые и зависимые пункты которой не соответствуют условиям патентоспособности, изменения, устраняющие такие несоответствия

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2014 N С01-386/2013 по делу N А40-29891/2013. Обстоятельства дела: Иностранная компания являлась правообладателем патента на изобретение. Общество подало возражение, мотивированное тем, что запатентованное изобретение не соответствовало условию патентоспособности "изобретательский уровень". Роспатент принял решение о признании патента недействительным, поскольку изобретение по независимым и зависимым пунктам формулы изобретения известно из уровня техники. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать решение Роспатента недействительным. Доводы стороны: Иностранная компания сослалась на то, что Палата по патентным спорам не предложила ей изменить формулу изобретения для устранения несоответствия условиям патентоспособности. Вывод и обоснование суда: Поскольку условиям патентоспособности не соответствуют не только независимые, но и зависимые пункты формулы изобретения, отсутствует возможность внести в нее изменения, чтобы обеспечить патентоспособность изобретения. Таким образом, у Роспатента не возникло обязанности предложить компании внести изменения в формулу изобретения. Роспатент обязан предложить внести изменения в формулу изобретения в том случае, когда это может привести к патентоспособности изобретения. Аналогичный вывод содержит: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2014 N С01-177/2014 по делу N А40-65686/2013.

------------------------------------------------------------------

Название документа